121 III 125
29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. März 1995 i.S. ASTA Medica Aktiengesellschaft gegen Peter Lendi und Vereinigung für biologischen Kräuteranbau im Schweizer Berggebiet (Berufung)
Regeste (de):
- Patentschutz für eine neue Kamillensorte? (Art. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. 2 Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 3 Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté.
1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. 2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. 2 L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. 3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. - Für eine neue Kamillensorte, die nach dem Sortenschutzgesetz schützbar ist, kann wegen des Doppelschutzverbotes kein Erzeugnispatent erteilt werden. Das gilt unabhängig davon, ob die entsprechende Pflanzenfamilie im Artenverzeichnis aufgeführt ist. Das Doppelschutzverbot steht dagegen der Gewährung derivierten Stoffschutzes im Sinne von Art. 8 Abs. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. 2 L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. 3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté.
1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. 2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. - Auslegung der Patentansprüche (E. 3).
- Begriffe des Naheliegens bzw. Nichtnaheliegens, des Analogieverfahrens und der Kombinationserfindung (E. 5a-c). Verneinung des Patentschutzes im konkreten Fall, weil es an einer hinreichenden erfinderischen Tätigkeit fehlt (E. 5d).
Regeste (fr):
- Protection par un brevet d'une nouvelle variété de camomille? (art. 1, 1a et 8 al. 3 LBI).
- Pour une nouvelle variété de camomille, qui peut être protégée en vertu de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales, il ne peut être délivré de brevet de produit en raison de l'interdiction de la double protection. Cela vaut indépendamment de la question de savoir si la famille végétale correspondante est mentionnée dans la liste des espèces. L'interdiction de la double protection ne s'oppose par contre pas à l'octroi de la protection dérivée du produit au sens de l'art. 8 al. 3 LBI. En l'occurrence, il ne s'agit en outre pas d'un procédé essentiellement biologique - non susceptible d'être protégé par un brevet conformément à l'art. 1a LBI (consid. 1, 2 et 4).
- Interprétation des revendications (consid. 3).
- Notions d'évidence, ou de non-évidence, de procédé analogique et d'invention de combinaison (consid. 5a-5c). Protection au moyen d'un brevet niée en l'espèce, faute d'une activité inventive suffisante (consid. 5d).
Regesto (it):
- Protezione per un brevetto relativo ad una nuova qualità di camomilla? (art. 1, 1a, 8 cpv. 3 LBI).
- Per una nuova varietà di camomilla, che può essere protetta in virtù della legge federale sulla protezione delle novità vegetali, non può essere rilasciato nessun brevetto in virtù del divieto della doppia protezione. Ciò vale a prescindere dalla questione di sapere se la corrispondente famiglia vegetale sia menzionata nell'elenco delle specie. Il divieto della doppia protezione non osta invece alla concessione della protezione derivata del prodotto ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LBI. In concreto, non si tratta inoltre di un procedimento essenzialmente biologico, non suscettibile di essere protetto da un brevetto in virtù dell'art. 1a LBI (consid. 1, 2 e 4).
- Interpretazione delle rivendicazioni (consid. 3).
- Nozione di evidenza risp. di non evidenza, di procedimento per analogia e d'invenzione combinata (consid. 5a-c). Negazione del brevetto, in assenza nel caso di specie di una sufficiente attività inventiva (consid. 5d).
Sachverhalt ab Seite 126
BGE 121 III 125 S. 126
Die ASTA Medica Aktiengesellschaft ist Inhaberin des am 30. September 1988 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 29. Juli 1983 erteilten Schweizer Patents Nr. 667 180 für ein "Verfahren zur Herstellung der neuen Kamillensorte Manzana". Die Patentansprüche haben folgenden Wortlaut: "1. Verfahren zur Herstellung von Pflanzen oder Vermehrungsgut der tetraploiden Kamillensorte Manzana der Kulturpflanzenart Echte Kamille (Chamomilla recutita (L.) Rauschert, synonym mit Matricaria chamomilla L., Asteraceae), deren bei 40o C getrocknete Blüten, bezogen auf die Trockensubstanz, mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)-a-Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die diploide Kamillensorte "DEGUMILL" tetraploidisiert wird und die ausselektierten tetraploiden Pflanzen auf den
BGE 121 III 125 S. 127
erforderlichen Wirkstoffgehalt weiteren Selektions- und Vermehrungsschritten unterworfen werden. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Tetraploidisierung mittels Chemikalien bei Temperaturen zwischen 0 und 35o C, mittels Gammastrahlen, Röntgenstrahlen oder UV-Strahlen bei Temperaturen zwischen 0 und 35o C, mittels hoher Temperaturen von 33-50o C, mittels niedriger Temperaturen von 0-5o C, mittels der Dekapitierungs-Kallus-Methode oder durch Antherenkultur erfolgt. 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Tetraploidisierung a) eine Selektion der tetraploiden Pflanzen nach Wirkstoffgehalt, nämlich mit mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% Bisabolol und weniger als 50 mg% übrige Bisaboloide, alles bezogen auf die Trockensubstanz, gleichzeitigem Blühtermin, gleichmässiger grundständiger Verzweigung sowie einer Blütenköpfchengrösse von 25-35 mm erfolgt, die so herausselektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird, b) aus dem so erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, anschliessend eine Selektion gemäss a) erfolgt und aus den ausselektierten Pflanzen wiederum Saatgut gewonnen wird, c) die Massnahmen gemäss b) 2-4 mal wiederholt werden,
d) aus dem gemäss c) erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, diese gemäss a) selektiert werden, die so selektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird. 4. Kamille oder Kamillenvermehrungsgut, erhalten nach einem der Ansprüche 1-3. 5. Verfahren zur Herstellung einer Kamillendroge aus Blüten der Kamille nach Anspruch 4, die mindestens 150 mg% Chamazulen, mindesten 300 mg% (-)-a-Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Blüten in dem Vegetationsstadium geerntet werden, wo erst 30-70% der Röhrenblüten eines Blütenköpfchens geöffnet sind, und die Blüten bei einer Lufttemperatur von nicht höher als 50o C getrocknet werden. 6. Kamillendroge, die mindesten 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)-a-Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden enthält, dadurch gekennzeichnet, dass sie Blüten der Kamille nach Anspruch 4 enthält." Am 22. Februar 1991 reichten Peter Lendi, der hauptberuflich als Kräuterzüchter tätig ist, und die Vereinigung für biologischen Kräuteranbau im Schweizer Berggebiet (VBKB) gegen die ASTA Medica Aktiengesellschaft Klage ein mit den Anträgen, die Nichtigkeit des Patents der Beklagten gerichtlich festzustellen, dieses im Patentregister zu löschen und sie zu
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ermächtigen, das Urteilsdispositiv in der Schweizer Tagespresse zu veröffentlichen. Mit Urteil vom 16. Dezember 1993 stellte das Handelsgericht des Kantons Bern die Nichtigkeit des Streitpatents fest und ordnete dessen Löschung im Patentregister an. Das Begehren um Urteilsveröffentlichung wies es dagegen ab. Seine Auffassung, wonach das Patent nichtig sei, begründete es zur Hauptsache damit, die Pflanzenzüchtung "Manzana" falle unter die Schutzvoraussetzungen des Sortenschutzgesetzes und sei deshalb gemäss Art. 1a

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |
Die Beklagte hat das Urteil des Handelsgerichts mit Berufung angefochten, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.
Erwägungen
Erwägungen:
1. a) Das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2. Dezember 1961, das für die Schweiz am 10. Juli 1977 in Kraft getreten ist (UPOV Übereinkommen; SR 0.232.161), verpflichtet die Vertragsstaaten, in die nationalen Gesetzgebungen einen bestimmten Mindestschutz von Pflanzenzüchterrechten aufzunehmen (Art. 5), sei es durch Gewährung eines besonderen Schutzrechts oder eines Patents (Art. 2 Abs. 1). Indessen darf - nach der ursprünglichen Fassung des Übereinkommens - ein Verbandsstaat, dessen innerstaatliches Recht den Schutz in diesen beiden Formen zulässt, nur eine von ihnen für die gleiche botanische Gattung oder Art vorsehen (Doppelschutzverbot; Art. 2 Abs. 1). Seit der Revision des Übereinkommens im Jahre 1978 (SR 0.232.162) ist diese Bestimmung allerdings insoweit nicht mehr zwingend, als Art. 37 des Übereinkommens neu hinzukommenden Mitgliedstaaten ermöglicht, eine in ihren nationalen Rechten bestehende Doppelschutzmöglichkeit trotz Beitritts zum Übereinkommen beizubehalten. Mit einer weiteren, von der Schweiz unterzeichneten, aber noch nicht in Kraft getretenen Änderung des Übereinkommens vom 19. März 1991 wird den Vertragsstaaten allgemein die Möglichkeit gegeben, das Doppelschutzverbot aufzuheben (vgl. Biotechnologie und Patentrecht, Bericht des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements, August 1993, S. 20). b) Im internationalen Patentrecht befasste sich erstmals das Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der
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Erfindungspatente (vom 27. November 1963; SR 0.232.142.1) mit der Biotechnologie, indem es in Art. 2 lit. b den Vertragsstaaten freistellte, für Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren die Erteilung von Patenten vorzusehen, mit Ausnahme der mikrobiologischen Verfahren und der mit deren Hilfe gewonnen Erzeugnisse, die dem Patentschutz zugänglich zu machen waren. Das Europäische Patentübereinkommen aus dem Jahre 1973 (EPÜ; SR 0.232.142.2) sodann schliesst in Art. 53 lit. b Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit aus. Damit stimmt Art. 1a

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |
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ein. Diese mündete, im Bestreben, den technischen Erfindungsbegriff nicht übermässig aufzuweichen, in einen eigenständigen Schutz von Züchterrechten (vgl. zum Ganzen: BENKARD/BRUCHHAUSEN, Patentgesetz, 9. Aufl., N. 8 zu § 2 DPatG; STRAUS, Gewerblicher Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen, S. 56 ff.; MOUFANG, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, S. 81 ff.; STAMM, Biotechnologische Erfindungen, in Kernprobleme des Patentrechts, S. 159 ff.). Folge dieser Gabelung des Rechtsschutzes ist das Doppelschutzverbot, wie es in Art. 2 des UPOV Übereinkommens und in Art. 1a

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
Der weitgehende Wegfall der technischen Hindernisse für die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen hat indessen zu einer
BGE 121 III 125 S. 131
grundsätzlichen Diskussion auf neuer Grundlage geführt, indem der Bio- und Gentechnologie zunehmend Einwände aus religiösen, ethischen oder ökologischen Überlegungen entgegengesetzt werden (vgl. zit. Bericht des EJPD, S. 7 und S. 27 ff.; GRÜTTER/PADRUTT, Patentierung von Lebewesen: Kamille als Versuchsballon, Plädoyer 1994, S. 27 ff., insbes. S. 35). Zur Zeit sind in der Schweiz verschiedene parlamentarische Vorstösse sowie Gesetzesprojekte oder Anträge zum Beitritt zu internationalen Abkommen hängig, welche diese Fragen betreffen (vgl. BBl 1994 IV 1 und 777 ff.: Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, Art. 27 Ziff. 3; BBl 1993 III 706 ff. und 1989 III 232 ff.). Unter diesen Umständen hat es die Vorinstanz zu Recht abgelehnt, bei ihrer Entscheidfindung die divergierenden Meinungen in der einen oder andern Richtung mitzuberücksichtigen. Sie ist vielmehr zutreffend davon ausgegangen, die Gesetzesauslegung sei im vorliegenden Fall nach der üblichen, auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers abstellenden Methode vorzunehmen, da nicht eindeutig feststellbar ist, dass sich die Realien seit dem Erlass der massgebenden Artikel des Patentgesetzes geändert haben (vgl. dazu BGE 116 II 525 E. 2b S. 527 f.).
d) Für den vorliegenden Fall von Bedeutung ist schliesslich Art. 8 Abs. 3

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
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1 | Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
2 | L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. |
3 | Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
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1 | Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
2 | L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. |
3 | Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
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1 | Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
2 | L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. |
3 | Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. |
An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Nicht zu überzeugen vermag der Einwand der Vorinstanz, die konsequente Anwendung der Praxis führe zum Schutz von Erzeugnissen, die gemäss Art. 2 lit. a

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 - 1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
BGE 121 III 125 S. 132
ausgeschlossen seien. Damit wird verkannt, dass Art. 2 lit. a

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 - 1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
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1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
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1 | Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
2 | L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. |
3 | Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. |
BGE 121 III 125 S. 133
Pflanzenmehrheit erstreckt (vgl. Art. 12

SR 232.16 Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales Art. 12 Dénomination de la variété - 1 La variété doit être désignée par une dénomination. |
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1 | La variété doit être désignée par une dénomination. |
2 | Cette dénomination ne doit pas: |
a | induire en erreur ni pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a été déposée ou enregistrée pour une variété de la même espèce botanique ou d'une espèce similaire dans un Etat ou une organisation interétatique faisant partie de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales; |
b | être contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ni enfreindre le droit fédéral ou un traité international; |
c | se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c'est une pratique établie pour désigner des variétés. |
3 | Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique visés à l'al. 2, let. a, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu'elle ne soit impropre pour des raisons d'ordre linguistique ou pour d'autres motifs. |
2. a) Aus den dargelegten Gründen schliesst das schweizerische Recht die Erteilung eines Erzeugnispatents für eine Pflanzensorte aus. Und zwar gilt das entgegen der Meinung der Beklagten unabhängig davon, ob sie im Artenverzeichnis (Art. 4 Abs. 1

SR 232.161 Ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des obtentions végétales (Ordonnance sur la protection des variétés) - Ordonnance sur la protection des variétés Art. 4 Communication électronique - 1 Le Bureau de la protection des variétés peut autoriser la communication électronique. |
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1 | Le Bureau de la protection des variétés peut autoriser la communication électronique. |
2 | Il fixe les modalités techniques et les publie de manière appropriée. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |
BGE 121 III 125 S. 134
Kamillensorte "Manzana" in der früheren DDR bereits Sortenschutz gewährt worden war, den Patentschutz nicht ausschloss, liegt in den Besonderheiten der Rechtslage nach der deutschen Wiedervereinigung begründet (vgl. dazu STRAUS, Pflanzenpatente und Sortenschutz - Friedliche Koexistenz -, GRUR 1993, S. 794) und vermag das schweizerische Recht nicht zu beeinflussen. b) Die Patentschrift der Beklagten nennt als Endprodukt der zum Schutz beanspruchten Lehre zum technischen Handeln die "neue Kamillensorte Manzana". Dazu wird im angefochtenen Urteil festgehalten, dieses Erzeugnis erfülle die Kriterien an eine Pflanzensorte im Sinne des Sortenschutzgesetzes und sei daher nach Art. 1a

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |
3. Die Vorinstanz ist aufgrund einer Auslegung der Patentansprüche zum Ergebnis gekommen, die Beklagte beanspruche in erster Linie Patentschutz für das Erzeugnis, das heisst die Kamillensorte "Manzana". Es handle sich deshalb nicht um ein Verfahrens- sondern um ein Erzeugnispatent. Daraus schliesst die Vorinstanz, dass Patentanspruch 4 als einziger selbständiger Anspruch zu betrachten sei, von welchem die übrigen Ansprüche abhingen; da Patentanspruch 4 aber wegen Verstosses gegen Art. 1a

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |
BGE 121 III 125 S. 135
umfasst. Die erstgenannten Ansprüche halten Verfahren und Erzeugnis in eindeutiger Weise auseinander, betreffen allein den patentrechtlichen Verfahrensschutz und definieren damit nicht bloss ein Erzeugnis mittels des Herstellungsverfahrens. Es liegt deshalb kein sogenannter "product-by-process claim" vor, der nach den Prüfungsrichtlinien des Bundesamtes für geistiges Eigentum nicht zugelassen wird (vgl. dazu COMTE, Die Schweiz und die internationale Harmonisierung des Patentrechts, in: Kernprobleme des Patentrechts, S. 461 ff., S. 472 f.). Mit dem Patentanspruch 4 wird sodann nicht Schutz für die Kamillensorte "Manzana" schlechthin verlangt, sondern für Pflanzen oder Vermehrungsgut, das aus einem Verfahren nach den Patentansprüchen 1-3 hergestellt wird. Der Anspruch ist gemäss seiner Formulierung bloss im Lichte des derivierten Stoffschutzes nach Art. 8 Abs. 3

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 8 - 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
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1 | Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. |
2 | L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins. |
3 | Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination. |
4. Vom Patentschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 1a

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |
BGE 121 III 125 S. 136
Bestrahlung, Temperaturschocks, Dekapitierungs-Kallus-Methode oder Antherenkultur technische und nicht "im wesentlichen biologische" Verfahren darstellen. Ob das auch für die in Patentanspruch 3 beschriebenen selektiven Verfahrensschritte gilt, ist dagegen fraglich. Zwar hat der deutsche Bundesgerichtshof in einem Entscheid vom 27. März 1969 (BGHZ 52, S. 74, 84, "Rote Taube") Selektionen ausdrücklich als nicht biologische Verfahrensschritte bezeichnet, doch gilt anderseits die Selektion im Bereich der Pflanzenzüchtungen allgemein als nicht patentfähiges Verfahren (MOUFANG, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, N. 107 zu Art. 53; MOUFANG, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, S. 195). Im vorliegenden Fall ist jedoch ausschlaggebend, dass bei Patentanspruch 3 in seiner von Patentanspruch 2 abhängigen Form die technischen Verfahrensschritte im Vordergrund stehen. Das genügt für die Annahme, es handle sich nicht um ein im wesentlichen biologisches Verfahren im Sinne von Art. 1a

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |
5. Zu prüfen bleibt, ob die in den Patentansprüchen 1-3 sowie 5 und 6 beschriebenen Verfahren die übrigen Voraussetzungen des Patentschutzes, insbesondere jene nach Art. 1

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
BGE 121 III 125 S. 137
verunmöglicht, den patenttechnisch relevanten Sachverhalt in jeder Beziehung vollständig, richtig und widerspruchslos zu erfassen. Diese Unterlassung könne, was sie anrege, gemäss Art. 67

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
BGE 121 III 125 S. 138
im entsprechenden Forschungsbereich nicht zu finden vermag (BGE 120 II 312 E. 4b S. 317, 71 E. 2 S. 72 f. je mit Hinweisen).
c) Analogieverfahren, die im chemischen Bereich verbreitet sind, liegen als solche dem Fachmann in der Regel nahe. Eine erfinderische Tätigkeit kann sich aber daraus ergeben, dass das bis anhin unbekannte Erzeugnis des Verfahrens Eigenschaften oder Wirkungen aufweist, die in Anbetracht der zu bekannten Erzeugnissen analogen Konstitution nach dem Stand der Wissenschaft zur Zeit der Anmeldung ihrer Art oder ihrem Ausmass nach nicht oder nicht in gleichem Masse erwartet werden konnten, sondern überraschend waren. Die Patentfähigkeit des Verfahrens wird von den Eigenschaften des Endprodukts getragen (Urteil vom 10. November 1976, in SMI 1976, S. 171 ff. E. 3b; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., S. 179 ff.). Allerdings ist zu beachten, dass diese unerwartet vorteilhaften Eigenschaften des Erzeugnisses zwar bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit mitzuberücksichtigen sind, aber bei Herstellungsverfahren nicht einfach an deren Stelle treten, das heisst bei dieser Art von Erfindungen nicht ohne weiteres der erfinderischen Tätigkeit gleichzusetzen sind. Vorhersehbare Ergebnisse, die bei der Anwendung neuer Ausgangsstoffe oder erwartungsgemäss neuer Endprodukte des Verfahrens erzielt werden, weisen daher auch ein neues Analogieverfahren als naheliegend aus (BENKARD/BRUCHHAUSEN, a.a.O., N. 94a zu § 1 DPatG). Der Begriff der Kombinationserfindung kennzeichnet eine besondere Grundlage für die Beurteilung des Nichtnaheliegens, indem die erfinderische Tätigkeit das Zusammenwirken mehrerer Merkmale betrifft, die für sich allein keine Erfindungen darzustellen brauchen. Geschützt ist die erfinderische Verknüpfung verschiedener Merkmale, die technisch-betriebliche, funktionelle Bestimmung der Elemente in der Gesamtkombination und ihre Eignung gerade für diese. Die erfinderische Tätigkeit muss bei vorbekannten Merkmalen folgerichtig in deren Verbindung liegen, ihre Zusammenfassung muss eine neue Anweisung geben. Das ist - wie bei allen Erfindungen - zu verneinen, falls bereits der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann aufgrund seines Fachkönnens die bekannten Merkmale zu der beschriebenen Kombination vereinigen kann. Trifft dies zu, so liegt die Kombination nahe. Sie gehört damit zum freien Stand der Technik und ist deshalb dem Patentschutz entzogen. Mithin bestimmt auch im Kombinationsbereich das Kriterium des Naheliegens bzw. Nichtnaheliegens die erfinderische Tätigkeit, ohne dass allerdings darüber hinaus ein von den kompilierten
BGE 121 III 125 S. 139
Merkmalen qualitativ verschiedenes Ergebnis oder ein die Summe der Einzelwirkungen übersteigender Synergieeffekt erforderlich ist (BGE 120 II 312 E. 4a S. 316 f. mit Hinweisen). d) Gemäss Patentschrift liegt der beanspruchten Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine neue Kamillensorte mit verbesserten Eigenschaften, insbesondere einem erhöhten Gehalt an (-)-a-Bisabolol und einer besonderen Widerstandskraft der Pflanzen gegen Fremdbestäubung durch die natürlich vorkommenden Kamillenpopulationen (Wildkamille) herzustellen. Die in den Patentansprüchen beschriebene Lösung der Aufgabe liegt in der Kombination einer Tetraploidisierung der diploiden Kamillensorte "DEGUMILL" mit nachfolgenden Selektions- und Vermehrungsschritten. aa) Nach den Feststellungen der Vorinstanz war das Polyploidisieren (Vervielfachen des Chromosomensatzes) von Pflanzen, insbesondere auch das Tetraploidisieren (Verdoppeln eines bereits diploiden, zweifach vorhandenen Chromosomensatzes) im Prioritätszeitpunkt vorbekannt. In diesem Verfahren liegt deshalb nichts Erfinderisches, was die Beklagte im übrigen selbst anerkennt. Gleiches gilt für die in Patentanspruch 3 beschriebene Selektion der tetraploidisierten Pflanzen nach Wirkstoffgehalt. Dass sodann eine Kombination der beiden Verfahrensschritte dem Fachmann grundsätzlich nahelag, bedarf keiner besonderen Erörterung. Die erforderliche erfinderische Tätigkeit könnte demnach einzig in der Wahl des Ausgangsmaterials oder in überraschenden Eigenschaften des Endprodukts liegen. Die Patentschrift selbst nennt eine Reihe vorbekannter tetraploider Kamillensorten, die allerdings einen geringeren (-)-a-Bisabolol-Gehalt aufweisen als jener, der mit dem patentgemässen Verfahren erreicht werden soll. Es lag denn auch durchaus nahe, eine Sorte mit höherem Wirkstoffgehalt dadurch zu züchten, dass eine diploide Kamillensorte mit grossem (-)-a-Bisabolol-Gehalt durch Tetraploidisierung weiterentwickelt wurde, zumal einer der beiden in der Patentschrift genannten Erfinder, Chlodwig Franz, ein solches Vorgehen bereits in seiner 1981 erschienen Habilitationsschrift angeregt hatte. Eine erfinderische Leistung kann demnach auch nicht in der Wahl des Ausgangsmaterials erblickt werden. bb) Die Beklagte macht weiter geltend, die überraschenden Eigenschaften des Endproduktes wiesen das Verfahren als nicht naheliegend aus. Als vorteilhafte Eigenschaften der Kamillensorte "Manzana" nennt sie deren gleichmässigen Wuchs mit grundständiger Verzweigung und vielen Blüten, den
BGE 121 III 125 S. 140
einheitlichen Blühtermin, die grossen Blütenköpfchen in einer Ebene, die geringe Grusbildung sowie den hohen Gehalt an Chamazulen und Bisabolol bei unverändertem Oxidgehalt. Das Handelsgericht will diese Eigenschaften indessen nur insoweit berücksichtigen, als sie in den Patentansprüchen selbst und nicht lediglich in der Patentbeschreibung aufgeführt sind. Davon abgesehen fehlt nach seiner Meinung aber auch insoweit eine erfinderische Leistung. Im Ergebnis kann der Vorinstanz zugestimmt werden. Die Begründung ist dagegen insoweit zu korrigieren, als damit prinzipiell verlangt wird, die erfinderische Tätigkeit müsse in den Patentansprüchen umschrieben sein. Zwar ist richtig, dass die Erfindung in den Patentansprüchen zu definieren ist und diese den sachlichen Geltungsbereich des Patents bestimmen (Art. 51 Abs. 1

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
|
1 | L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
2 | Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. |
3 | La description et les dessins servent à interpréter les revendications. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
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1 | L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
2 | Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. |
3 | La description et les dessins servent à interpréter les revendications. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
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1 | L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
2 | Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. |
3 | La description et les dessins servent à interpréter les revendications. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
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1 | L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
2 | Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. |
3 | La description et les dessins servent à interpréter les revendications. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 50 - 1 L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.119 |
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1 | L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter.119 |
2 | ...120 |
BGE 121 III 125 S. 141
eine neue Lehre nicht nahelag, doch ist auch er am Massstab der Voraussehbarkeit zu messen. Lag dem Fachmann die Erfolgserwartung aufgrund des allgemeinen Wissensstandes nahe, ist die sie bestätigende Lehre nicht erfinderisch. Im Lichte dieser Kriterien aber kann dem Handelsgericht keine Bundesrechtsverletzung vorgeworfen werden, wenn es die beschriebenen Verfahrensschritte einerseits im einzelnen und anderseits in ihrer Kombination nicht als erfinderisch gewertet hat. Die Vorteile der Tetraploidisierung mit jenen einer Selektion nach Wirkstoffen zu kombinieren, lag dem fachmännischen Pflanzenzüchter nahe, da die beschriebene Lösung der gestellten Aufgabe im pragmatischen Versuch nach Massgabe der bekannten Vorgaben vorauszusehen war. Die Nichtigerklärung des Verfahrenspatents durch die Vorinstanz ist aus diesen Gründen bundesrechtlich nicht zu beanstanden. e) Die Beklagte macht mit der Berufung nicht geltend, die Verwendungsansprüche (Patentansprüche 5 und 6) seien selbständig patentierbar. Insoweit ist der angefochtene Entscheid nicht zu überprüfen (Art. 55 Abs. 1 lit. c

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1a - 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
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1 | Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. |
2 | Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. |