Urteilskopf

117 II 327

59. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Juni 1991 i.S. S.T. Dupont SA gegen
Bundesamt für geistiges Eigentum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

Regeste (de):

Markenschutz für ausländische geographische Bezeichnungen; Art. 6quinquies
lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ und Art. 14 Abs. 1 Ziff 2 MSchG. Schutzfähigkeit der
im französischen Register eingetragenen Wortmarke "MONTPARNASSE" für Waren,
die in Frankreich hergestellt werden.

Regeste (fr):

Protection des marques s'agissant d'appellations géographiques étrangères;
art. 6quinquies let. B ch. 2 et 3 de la Convention d'Union de Paris et art. 4
al. 1 ch. 2 LMF. Protection de la marque "MONTPARNASSE", enregistrée au
registre français, pour des marchandises produites en France.

Regesto (it):

Protezione delle marche quando si tratti d'indicazioni geografiche straniere;
art. 6quinquies lett. B n. 2 e 3 della Convenzione d'Unione di Parigi e art.
14 cpv. 1 n. 2 LMF. Protezione della marca "MONTPARNASSE", registrata nel
registro francese, per merci prodotte in Francia.

Sachverhalt ab Seite 327

BGE 117 II 327 S. 327

A.- Die S.T. Dupont SA, die ihren Sitz im Pariser Stadtteil Montparnasse hat,
ist Inhaberin der am 29. Oktober 1987 im französischen Register eingetragenen
Wortmarke "MONTPARNASSE". Die Marke ist für den Gebrauch auf Waren der
internationalen Klassen 14, 16 und 34 bestimmt. Dazu gehören Edelmetalle und
deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren,
Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren, Zeitmessinstrumente;
Schreibwaren, Teile davon und Nachfüllteile; roher und verarbeiteter
Tabak, Raucherartikel, insbesondere Feuerzeuge und Streichhölzer.
Am 17. November 1987 stellte die S.T. Dupont SA unter Beanspruchung der
französischen Priorität Antrag auf internationale Registrierung der Marke in
verschiedenen europäischen Ländern, darunter der Schweiz. Am 25. Januar 1988
wurde die Marke unter der Nummer 517939 ins internationale Register
eingetragen.

B.- Mit Verfügung vom 30. Dezember 1988 verweigerte das Bundesamt für
geistiges Eigentum (BAGE) der Marke "MONTPARNASSE" vorläufig den Schutz in der
Schweiz mit der Begründung, das Zeichen weise auf die Herkunft der Waren hin
und habe deshalb keine Kennzeichnungskraft; für Waren anderer Herkunft sei die
Marke zudem täuschend. An dieser Beurteilung hielt das BAGE in der Folge fest,
obschon sich die S.T. Dupont SA bereit erklärte, die Warenliste auf in
Frankreich hergestellte Waren einzuschränken. Mit Verfügung
vom 8. November 1990 sprach das Amt die endgültige Schutzverweigerung für die
Schweiz aus.

BGE 117 II 327 S. 328

C.- Mit ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die S.T. Dupont SA, die
Verfügung des BAGE vom 8. November 1990 aufzuheben und der Marke
"MONTPARNASSE" in der Schweiz für in Frankreich hergestellte Waren Schutz zu
gewähren.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägungen:

1. a) Zwischen Frankreich und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über
die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3) sowie die
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR
0.232.04) in den am 14. Juli 1967 revidierten Fassungen. Nach Art. 5 Abs. 1
MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz
nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung
in das nationale Register abgelehnt
werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ
namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt, wenn
sie als Gemeingut anzusehen ist sowie wenn sie gegen die guten Sitten
verstösst, insbesondere geeignet ist, das Publikum zu täuschen.
Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2
MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen, wonach einer Marke der gesetzliche
Schutz insbesondere zu verweigern ist, wenn sie als wesentlichen Bestandteil
ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält oder wenn sie gegen die guten
Sitten verstösst. Sittenwidrig sind unter anderem Zeichen, die geeignet sind,
den Durchschnittskäufer über die Herkunft der damit versehenen Waren
irrezuführen. Die Möglichkeit einer Täuschung ist namentlich dann zu bejahen,
wenn das Zeichen eine
offene oder unschwer erkennbare geographische Angabe enthält, welche den
Käufer zur Annahme verleiten kann, die Ware stamme aus dem Land oder von dem
Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft.
Anders verhält es sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts indessen
namentlich dann, wenn die geographische Angabe blossen Phantasiecharakter hat
oder aus anderen Gründen nicht als Herkunftsangabe aufgefasst werden kann
(Urteil vom 19. Februar 1980 in PMMBl 1980 I 52; BGE 97 I 80 E. 1, BGE 96 I
254
, BGE 95 I 474, BGE 93 I 571, BGE 91 I 52 E. 2, BGE 89 I 51, 293 und 301,
BGE 79 II 101, BGE 76 I 170). Als Herkunftsangaben gelten
sodann nicht nur die Namen von Staaten, Städten und Bergen (BGE 91 I 52 E. 3:
"Monte Bianco"; SMI 1964 S. 122 f.:
"Matterhorn"),

BGE 117 II 327 S. 329

sondern auch jene von Strassen oder Gebäuden und Gebäudekomplexen, die vom
Publikum einer bestimmten Stadt zugeordnet werden (BGE 89 I 290 ff.: "La
Guardia"; BGE 76 I 170f. E. 2 und 3: "Big Ben"; BGE 72 I
238
ff.: "5th Avenue"; BGE 56 I 472ff. E. 2: "Kremlin").
Der Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich über den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen
Bezeichnungen (SR 0.232.111.193.49) ändert im vorliegenden Fall - entgegen der
Auffassung der Beschwerdeführerin - nichts an dieser Rechtslage. Es trifft
zwar zu, dass die gemäss Vertrag geschützten geographischen Bezeichnungen in
den Anlagen A und B aufgezählt werden. Daraus darf aber nicht geschlossen
werden, für andere geographische Namen bestehe von vornherein kein
Freihaltebedürfnis. Zudem verbietet Art. 5 ganz allgemein die
Verwendung falscher oder irreführender Herkunftsangaben (vgl. dazu BBl 1974 II
1181
). Unter diesen Umständen erübrigt es sich, zu der von der
Beschwerdeführerin allgemein aufgeworfenen Frage des Verhältnisses von Art. 3
Abs. 2 sowie Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG zu den Vorschriften dieses
Staatsvertrages grundsätzlich Stellung zu nehmen.
b) Das BAGE geht übereinstimmend mit der Beschwerdeführerin und zu Recht davon
aus, dass "Montparnasse" beim schweizerischen Publikum als Name für ein
Pariser Künstlerquartier bekannt ist. Das BAGE macht allerdings geltend, das
Quartier habe seinen ursprünglichen Charakter infolge des touristischen
Zustroms wesentlich verändert; Montparnasse sei heute zu einem Zentrum
geworden, wo der Handel blühe; insbesondere Kunstgewerbeläden und kleine
Manufakturen seien im Quartier Montparnasse nicht selten. Das Amt hält deshalb
die Behauptung der Beschwerdeführerin für falsch, das
Zeichen "MONTPARNASSE" habe für den beanspruchten Warenbereich nur symbolische
Bedeutung und sei als Phantasiebezeichnung zu betrachten. Wie es sich damit
verhält, muss indessen nicht entschieden werden, da die Frage für den
Verfahrensausgang unerheblich ist, wie sich im folgenden ergeben wird.
Unzutreffend ist jedoch der von der Beschwerdeführerin ebenfalls vertretene
Standpunkt, das schweizerische Publikum verstehe das Zeichen "MONTPARNASSE"
als Hinweis auf einen Berg oberhalb von Delphi, der gemäss der griechischen
Mythologie der Sitz des Gottes Apollon sei. Obschon eine solche Verbindung
vereinzelt vorgenommen werden mag, steht doch - insbesondere auch aufgrund der
gewählten Schreibweise -

BGE 117 II 327 S. 330

für die Mehrheit des schweizerischen Publikums die Anspielung auf den Namen
des Pariser Stadtteils im Vordergrund.

2. Handelt es sich somit beim Wort "Montparnasse" um eine geographische
Bezeichnung, so ist zu prüfen, ob sie von der Beschwerdeführerin als Marke
verwendet entweder Anlass zu einer Irreführung oder Täuschung des Publikums
geben kann oder ob sie der erforderlichen Unterscheidungskraft entbehrt und
Gemeingut darstellt, für das ein Freihaltebedürfnis besteht.
a) Nachdem sich die Beschwerdeführerin dem BAGE gegenüber bereit erklärt hat,
den Markenschutz nur für in Frankreich hergestellte Waren zu beanspruchen, und
sie dies im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht bestätigt hat, ist eine
Täuschung oder Irreführung des Publikums über die Herkunft der Waren
ausgeschlossen. Dass die Waren allenfalls nicht in Paris und insbesondere
nicht im Stadtteil Montparnasse, sondern andernorts in Frankreich hergestellt
werden, ändert nichts daran. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts genügt
es im Fall von geographischen Bezeichnungen,
die auf eine bestimmte Stadt oder Gegend hinweisen, dass die Waren im
entsprechenden Land hergestellt werden (BGE 100 Ib
356
E. 4b: "Haacht", BGE 95 I 474 ff. E. 3: "Herzegowina"; BGE 89 I 295 E. 5:
"Dorset", "La Guardia"; BGE 76 I 171 E. 3: "Big Ben"; BGE 56 I
472
E. 2: "Kremlin"). Eine Sittenwidrigkeit der Marke "MONTPARNASSE" im Sinne
von Art. 14 Art. 1 Ziff. 2 MSchG und Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVÜ wegen
Täuschungsgefahr scheidet demnach aus.
b) Bezüglich geographischer Namen besteht in der Regel auch dann ein
Freihaltebedürfnis, wenn es sich nicht um Herkunftsbezeichnungen im Sinne von
Art. 18 MSchG handelt. Diese Betrachtungsweise liegt im wesentlichen der
Rechtsprechung des Bundesgerichts zugrunde und wird auch in der Lehre
teilweise vertreten (MARBACH, Die eintragungsfähige Marke, Diss. Bern 1984, S.
69 f.; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., S. 321 f. und S. 334
f.; vgl. dagegen COLELOUGH, La protection des indications de provenance et des
appellations d'origine,
Diss. Lausanne 1988, S. 149 f. und S. 225: de lege ferenda; ALFRED JUNG, Der
Schutz von geographischen Herkunftsangaben im multi- und bilateralen
europäischen Vertragsrecht sowie im EG-Recht, Diss. St. Gallen 1988, S. 52
f.). Auch nach der Praxis des Bundesgerichts gilt dieser Grundsatz indessen
nicht uneingeschränkt. Zuzulassen sind neben den bereits erwähnten
Phantasiebezeichnungen auch solche ausländischen Marken, die im

BGE 117 II 327 S. 331

Ursprungsland oder in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt haben. Ob es genügt,
dass sich die Marke im Ursprungsland durchgesetzt hat (so BGE 55 I 270 E. 4
gestützt auf Art. 6 Abs. 2 Ziff. 2 PVÜ in der damaligen Fassung; ebenso BGE 81
I 301
), ist in BGE 99 Ib 25 E. 4 in Anwendung von Art. 6quinquies lit. C Abs.
1 PVÜ verneint worden. Später hat das Bundesgericht
jedoch wieder ausschliesslich auf die Durchsetzung im Ursprungsland
abgestellt, Weil der Gebrauch des Zeichens durch ein Konkurrenzunternehmen
täuschend wirken könne, und zwar unabhängig davon, ob das
Konkurrenzunternehmen im Ursprungsland oder in der Schweiz tätig werde (BGE
100 Ib 356 E. 4b). Die entsprechende Überlegung führt auch im vorliegenden
Fall zur Verneinung eines Freihaltebedürfnisses. In Frankreich
dürfen Konkurrenten der Beschwerdeführerin die Bezeichnung "MONTPARNASSE"
wegen des französischen Markenschutzes nicht verwenden. In der Schweiz wirkt
einerseits der Gebrauch des Zeichens für nicht aus Frankreich stammende Waren
täuschend. Andererseits besteht aber auch bei der Verwendung des Zeichens auf
französischen Waren eine Täuschungsgefahr, falls diese Waren nicht von der
Beschwerdeführerin hergestellt worden sind.
In die gleiche Richtung weist im übrigen der bereits erwähnte Staatsvertrag
mit Frankreich. Nach dessen Art. 2 und 3 sind die vertraglich geschützten
geographischen Bezeichnungen ausschliesslich den Erzeugnissen des
Ursprungslandes vorbehalten und dürfen im anderen Vertragsstaat nur unter den
gleichen Voraussetzungen benutzt werden, wie sie in der Gesetzgebung des
Ursprungslandes vorgesehen sind. Dabei entscheidet sich die Frage, ob eine
geschützte Bezeichnung zu Recht verwendet wird, nach der Gesetzgebung des
Staates, aus welchem die Ware herstammt und nach der Herkunft
des Erzeugnisses, für welches die geschützte Bezeichnung gebraucht wird (BBl
1974 II 1180
). Die gleiche Regel gilt auch gemäss dem Staatsvertrag zwischen
der Schweiz und Deutschland über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen
geographischen Bezeichnungen (SR 0.232.111.191.36), an welchen sich der
Vertrag mit Frankreich stark anlehnt (BBl 1968 I 218 f.; vgl. dazu auch
DESSEMONTET, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach schweizerischem
Recht, GRUR Int. 1979, S. 245 ff., S. 258). Das Prinzip, welches dieser
Regelung zugrunde liegt, nämlich die Erzielung eines gleichmässigen
Rechtsschutzes in den Vertragsstaaten, muss auch im vorliegenden Fall
wegleitend sein. Für dieses Ergebnis spricht schliesslich auch, dass jedes
Land

BGE 117 II 327 S. 332

die Freihaltebedürftigkeit seiner geographischen Namen am besten in eigener
Verantwortung beurteilt (MARBACH, a.a.O., S. 70 Fn. 143).
Die angefochtene Verfügung ist somit aufzuheben und dem Gesuch der
Beschwerdeführerin auf Eintragung der Marke "MONTPARNASSE" - beschränkt auf in
Frankreich hergestellte Waren - stattzugeben.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Entscheid : 117 II 327
Datum : 18. Juni 1991
Publiziert : 31. Dezember 1991
Gericht : Bundesgericht
Status : 117 II 327
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Regeste : Markenschutz für ausländische geographische Bezeichnungen; Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ...


Stichwortregister
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frankreich • bundesgericht • herkunftsbezeichnung • pariser verbandsübereinkunft • frage • staatsvertrag • phantasiebezeichnung • berg • wortmarke • eintragung • kennzeichnungskraft • madrider abkommen über die internationale registrierung von marken • bilateraler vertrag über den schutz von herkunftsangaben • sitte • baute und anlage • entscheid • zahl • benutzung • kantonales rechtsmittel • begründung des entscheids
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Gesetzesregister
MSchG: 1, 3, 14, 18
BBl
1968/I/218 • 1974/II/1180 • 1974/II/1181