105 II 302
50. Extrait de l'arrêt de la 1re Cour civile du 4 décembre 1979 dans la cause Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. contre Office fédéral de la propriété intellectuelle (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Änderung eines Patentgesuches ohne Verschiebung des Anmeldedatums, Übergangsrecht.
- Patentansprüche im Sinne von Art. 143 Abs. 2 lit. d PatG unterstehen der Gesamtheit der Bestimmungen des alten Rechts bezüglich der Patentansprüche, insbesondere Art. 58 aPatG (E. 2). Das Amt hat diese Bestimmung gemäss der Praxis anzuwenden, die es bis zum Inkraftretten des neuen Rechts befolgte (E. 3-4).
Regeste (fr):
- Modification d'une demande de brevet sans report de la date de dépôt, droit transitoire.
- Les revendications visées par l'art. 143 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 143
1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. 2 Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: a l'immunité dérivée d'une exposition; b la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit.
Regesto (it):
- Modificazione di una domanda di brevetto senza differimento della data di deposito, diritto transitorio.
- Le rivendicazioni di cui all'art. 143 cpv. 2 lett. d
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 143
1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. 2 Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: a l'immunité dérivée d'une exposition; b la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 58
1 Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. 2 Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.
Sachverhalt ab Seite 303
BGE 105 II 302 S. 303
La société Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. a déposé le 12 décembre 1974 auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle une demande de brevet qui avait pour objet un "procédé de préparation de nouvelles nitrophényl 1 (1H, 3H)-quinazolinediones-2, 4". Cette demande contenait une revendication dont le symbole X était ainsi défini: "X est halogène, sulfonyloxy organique, reste ester d'acide organique ou minéral". Elle a fait l'objet de deux notifications de l'Office. En réponse à la seconde, le 21 février 1978, la requérante a modifié d'elle-même la définition du symbole X, telle qu'elle figurait dans la revendication initiale. Cette définition était désormais la suivante: "X est un atome ou un groupement éliminable par réaction avec l'hydrogène du groupe amino." Dans sa troisième notification, l'Office a relevé que, "dans la revendication 1, la nouvelle signification donnée à X constitue un élargissement qui implique le report de la date de dépôt de la demande à la date de son introduction (art. 58 al. 2
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
L'Office a maintenu son point de vue antérieur. Le 11 juillet 1979, il a rendu une décision aux termes de laquelle la date de dépôt de la demande de brevet était reportée au 21 février 1978 et le droit à la priorité japonaise du 14 décembre 1973, revendiqué pour cette demande, était éteint.
BGE 105 II 302 S. 304
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance par l'Office du brevet, avec la revendication modifiée le 21 février 1978, sans report de la date de dépôt. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. L'art. 143 al. 1
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
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donc être soumises au nouveau droit (1er al.) avec les exceptions suivantes (2e al.)", dont le Message donne l'énumération. Il relève à propos de la lettre d qu'on ne peut pas renoncer à appliquer les art. 53 et 54 aLBI aux demandes pendantes, parce que, contrairement à l'art. 52 du projet, ces prescriptions d'unité sont liées à l'interdiction de protéger les substances; leur suppression sans introduction simultanée de la protection des substances mettrait en cause l'application de l'art. 2, ch. 2 et 4, aLBI aux demandes pendantes; elle récompenserait en outre de manière injuste les requérants qui ont retardé à dessein la procédure d'examen en raison de la revision de la loi. La mention expresse dans le Message du Conseil fédéral des art. 53 et 54 aLBI, eu égard à l'introduction de la protection des substances chimiques, ne signifie nullement que seules ces deux dispositions de l'ancien droit devraient rester applicables. Les débats parlementaires ne fournissent pas d'argument à l'appui d'une interprétation aussi restrictive. Non seulement l'art. 143 du projet du Conseil fédéral a été adopté sans objection, mais l'adjonction par le Conseil des Etats de l'al. 2 lettre c - "la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit" - va à l'encontre d'une telle interprétation. Le rapporteur de la commission a déclaré à ce propos que, pour les conditions de la brevetabilité, les dispositions transitoires du projet prévoyaient que l'ancien droit s'appliquait aux brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi, les causes de nullité continuant à être réglées par ce droit (art. 142 al. 2 lettre c); l'application du nouveau droit était en revanche prévue pour les demandes de brevet encore pendantes; ce serait aller trop loin, a estimé la commission, surtout dans des cas où le requérant a déposé sa demande, parfois accompagnée de pièces coûteuses, sur la base du droit en vigueur ou qu'il a déjà pris des mesures en vue de l'exploitation du brevet; pour tenir compte d'une manière équitable de telles circonstances, il y a lieu d'apprécier la brevetabilité selon la lex mitior, pour les demandes pendantes. Cette proposition a été adoptée sans discussion par le Conseil des Etats, puis par le Conseil national (Bull. stén. CE 1976, p. 386 s, CN 1976, p. 1317). La recourante relève à juste titre que l'art. 53 aLBI constitue certes une disposition spéciale qui ne se rapporte qu'aux revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques, mais que ces revendications ne sont pas soumises seulement
BGE 105 II 302 S. 306
à ce texte. La lettre et l'esprit de l'art. 143 al. 2
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
3. Avant le 1er janvier 1978, l'Office ne refusait une extension que lorsqu'elle était accompagnée d'une indication concrète ajoutée à la revendication. L'Office considère aujourd'hui que cette pratique, "sans être contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir en particulier ATF 87 I 409),... n'en avait cependant pas tiré toutes les conséquences rigoureuses". Il estime dès lors être en droit de la modifier. L'Office relève à juste titre, en se référant à l'arrêt ATF 91 I 359, que l'autorité administrative n'est pas liée par une pratique antérieure erronée et que nul ne saurait se prévaloir de droits acquis en vertu d'une telle pratique. Le Tribunal fédéral ne serait d'ailleurs pas lié par une pratique qu'il n'a pas approuvée. Il doit néanmoins examiner si le changement préconisé s'impose au regard du droit transitoire et des circonstances de l'espèce. C'est la modification de la loi qui, de l'avis même de l'Office, lui a permis de reviser la pratique en cause. L'Office considérait notamment que les revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques étaient soumises à l'art. 58 nouveau, lorsque la demande de brevet était pendante au moment de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 1978. Or, on a vu que ces revendications demeuraient régies par l'art. 58
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
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seraient ainsi défavorisées par rapport à celles qui ont encore fait l'objet d'un brevet délivré sous l'empire de l'ancien droit, alors même que ce droit leur est applicable. Cette situation ne correspond manifestement pas à l'intention du législateur, concrétisée par l'introduction de l'art. 143 al. 2
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 143 |
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1 | Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit: |
a | l'immunité dérivée d'une exposition; |
b | la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit. |
4. Le passage du droit ancien au droit nouveau ne suffit pas à justifier l'abandon d'une pratique constante, au détriment précisément des revendications qui restent soumises à l'ancienne loi. Seules des raisons particulières pourraient motiver ce changement de pratique. L'Office voit une telle raison dans l'introduction d'un nouveau motif de nullité dans la loi (art. 26 ch. 3 bis
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 26 |
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1 | Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
a | lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; |
b | lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; |
c | lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; |
d | lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67 |
2 | Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68 |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 |
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1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 24 |
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1 | Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI soit: |
a | de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou |
b | de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou |
c | de limiter une revendication indépendante d'une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d'exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt. |
2 | ...65 |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 25 |
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1 | Si, à la suite d'une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d'après les art. 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence. |
2 | Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d'un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial. |
3 | Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l'IPI impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément à l'al. 2; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise. |
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SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 27 |
|
1 | Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence. |
2 | Il donnera aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l'avis de l'IPI. |
3 | L'art. 25 est applicable par analogie. |
BGE 105 II 302 S. 308
A ce défaut, la situation serait certes inhabituelle, mais non insoluble. Il s'agirait d'une conséquence des distinctions opérées dans le droit transitoire applicable, d'une portée limitée.