Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 500/2021
Urteil vom 31. Januar 2022
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Stähle.
Verfahrensbeteiligte
A.________ and Company,
vertreten durch
Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer und Rechtsanwältin Louisa Galbraith,
Beschwerdeführer,
gegen
B.________ AG,
vertreten durch
Rechtsanwälte Dr. Christian Hilti und
Dr. Demian Stauber,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Patentverletzung,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundespatentgerichts vom 9. Juni 2021 (O2020 001).
Sachverhalt:
A.
A.a. Die A.________ and Company (Klägerin, Beschwerdeführerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie ist Inhaberin des schweizerischen/liechtensteinischen Teils des europäischen Patents EP xxx B1 (nachfolgend: Streitpatent), das am 15. März 2012 angemeldet und dessen Erteilung am 1. Mai 2019 veröffentlicht wurde.
Das Patent betrifft einen Medikamenteninjektionspen. Gemäss der Beschreibungseinleitung war es bekannt, dass solche Pens die Möglichkeit bieten, eine zu hoch eingestellte Medikamentendosis zu korrigieren (sog. "dial back") oder eine letzte Dosis so zu kontrollieren, dass der Benutzer keine Dosis einstellen kann, die höher ist als die verbleibende Medikamentenmenge in einer Kartusche (sog. "last dose management" oder "last dose control"). Das Streitpatent setzt sich zur Aufgabe, gleichzeitig eine verbesserte Funktionalität des "dial back" wie auch des "last dose control management" vorzusehen. Ausserdem sollte ein Pen mit einer unkomplizierten Anordnung geschaffen werden, die einfach anpassbar ist.
A.b. Die B.________ AG (Beklagte, Beschwerdegegnerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz.
B.
B.a. Am 10. Januar 2020 reichte die Klägerin beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungsklage gegen die Beklagte ein. Sie warf ihr vor, Medikamenteninjektionspens herzustellen, anzubieten und in Verkehr zu setzen, welche in den Schutzbereich des Streitpatents fielen. Die Beklagte bestritt eine Verletzung des Streitpatents.
B.b. Am 7. September 2020 erstattete die Klägerin die Replik und änderte darin ihre materiellen Rechtsbegehren. Sie verteidigte das Streitpatent in einer verbal eingeschränkten Version (Hauptantrag, Ziffer 1) und eventualiter in fünfzehn weiteren verbal eingeschränkten Fassungen (Hilfsanträge, Ziffern 1a-1.o). Der von der Klägerin in Hilfsantrag 1f geltend gemachte Anspruch 1 des Streitpatents lautet - nach der Merkmalsgliederung der Klägerin - wie folgt:
" 1. A medication injection pen, comprising:
1.1 a housing (1);
1.2 a dose set knob (2) rotatable with respect to said housing (1);
1.5 a dose stop member (71) to prevent the setting of a dose that is larger than the remaining amount of medication;
1.3 a brake assembly (36)
1.3.1 disposed in said housing (1) and
1.3.2 having a ratchet member (43); and
1.4 a driver (21); and
1.8 a setback member (9) provided co-axially around said driver that is rotatably fixed to the setback member (9) and axially movable relative to the setback member (9), wherein the setback member (9) is coaxial with and surrounded by the dose set knob (2);
1.4.1 characterized in that said driver (21) includes external teeth (57) engaging said ratchet member (43);
1.6 wherein said external teeth (57) extend axially and said ratchet member (43) extends axially;
1.11 wherein said driver teeth (57) have sloped surfaces (58) and stop ping surfaces (59) and wherein said ratchet member (43) has teeth (46) having sloped surfaces (48) and stopping surfaces (49)
1.7 wherein a spring member (41) biases said ratchet member (43) into said engagement with said external teeth (57);
1.4.2 wherein during dose setting and dose correcting, stopping sur faces (59) of said external teeth (57) of said driver (21) engage stopping surfaces (49) of teeth (46) of ratchet member (43) to substantially prevent said driver (21) from rotating with respect to said dose set knob (2), and
1.4.3 during an injection, said driver (21) moves into locking en gagement with said dose set knob (2) by said setback member (9) thereby overcoming friction between said ratchet member (43) and said driver (21) to allow said driver (21) and said set back member (9) to rotate with said dose set knob (2)."
Die Klägerin begehrte zusammengefasst, der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse sowie unter Strafandrohung zu verbieten, in der Schweiz einen Medikamenteninjektionspen mit diesen (im Hauptantrag und in den Hilfsanträgen genannten) Merkmalen herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu exportieren oder anderweitig in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen. Ferner verlangte sie von der Beklagten Auskunft und Rechnungslegung, namentlich über den mit dem Verkauf entsprechender Medikamenteninjektionspens erzielten Bruttoumsatz und Nettogewinn sowie die Namen und Adressen der Käufer.
Ferner beantragte die Klägerin, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr nach erfolgter Auskunftserteilung und Rechnungslegung entweder den Schaden aus entgangenem Gewinn, den erzielten Nettogewinn oder eine angemessene Lizenzgebühr für die Nutzung des Streitpatents, mindestens aber Fr. 1'000'000.-- und jeweils nebst Zins, zu bezahlen und überdies die entsprechenden, sich noch in deren Besitz befindlichen Medikamenteninjektionspens auf eigene Kosten zu vernichten.
B.c. Am 3. März 2021 erstattete Fachrichter Christoph Müller sein Fachrichtervotum. In der zu diesem Fachrichtervotum eingereichten Stellungnahme vom 3. Mai 2021 stellte die Klägerin den Antrag, das Verfahren "bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt betreffend [EP xxx B1] auszusetzen".
B.d. Am 4. Juni 2021 fand die Hauptverhandlung statt. An dieser wiederholte die Klägerin ihren Sistierungsantrag. Ausserdem ersuchte sie darum, die Verletzung des Streitpatents gemäss Hilfsantrag 1f zuerst, das heisst als Hauptantrag, zu prüfen.
B.e. Mit Urteil vom 9. Juni 2021 wies das Bundespatentgericht sowohl den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens als auch die Klage ab.
Es kam unter Hinweis auf Art. 123 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ; SR 0.232.142.2), zum Schluss, dass die Gegenstände, die in Anspruch 1 gemäss Hauptantrag wie auch den Hilfsanträgen beansprucht werden, über den Inhalt der Patentanmeldung hinausgingen. Das Streitpatent sei daher in sämtlichen geltend gemachten Fassungen nicht rechtsbeständig. Bereits aus diesem Grund sei die Klage abzuweisen. Ob sie auch deshalb nicht zu schützen wäre, weil die Gegenstände der geltend gemachten Ansprüche weder neu seien noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten, wie dies die Beklagte ferner behaupte, könne bei diesem Ergebnis offengelassen werden.
C.
Die Klägerin verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Bundespatentgerichts sei aufzuheben und die Sache sei "zu neuer Beurteilung der Rechtsbeständigkeit und der Verletzung des schweizerischen Teils des EP xxx im Sinne der bundesgerichtlichen Erwägungen", eventualiter ohne derartige "materiell-rechtliche Anweisungen", an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ausserdem sei das Bundespatentgericht anzuweisen, das Verfahren zu sistieren, "mindestens bis im parallelen Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt betreffend das EP xxx eine Entscheidung der zuständigen Einspruchsabteilung ergangen und bekannt ist, ob diese Entscheidung bei der zuständigen Beschwerdekammer angefochten wird".
Das Bundespatentgericht verzichtete auf Vernehmlassung. Die Beschwerdegegnerin begehrt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Beschwerdeführerin replizierte, worauf die Beschwerdegegnerin eine Duplik eingereicht hat.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (vgl. Art. 72
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. |
|
1 | Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. |
2 | Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch: |
a | Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide: |
b1 | über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen, |
b2 | über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien, |
b3 | über die Bewilligung zur Namensänderung, |
b4 | auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen, |
b5 | auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen, |
b6 | auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes, |
b7 | ... |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36 |
|
1 | Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36 |
2 | Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen: |
a | ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; |
b | ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet; |
c | eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt: |
|
1 | In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt: |
a | 15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen; |
b | 30 000 Franken in allen übrigen Fällen. |
2 | Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig: |
a | wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
b | wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; |
c | gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
d | gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin; |
e | gegen Entscheide des Bundespatentgerichts. |
Die Beschwerdeführerin stellt vor Bundesgericht - allenfalls abgesehen vom Sistierungsantrag - kein materielles Begehren. Nachdem aber die Vorinstanz die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht beantwortet hat, könnte das Bundesgericht im Falle der Gutheissung nicht selbst in der Sache entscheiden. Der Rückweisungsantrag ist zulässig.
Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin ist mit der vorinstanzlichen Abweisung ihres Sistierungsbegehrens nicht einverstanden. Darauf ist zunächst einzugehen (Erwägung 3). Sodann bemängelt sie das Urteil in der Sache und bekräftigt ihre Auffassung, das Streitpatent sei rechtsbeständig. Diese Rüge ist in einem zweiten Schritt zu behandeln (Erwägungen 4-7).
3.
3.1. Soweit im angefochtenen Urteil das Sistierungsbegehren abgewiesen wurde, erhebt die Beschwerdeführerin in zweierlei Hinsicht Kritik: Sie tadelt zunächst Verfahrensfehler und moniert eine Verletzung des Anspruchs auf ein unabhängiges sowie unparteiisches Gericht, auf ein faires Verfahrens und auf rechtliches Gehör (dazu Erwägung 3.2). Sodann beanstandet sie den Sistierungsentscheid auch inhaltlich (dazu Erwägung 3.3).
Die Beschwerdegegnerin erwidert, der Entscheid über die Sistierung könne mangels selbständiger Eröffnung nicht angefochten werden, geht damit aber fehl (vgl. Urteil 5A 453/2021 vom 26. Juli 2021 E. 3.2.2 mit Hinweis). Sie führt weiter ausführlich aus, weshalb es entgegen den in der Beschwerde formulierten Rechtsbegehren nicht am Bundesgericht sei, über die Sistierung zu befinden. Diesen Bedenken ist unter dem Gesichtspunkt der bundesgerichtlichen Zurückhaltung bei der Überprüfung von Ermessensentscheiden Rechnung zu tragen (Erwägung 3.3.4).
Anlass zu Diskussion könnte die Frage geben, welche Beschwerdegründe in diesem Zusammenhang zulässig sind. Nach der Praxis der II. zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts stellt die auf Art. 126
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 126 Sistierung des Verfahrens - 1 Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. |
|
1 | Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. |
2 | Die Sistierung ist mit Beschwerde anfechtbar. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. |
3.2. (Formelle Kritik)
3.2.1. Die Beschwerdeführerin stört sich an folgendem Verfahrensablauf:
In ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum vom 3. Mai 2021 stellte sie den Antrag, das Verfahren auszusetzen. Im ersten Parteivortrag anlässlich der Hauptverhandlung vom 4. Juni 2021 wiederholte sie dieses Begehren.
Nach diesem ersten Parteivortrag der Beschwerdeführerin ersuchte die Beschwerde gegnerin das Bundespatentgericht, "vorab" über die Aussetzung des Verfahrens zu entscheiden, da dies ihren Parteivortrag gegebenenfalls "abkürze".
Nach einer Verhandlungspause teilte der Präsident des Bundespatentgerichts mit, das Gericht "werd[e] den Aussetzungsantrag ablehnen". Die Begründung hierfür folge "im Urteil". Damit - so stellte der Präsident fest - "dürfte sich der Vortrag der Beklagten verkürzen".
Die Beschwerdegegnerin plädierte entsprechend nicht zum Sistierungsbegehren.
In der Replik monierte die Beschwerdeführerin, dass es nicht angehe, "heute" den Aussetzungsantrag abzuweisen, diesen Entscheid aber erst im Endurteil zu begründen. Das Gericht habe einen selbständig eröffneten Zwischenentscheid zu erlassen.
In der Folge betonte der Präsident, dass die Abweisung des Sistierungsantrags auch im Endurteil begründet werden könne. Er liess ferner "klarstellen", dass das Gericht die Parteien "heute darüber informiert, dass es den Aussetzungsantrag ablehnen wird, [...] damit der Vertreter der Beklagten sich die entsprechenden Ausführungen sparen kann. Der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens wird abgewiesen werden."
3.2.2. Die Beschwerdeführerin schliesst daraus, dass die Abweisung des Sistierungsantrags "rechtswidrig" zustandegekommen sei. Das Bundespatentgericht habe - so führt sie nun vor Bundesgericht aus - bereits anlässlich der Hauptverhandlung den "endgültigen Entscheid" getroffen, das Aussetzungsbegehren abzulehnen, diesen jedoch in Verletzung von Art. 112 Abs. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 112 Eröffnung der Entscheide - 1 Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten: |
|
1 | Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten: |
a | die Begehren, die Begründung, die Beweisvorbringen und Prozesserklärungen der Parteien, soweit sie nicht aus den Akten hervorgehen; |
b | die massgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art, insbesondere die Angabe der angewendeten Gesetzesbestimmungen; |
c | das Dispositiv; |
d | eine Rechtsmittelbelehrung einschliesslich Angabe des Streitwerts, soweit dieses Gesetz eine Streitwertgrenze vorsieht. |
2 | Wenn es das kantonale Recht vorsieht, kann die Behörde ihren Entscheid ohne Begründung eröffnen. Die Parteien können in diesem Fall innert 30 Tagen eine vollständige Ausfertigung verlangen. Der Entscheid ist nicht vollstreckbar, solange nicht entweder diese Frist unbenützt abgelaufen oder die vollständige Ausfertigung eröffnet worden ist. |
3 | Das Bundesgericht kann einen Entscheid, der den Anforderungen von Absatz 1 nicht genügt, an die kantonale Behörde zur Verbesserung zurückweisen oder aufheben. |
4 | Für die Gebiete, in denen Bundesbehörden zur Beschwerde berechtigt sind, bestimmt der Bundesrat, welche Entscheide ihnen die kantonalen Behörden zu eröffnen haben. |
3.2.3. Die Ausführungen in der Beschwerde erschöpfen sich in allgemeiner Kritik an der vorinstanzlichen Prozessführung, ohne dass ersichtlich wäre, welche konkrete Folgerungen die Beschwerdeführerin für das vorliegende Verfahren gezogen haben möchte. Sie stellte jedenfalls weder an der Hauptverhandlung vom 4. Juni 2021 noch nachher ein Ausstandsbegehren gegen den Präsidenten oder andere Mitglieder des Bundespatentgerichts. Auch ist nicht erkennbar, inwiefern ihr aus der nachträglichen Begründung (erst) im Urteil in der Sache ein Nachteil erwachsen sein sollte. Der pauschal erhobene Vorwurf, der Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden, wird in der Beschwerde nicht weiter begründet. Ohnehin ist aber zu beachten, dass die Wahrung des rechtlichen Gehörs keinen Selbstzweck darstellt (im Einzelnen: zur Publikation vorgesehenes Urteil 4A 166/2021 vom 22. September 2021 E. 5.2.1), wie dies die Beschwerdeführerin aber anzunehmen scheint.
3.3. (Materielle Kritik)
3.3.1. Nach Art. 128 lit. b
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 128 - Der Richter kann das Verfahren, insbesondere das Urteil aussetzen, wenn: |
|
a | das Europäische Patentamt über eine Beschränkung oder einen Widerruf des europäischen Patents noch nicht rechtskräftig entschieden hat; |
b | die Gültigkeit des europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist; |
c | das Europäische Patentamt über einen Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens noch nicht rechtskräftig entschieden hat. |
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 126 Sistierung des Verfahrens - 1 Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. |
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1 | Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. |
2 | Die Sistierung ist mit Beschwerde anfechtbar. |
3.3.2. Die Beschwerdeführerin machte vor Vorinstanz darauf aufmerksam, dass zum Patent EP xxx B1, dessen schweizerischer/ liechtensteinischer Teil Gegenstand dieses Prozesses ist, ein Einspruchsverfahren beim EPA hängig sei. Sie brachte vor, dass die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen bestehe, im Speziellen weil "die vorläufige Beurteilung der Einspruchsabteilung und das Fachrichtervotum teilweise zu unterschiedlichen Auffassungen" gelangt seien.
3.3.3. Das Bundespatentgericht verwarf diese Argumentation. Es wies darauf hin, dass nicht vor dem ersten Halbjahr 2023 mit einem rechtskräftigen Abschluss des europäischen Einspruchsverfahrens zu rechnen sei. Die hängige Patentverletzungsklage behindere die Beschwerdegegnerin in ihrer wirtschaftlichen Entfaltungsfreiheit, da sie bis zum Abschluss des Verletzungsverfahrens nicht wisse, ob sie die angegriffene Ausführungsform weiter herstellen und vertreiben dürfe. Die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen sei demgegenüber moderat. Hinzu komme, dass es die Beschwerdeführerin als Klägerin sei, die noch während laufender Einspruchsfrist eine Patentverletzungsklage eingereicht habe. Wäre es ihr tatsächlich daran gelegen, widersprüchliche Urteile zu vermeiden, hätte sie mit der Klage zuwarten können. Insgesamt überwiege das von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
3.3.4. Bei Art. 128
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 128 - Der Richter kann das Verfahren, insbesondere das Urteil aussetzen, wenn: |
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a | das Europäische Patentamt über eine Beschränkung oder einen Widerruf des europäischen Patents noch nicht rechtskräftig entschieden hat; |
b | die Gültigkeit des europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist; |
c | das Europäische Patentamt über einen Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens noch nicht rechtskräftig entschieden hat. |
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 126 Sistierung des Verfahrens - 1 Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. |
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1 | Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. |
2 | Die Sistierung ist mit Beschwerde anfechtbar. |
Art. 128 lit. b
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 128 - Der Richter kann das Verfahren, insbesondere das Urteil aussetzen, wenn: |
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a | das Europäische Patentamt über eine Beschränkung oder einen Widerruf des europäischen Patents noch nicht rechtskräftig entschieden hat; |
b | die Gültigkeit des europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist; |
c | das Europäische Patentamt über einen Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens noch nicht rechtskräftig entschieden hat. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 127 - Ein teilweiser Verzicht auf das europäische Patent kann nicht beantragt werden, solange beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent ein Einspruch möglich oder über einen Einspruch, eine Beschränkung oder einen Widerruf noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 129 - 1 Erhebt im Falle des Artikels 86 der Angeschuldigte die Einrede der Nichtigkeit des europäischen Patentes, so kann der Richter, soweit gegen dieses Patent beim Europäischen Patentamt noch Einspruch erhoben oder dem Einspruchsverfahren beigetreten werden kann, eine angemessene Frist ansetzen, um Einspruch zu erheben oder dem Einspruchsverfahren beizutreten. |
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1 | Erhebt im Falle des Artikels 86 der Angeschuldigte die Einrede der Nichtigkeit des europäischen Patentes, so kann der Richter, soweit gegen dieses Patent beim Europäischen Patentamt noch Einspruch erhoben oder dem Einspruchsverfahren beigetreten werden kann, eine angemessene Frist ansetzen, um Einspruch zu erheben oder dem Einspruchsverfahren beizutreten. |
2 | Artikel 86 Absatz 2 gilt sinngemäss. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 128 - Der Richter kann das Verfahren, insbesondere das Urteil aussetzen, wenn: |
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a | das Europäische Patentamt über eine Beschränkung oder einen Widerruf des europäischen Patents noch nicht rechtskräftig entschieden hat; |
b | die Gültigkeit des europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist; |
c | das Europäische Patentamt über einen Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens noch nicht rechtskräftig entschieden hat. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 128 - Der Richter kann das Verfahren, insbesondere das Urteil aussetzen, wenn: |
|
a | das Europäische Patentamt über eine Beschränkung oder einen Widerruf des europäischen Patents noch nicht rechtskräftig entschieden hat; |
b | die Gültigkeit des europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist; |
c | das Europäische Patentamt über einen Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens noch nicht rechtskräftig entschieden hat. |
Im vorliegenden Fall ist es nun aber die Beschwerdeführerin, welche als Klägerin um Aussetzung des Verfahrens ersucht. Sie begründet diese besondere Konstellation im Wesentlichen wie folgt: Sollte das EPA das Patent in einer (bloss) eingeschränkten Fassung für rechtsbeständig erachten, gelte es in dieser Fassung auch für die Schweiz. Werde dem Sistierungsantrag nun stattgegeben, könne sie die vom EPA (gegebenenfalls) aufrechterhaltene Version als echtes Novum im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und: |
|
1 | In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und: |
a | erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder |
b | bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven). |
2 | Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden. |
3 | Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung. |
Dies trifft indes nicht zu. Die Einschränkung der Patentansprüche - ob verbal im Prozess vor Bundespatentgericht oder mit erga-omnes-Wirkung durch das EPA beziehungsweise das IGE - führt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nämlich zu einem neuen (technischen) Sachverhalt und folglich zu einer neuen Anspruchsgrundlage (BGE 146 III 416 E. 4.1, 4.3 und 5.3 S. 422, 55 E. 2.5.1; Urteil 4A 543/2017 vom 8. Mai 2018 E. 2.2). Damit ist der Argumentation der Beschwerdeführerin der Boden entzogen. Ihre Ansicht liefe ausserdem darauf hinaus, dass bei Rechtshängigkeit eines Einspruchsverfahrens vor dem EPA quasi voraussetzungslos die Aussetzung des innerstaatlichen Patentverletzungsverfahrens begehrt werden könnte. Dies lehnt das Schrifttum indes ab (HEINRICH, a.a.O., N. 6 zu Art. 128
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 128 - Der Richter kann das Verfahren, insbesondere das Urteil aussetzen, wenn: |
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a | das Europäische Patentamt über eine Beschränkung oder einen Widerruf des europäischen Patents noch nicht rechtskräftig entschieden hat; |
b | die Gültigkeit des europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist; |
c | das Europäische Patentamt über einen Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens noch nicht rechtskräftig entschieden hat. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 128 - Der Richter kann das Verfahren, insbesondere das Urteil aussetzen, wenn: |
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a | das Europäische Patentamt über eine Beschränkung oder einen Widerruf des europäischen Patents noch nicht rechtskräftig entschieden hat; |
b | die Gültigkeit des europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist; |
c | das Europäische Patentamt über einen Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens noch nicht rechtskräftig entschieden hat. |
vorgeschlagene Lösung hätte zur Folge, dass der Einspruch die Rechtswirksamkeit eines Patents stets hemmen würde, ohne dass das EPÜ eine solche allgemeine Suspensivwirkung vorsähe. Art. 128 lit. b
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 128 - Der Richter kann das Verfahren, insbesondere das Urteil aussetzen, wenn: |
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a | das Europäische Patentamt über eine Beschränkung oder einen Widerruf des europäischen Patents noch nicht rechtskräftig entschieden hat; |
b | die Gültigkeit des europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist; |
c | das Europäische Patentamt über einen Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens noch nicht rechtskräftig entschieden hat. |
3.3.5. Im Übrigen beschränkt sich die Beschwerdeführerin darauf, die mögliche Dauer und die denkbaren Ergebnisse des Einspruchsverfahrens vor dem EPA zu schildern. Es gelingt ihr nicht, einen vom Bundesgericht korrigierbaren Fehler in der vorinstanzlichen Ermessensausübung aufzuzeigen. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass das Bundespatentgericht dem Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 124 Grundsätze - 1 Das Gericht leitet den Prozess. Es erlässt die notwendigen prozessleitenden Verfügungen zur zügigen Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens. |
|
1 | Das Gericht leitet den Prozess. Es erlässt die notwendigen prozessleitenden Verfügungen zur zügigen Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens. |
2 | Die Prozessleitung kann an eines der Gerichtsmitglieder delegiert werden. |
3 | Das Gericht kann jederzeit versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen. |
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 124 Grundsätze - 1 Das Gericht leitet den Prozess. Es erlässt die notwendigen prozessleitenden Verfügungen zur zügigen Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens. |
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1 | Das Gericht leitet den Prozess. Es erlässt die notwendigen prozessleitenden Verfügungen zur zügigen Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens. |
2 | Die Prozessleitung kann an eines der Gerichtsmitglieder delegiert werden. |
3 | Das Gericht kann jederzeit versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen. |
3.3.6. Die Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin haben sich in einer Publikation (HILTI/STAUBER, in: Christian Hilti und andere [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 466) auf den Standpunkt gestellt, dass die Sistierung des Patentverletzungsverfahrens in jedem Fall ausscheidet, wenn das Streitpatent - wie vorliegend - nach Auffassung des Bundespatentgerichts ohnehin nicht rechtsbeständig ist. Wie es sich hiermit verhält, braucht nach dem Gesagten nicht entschieden zu werden. Ebenso wenig ist zu klären, welche Bedeutung dem zwischenzeitlich ergangenen Widerrufsentscheid der Einspruchsabteilung des EPA zuzumessen ist.
3.3.7. Der von der Beschwerdeführerin geübten Kritik, die Vorinstanz habe Art. 128 lit. b
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 128 - Der Richter kann das Verfahren, insbesondere das Urteil aussetzen, wenn: |
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a | das Europäische Patentamt über eine Beschränkung oder einen Widerruf des europäischen Patents noch nicht rechtskräftig entschieden hat; |
b | die Gültigkeit des europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist; |
c | das Europäische Patentamt über einen Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung nach Artikel 112a des Europäischen Patentübereinkommens noch nicht rechtskräftig entschieden hat. |
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 126 Sistierung des Verfahrens - 1 Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. |
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1 | Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. |
2 | Die Sistierung ist mit Beschwerde anfechtbar. |
4.
4.1. Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
|
1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
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1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |
Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits - soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht - an Art. 123 Abs. 2
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
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1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 58 - 1 Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
|
1 | Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
2 | Die technischen Unterlagen dürfen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuchs über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht. |
Dabei ist unter dem "Gegenstand des Patents" nicht der "Schutzbereich" nach Art. 69
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 58 - 1 Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
|
1 | Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
2 | Die technischen Unterlagen dürfen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuchs über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
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1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |
4.2.
4.2.1. Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (zum Beispiel in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine sogenannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext (BGE 147 III 337 E. 7.1.2 mit Hinweisen).
Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nach dieser Rechtsprechung nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht beziehungsweise das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist. Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht (BGE 147 III 337 E. 7.1.2 S. 342).
4.2.2. Die Beschwerdeführerin kritisiert in der Replik, der "Tatbestand" der Zwischenverallgemeinerung habe "innert kurzer Zeit ein problematisches Eigenleben angenommen", und verweist auf STEPHAN FREISCHEM, Zwischenverallgemeinerung oder die schleichende Enteignung der Erfinder, GRUR 2021 S. 188-191. In der Tat scheinen gewisse nationale Gerichte diese Frage unter einem anderen Blickwinkel anzugehen (siehe etwa die von KLAUS BACHER, Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2020, GRUR 2021 S. 1343 referierte Praxis des deutschen Bundesgerichtshofs). Allein, daraus folgt nicht, dass die erst kürzlich (in BGE 147 III 337) höchstrichterlich festgelegten, durch die etablierte Praxis der Rechtsprechungsorgane des EPA und durch das Schrifttum gestützten Grundsätze zur Zulässigkeit von Zwischenverallgemeinerungen aufzugeben wären. Die Beschwerdeführerin und gleichermassen der von ihr zitierte Autor befürchten denn auch in erster Linie, die vorstehend wiedergegebene Praxis zu Zwischenverallgemeinerungen schliesse sachlich sinnvolle Generalisierungen selbst dann aus, wenn diese keine neue technische Lehre vermittelten. Diese Sorgen sind unbegründet. Massgebend ist nach wie vor, welche technischen Informationen der ursprünglichen
Anmeldung aus der Perspektive des Fachmanns zweifelsfrei entnommen werden können (Erwägung 4.2.1).
4.3. Die auf Art. 26
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
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1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |
5.
Strittig ist vor Bundesgericht, ob Anspruch 1 des Streitpatents in der in Hilfsantrag 1f geltend gemachten Fassung (siehe zur Merkmalsgliederung Sachverhalt Bst. B.b) im Vergleich zur ursprünglichen Anmeldung unzulässig geändert worden ist. Das Patent in der erteilten Fassung sowie in der Fassung der übrigen Hilfsanträge verteidigt die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht mehr.
Die Vorinstanz erkannte eine unzulässige Änderung in Bezug auf vier Merkmale, nämlich die Merkmale 1.5, 1.8, 1.4.2 und 1.4.3 von Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 1f. Die Beschwerdeführerin vertritt dagegen die Meinung, die technische Information des geltend gemachten Anspruchs lasse sich hinsichtlich aller dieser Merkmale direkt und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung ableiten. Sie wirft dem Bundespatentgericht vor, Art. 51 Abs. 3
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 51 - 1 Die Erfindung ist in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. |
|
1 | Die Erfindung ist in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. |
2 | Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. |
3 | Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 69 - 1 Im Falle der Verurteilung kann der Richter die Einziehung und die Verwertung oder Zerstörung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse oder der vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anordnen.164 |
|
1 | Im Falle der Verurteilung kann der Richter die Einziehung und die Verwertung oder Zerstörung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse oder der vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anordnen.164 |
2 | Der Verwertungsreinerlös wird zunächst zur Bezahlung der Busse, dann zur Bezahlung der Untersuchungs- und Gerichtskosten und endlich zur Bezahlung einer rechtskräftig festgestellten Schadenersatz- und Prozesskostenforderung des Verletzten verwendet; ein Überschuss fällt dem bisherigen Eigentümer der verwerteten Gegenstände zu. |
3 | Auch im Fall einer Klageabweisung oder eines Freispruchs kann der Richter die Zerstörung der vorwiegend zur Patentverletzung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anordnen.165 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
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1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 58 - 1 Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
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1 | Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
2 | Die technischen Unterlagen dürfen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuchs über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
6.
Die Vorinstanz hielt zur Definition des massgebenden Fachmanns fest, dieser verfüge über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und habe mehrjährige Berufserfahrung in der "Entwicklung, Konstruktion und Fertigung im Bereich der Konstruktion von Injektionsvorrichtungen" unter Berücksichtigung der Anforderungen der Grossserienfertigung. Er sei speziell mit den Erfordernissen einer spritzgussgerechten Konstruktion vertraut, besitze in diesem Bereich fundierte Anwenderkenntnisse und kenne die für Injektionspens geltenden Sicherheitsanforderungen sowie ihre regulatorischen Grundlagen.
7.
Anspruch 1 gemäss Hilfsantrag 1f enthält Merkmal 1.5 mit folgendem Wortlaut:
"a dose stop member (71) to prevent the setting of a dose that is larger than the remaining amount of medication"
7.1. Das Bundespatentgericht erwog, dieses Dosis-Stopp-Element werde in der ursprünglichen Anmeldung ausschliesslich in Abs. [0066] und [0067] offenbart. Dort werde folgende Ausführungsform beschrieben:
"A dose stop member 71 (Figs. 2 and 4) can be provided for last dose management, to prevent the setting of a dose that is larger than the remaining amount of medication in the cartridge 18. The dose stop member 71 is axially slidable but rotationally fixed with respect to the setback member 9 by being positioned between a pair of splines 63 provided on an outer surface 64 of the setback member 9, as shown in Figs. 2, 5A and 5B. The dose stop member 71 is preferably a half-nut like element that is threaded on its outer surface with a plurality of threads 72." [Hervorhebung hinzugefügt]
Das Dosis-Stopp-Element sei somit nicht als solches - in seiner Allgemeinheit - offenbart worden, sondern nur insoweit, als es axial verschiebbar und drehfest zum Rücksetzelement sei. Mit anderen Worten weise das Dosis-Stopp-Element gemäss der ursprünglichen Anmeldung eine untrennbare "funktionale und strukturelle Verbindung" mit den Eigenschaften der axialen Verschiebbarkeit und der Drehfestigkeit auf. Indem nun in Merkmal 1.5 generell ein Dosis-Stopp-Element - ohne weitere Einschränkungen - aufgenommen worden sei, liege eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor.
7.2. Diesen Ausführungen hält die Beschwerdeführerin entgegen, dass Merkmal 1.5 "funktioneller" Natur sei: Es beschreibe die Funktion des Dosis-Stopp-Elements und nicht dessen "strukturelle Ausgestaltung", was an der Formulierung "to prevent" erkennbar sei. Ein Fachmann wisse, dass es sich beim Dosis-Stopp-Element um ein "im Stand der Technik bereits bekanntes Element" handle [Hervorhebung im Original], das eine bestimmte Funktion erfülle, aber "auf unterschiedliche Arten bzw. im Stand der Technik bereits bekannte Arten ausgestaltet" sein könne. Lese ein Fachmann die ursprüngliche Anmeldung, beschränke er diese nicht auf die in Abs. [0066] offenbarte konkrete Ausführungsform, sondern sehe sich allgemein angeleitet, die Funktion eines Dosis-Stopp-Elements in die patentgemässen Injektionspens aufzunehmen.
7.3. Es steht fest, dass das Dosis-Stopp-Element nur in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung konkret offenbart wurde, und zwar als axial verschiebbar sowie drehfest zum Rücksetzelement angeordnet. Die Beschwerdeführerin greift im geltend gemachten Anspruch ein Merkmal heraus (das Dosis-Stopp-Element an sich), lässt dabei aber die genannten Einschränkungen weg. Der geänderte Anspruch gemäss Hilfsantrag 1f liefert insofern die technische Lehre, ein Dosis-Stopp-Element beliebiger Beschaffenheit einzusetzen. Damit wird der Gegenstand des Patents (zwischen-) verallgemeinert. Die Beschwerdeführerin hält dies für zulässig, weil das Dosis-Stopp-Element als solches bereits aus dem Stand der Technik bekannt sei. Darauf kommt es aber gerade nicht an (so ausdrücklich die Technische Beschwerdekammer des EPA, etwa in der Entscheidung T 0555/16 vom 30. Januar 2020 Punkt 2.8 S. 7). Entscheidend ist allein, ob der Fachmann ausgehend von den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zweifelsfrei hätte erkennen können, dass das Dosis-Stopp-Element nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels (axiale Verschiebbarkeit, Drehfestigkeit) steht, sich mithin unmittelbar und eindeutig auf
den allgemeinen Kontext bezieht (vgl. BGE 147 III 337 E. 7.2). Derartiges zeigt die Beschwerdeführerin mit dem blossen Hinweis auf die "Funktion" dieses neu (da isoliert) eingeführten Merkmals nicht auf. Sie tut auch nicht dar, dass die Merkmale der Verschiebbarkeit in axialer Richtung und der Drehfestigkeit - für den Fachmann auf Anhieb erkennbar - in den ursprünglichen Unterlagen als nicht erfindungswesentlich dargestellt worden wären. Das Bundespatentgericht legte dagegen nachvollziehbar dar, dass der Fachmann der geänderten Fassung zusätzliche technisch relevante Information entnehmen kann, die Änderung durch die technische Lehre in der Anmeldung mithin nicht gestützt ist. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe eine "unzulässig formalistische Betrachtungsweise" vorgenommen und fälschlicherweise für jede Änderung eine "wortwörtliche Stütze" in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen gesucht, geht fehl.
7.4. Der vorinstanzliche Schluss, der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und verstosse somit gegen Art. 26 Abs. 1 lit. c
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
|
1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
|
1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |
8.
8.1. Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (siehe Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
|
1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
|
1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
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1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
8.2. Die Beschwerdegegnerin beantragt eine "Entschädigung der notwendigen patentanwaltlichen Zusatzkosten". Sie habe für die Abfassung der Beschwerde an das Bundesgericht die "patentanwaltliche Unterstützung durch Patentanwalt Dr. C.________" benötigt. Es sei ein Aufwand von 13 Stunden à Fr. 450.-- entstanden, der durch den Parteientschädigungstarif im bundesgerichtlichen Verfahren "nicht gedeckt" sei.
Das Bundesgericht hat in BGE 147 III 337 E. 8 entschieden, dass der Aufwand für einen allfälligen Beizug eines Patentanwalts im bundesgerichtlichen Verfahren als durch den reglementarischen Tarif für die Parteientschädigung abgegolten gelte. Die Parteientschädigung ist daher praxisgemäss in Abstimmung auf die erhobene Gerichtsgebühr, hier Fr. 15'000.--, festzusetzen und beträgt damit Fr. 17'000.--.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 15'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 17'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 31. Januar 2022
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Stähle