Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-446/2017
Urteil vom 30. Juli 2018
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani,
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Claudia Walz.
Advanced Digital Broadcast S.A.,
Avenue de Tournay 7, 1292 Chambésy,
vertreten durch Patrick Degen, Fürsprecher,
Parteien
Schluep | Degen Rechtsanwälte,
Falkenplatz 7, Postfach 8062, 3001 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Markeneintragungsgesuch CH 63209/2015 adb (fig.).
Sachverhalt:
A.
Am 23. Oktober 2015 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 63209/2015 adb (fig.) mit Farbanspruch: Rot, türkis, blau
für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9: Fernsehdekoder; Software für das interaktive Fernsehen; Fernbedienungen; Bedienungshandbücher in elektronischem Format.
Klasse 35: Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Vorführung von Waren für Werbezwecke.
Klasse 42: Design von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Aktualisieren von Computer-Software; Computerhardware- und -softwareberatungsdienstleistungen; Design von Computersystemen.
B.
Mit Schreiben vom 27. Oktober 2015 beanstandete die Vorinstanz das Eintragungsgesuch mit der Begründung, das Zeichen übernehme das Sigel "ADB" der Asian Development Bank, welches seit dem 12. Mai 2009 im Sinne des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinigten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23) geschützt sei. Das hinterlegte Zeichen verstosse daher gegen geltendes Recht und sei gestützt auf Art. 2 Bst. d

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: |
|
a | Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden; |
b | Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind; |
c | irreführende Zeichen; |
d | Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. |
C.
Mit Stellungnahmen vom 23. Dezember 2015 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Eintragungsgesuch fest. In ihrer Begründung machte sie geltend, die Abkürzung ADB schon lange vor 2009 gewerblich genutzt und als eingetragene Marke CH 541'930 ADB (fig.) verwendet zu haben. Ihr stehe daher ein Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 5 NZSchG am hinterlegten Zeichen zu, weshalb dieses nicht von der Eintragung im Markenregister ausgeschlossen sei.
D.
Nach mehrfacher Korrespondenz zwischen den Parteien - im Wesentlichen zur Frage der Auslegung von aArt. 6 NZSchG in Verbindung mit Art. 5 NZSchG - wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 63209/2015 adb (fig.) mit Verfügung vom 6. Dezember 2016 für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 gestützt auf Art. 2 Bst. d

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: |
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a | Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden; |
b | Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind; |
c | irreführende Zeichen; |
d | Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. |
E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 20. Januar 2017 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgendem Rechtsbegehren:
"1. Die Schutzverweigerungsverfügung des IGE vom 6.12.2016 sei aufzuheben und das Zeichen "adb" (fig.) gemäss Markeneintragungsgesuch CH Nr. 63209/2015 sei als Marke für alle gemäss Gesuch beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 im schweizerischen Markenregister einzutragen.
Eventualiter: Das Markeneintragungsgesuch CH Nr. 63209/2015 sei mit geändertem Zeichen "ADB" (reine Wortmarke) für alle gemäss Gesuch beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 im schweizerischen Markenregister einzutragen.
2. Das Verfahren sei auf dem schriftlichen Weg zu erledigen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -"
Subeventualiter beantragte die Beschwerdeführerin sinngemäss die Rückweisung des im Eventualstandpunkt geänderten Eintragungsgesuchs an die Vorinstanz.
In formaler Hinsicht geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass Art. 6 NZSchG, welcher seit 1. Januar 2017 in Kraft ist, im vorliegenden Beschwerdeverfahren anzuwenden sei. Inhaltlich rügte sie, sie habe das Zeichen "ADB" unbestrittenermassen vor dem 12. Mai 2009 verwendet. Seit 1995 habe sie das aus den ersten Buchstaben ihres Namens bestehende Akronym "ADB" in Grossbuchstaben, zum Teil mit Wort- oder grafischen Zusätzen, als Kennzeichen für sämtliche der beantragten Waren- und Dienstleistungsbereiche verwendet. Die kleingeschriebene Variante "adb" habe sie in Form der Domainnamen "adb.cc", "adbgeneva.com", "adbholdings.com", "adbdenver.com", "adbdesmoines.com" und "adbglobal.com" - alle mit Registerdatum zwischen August 1999 und April 2009 - verwendet, wobei letzterer Domainname seit seiner Registrierung im Jahr 2000 regelmässig auf Werbematerialien auftauche. Die diesbezüglich eingereichten Vorbenützungsbelege habe die Vorinstanz jedoch nicht berücksichtigt.
Ihr stehe dadurch für das Zeichen "ADB" ein Weiterbenützungsrecht im Sinne von Art. 5 NZSchG zu. Dieses erstrecke sich auf das hinterlegte Zeichen. Das Weiterbenützungsrecht sei im Gegensatz zu Art. 14

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen - 1 Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
|
1 | Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
2 | Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden. |
Am 7. Dezember 2015 sei der Schutz für ihre vormalige Wort-Bildmarke CH 541'930 für Waren der Klasse 9 geschützten Kennzeichen ausgelaufen:
Statt diesen zu verlängern habe die Beschwerdeführerin in gutem Glauben das streitgegenständliche Eintragungsgesuch Nr. 63209/2015 für ihr grafisch modernisiertes Logo "adb" (fig.) mit erweitertem Waren- und Dienstleistungsbereich eingereicht.
Die Beschwerdeführerin rügte auch einen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie gemäss Art. 26

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet. |
|
1 | Das Eigentum ist gewährleistet. |
2 | Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 29 Hinterlegungsdatum - 1 Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 28 Absatz 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. |
|
1 | Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 28 Absatz 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. |
2 | Wird die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen geändert oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen erweitert, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Änderungen eingereicht werden. |
F.
Mit Vernehmlassung vom 12. Mai 2017 beantragt die Vorinstanz, das Hauptbegehren sei kostenpflichtig abzuweisen und auf das Eventualbegehren sei nicht einzutreten. Sie hielt an der Begründung ihrer streitgegenständlichen Verfügung fest. Ergänzend führte sie an, Art. 5 NZSchG impliziere eine Benutzung im bisherigen Umfang, wie ihn beispielsweise Art. 14 Abs. 1

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen - 1 Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
|
1 | Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
2 | Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden. |
G.
Mit Replik vom 9. August 2017 bekräftigte die Beschwerdeführerin innert erstreckter Frist ihre bisherigen Argumente.
H.
Mit Schreiben vom 6. September 2017 verzichtete die Vorinstanz auf eine Duplik.
I.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
2 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
|
1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 11 - 1 Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30 |
|
1 | Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30 |
2 | Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. |
3 | Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter. |
1.2
1.2.1 Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind Rechtsverhältnisse zu welchen die zuständige Verwaltungsbehörde in Form einer Verfügung nach Art. 5

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |
1.2.2 Das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin lautet auf Änderung des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke im Sinne von Art. 29 Abs. 2

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 29 Hinterlegungsdatum - 1 Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 28 Absatz 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. |
|
1 | Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 28 Absatz 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. |
2 | Wird die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen geändert oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen erweitert, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Änderungen eingereicht werden. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 29 Hinterlegungsdatum - 1 Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 28 Absatz 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. |
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1 | Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 28 Absatz 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. |
2 | Wird die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen geändert oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen erweitert, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Änderungen eingereicht werden. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 6 Hinterlegungspriorität - Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 10 Gültigkeitsdauer und Verlängerung der Eintragung - 1 Die Eintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig. |
|
1 | Die Eintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig. |
2 | Die Eintragung wird jeweils um zehn Jahre verlängert, wenn ein Verlängerungsantrag vorliegt und die in der Verordnung dafür vorgesehenen Gebühren bezahlt sind.10 |
3 | Der Verlängerungsantrag muss innerhalb der letzten zwölf Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Ablauf beim IGE eingereicht werden.11 |
4 | ...12 |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 29 Hinterlegungsdatum - 1 Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 28 Absatz 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. |
|
1 | Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 28 Absatz 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. |
2 | Wird die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen geändert oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen erweitert, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Änderungen eingereicht werden. |
1.2.3 Gegenstand der angefochtenen Verfügung ist das Markeneintragungsgesuch, wie es von der Beschwerdeführerin am 23. Oktober 2015 an die Vorinstanz eingereicht worden ist. Ein Antrag auf Änderung des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke wurde damals noch nicht gestellt. Das Eventualbegehren ist folglich nicht vom Anfechtungsobjekt umfasst und liegt, wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt, ausserhalb des Streitgegenstands.
1.2.4 Zwar beruft sich die Beschwerdeführerin auf die auf der Rechtsprechung des ehemaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts basierende Praxis, nach der das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden kann, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2, mit Verweis auf BGE 122 V 34 E. 2a; Urteil des BVGer B-4818/2010 vom 23. Mai 2011 E.8 "Duft von gebrannten Mandeln"). Die Voraussetzungen für eine Ausdehnung des Anfechtungsgegenstandes sind vorliegend aber nicht erfüllt. Insbesondere liegt keine ausdrückliche Prozesserklärung der Vorinstanz zur Änderung des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke im Sinne von Art. 29 Abs. 2

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 29 Hinterlegungsdatum - 1 Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 28 Absatz 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. |
|
1 | Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 28 Absatz 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. |
2 | Wird die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen geändert oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen erweitert, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Änderungen eingereicht werden. |
1.3 Als Subeventualbegehren beantragt die Beschwerdeführerin sodann die Rückweisung ihres als Eventualbegehren gestellten Antrags an die Vorinstanz. Beschwerdehalber ist darauf nicht einzutreten (E. 1.2.4). Eine Überweisung an die Vorinstanz (Art. 8 Abs. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 8 - 1 Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde. |
|
1 | Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde. |
2 | Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt. |
2.
2.1 Zeichen, die geltendes Recht verletzen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen und als Marken zurückzuweisen (Art. 2 Bst. d

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: |
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a | Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden; |
b | Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind; |
c | irreführende Zeichen; |
d | Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 30 Entscheid und Eintragung - 1 Das IGE tritt auf das Eintragungsgesuch nicht ein, wenn die Hinterlegung den Erfordernissen nach Artikel 28 Absatz 2 nicht entspricht. |
|
1 | Das IGE tritt auf das Eintragungsgesuch nicht ein, wenn die Hinterlegung den Erfordernissen nach Artikel 28 Absatz 2 nicht entspricht. |
2 | Es weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn: |
a | die Hinterlegung den in diesem Gesetz oder in der Verordnung festgelegten formalen Erfordernissen nicht entspricht; |
b | die vorgeschriebenen Gebühren nicht bezahlt sind; |
c | absolute Ausschlussgründe vorliegen; |
d | die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 21-23 nicht entspricht; |
e | die geografische Marke den Erfordernissen der Artikel 27a-27c nicht entspricht. |
3 | Es trägt die Marke ein, wenn keine Zurückweisungsgründe vorliegen. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: |
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a | Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden; |
b | Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind; |
c | irreführende Zeichen; |
d | Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. |
2.2 Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6ter Abs. 1 Bst. a und b Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) vor, dass staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fahnen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen vor Nachahmung geschützt sind und als Marke weder eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden dürfen. Das NZSchG verfolgt in Ausführung dieser Bestimmung den Schutz der Tätigkeit der Organisation der Vereinten Nationen (Art. 1 NZSchG), der mit dieser verbundenen oder dieser angeschlossenen zwischenstaatlichen Organisationen (Art. 2 NZSchG), sowie aller anderen zwischenstaatlichen Organisationen, welchen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der PVÜ angehören (Art. 3 NZSchG) in der Schweiz, und des diesen Organisationen von der Öffentlichkeit entgegengebrachten Vertrauens (BBl 1961 I 1330, 1332).
2.3 In diesem Bestreben ist es nach Art. 1 Abs. 1 NZSchG untersagt, ohne ausdrückliche Ermächtigung des Generalsekretärs der Organisation der Vereinten Nationen folgende, der Schweiz mitgeteilte Kennzeichen dieser Organisation zu benützen: a) ihren Namen (in irgendwelcher Sprache);
b) ihre Sigel (in den schweizerischen Amtssprachen oder in englischer Sprache); c) ihre Wappen, Flaggen und andere Zeichen. Dieses Verbot erstreckt sich auch auf die Nachahmung dieser Kennzeichen (Art. 1 Abs. 2 NZSchG; vgl. Botschaft des Bundesrates zum Entwurf des NZSchG vom 5. Juni 1961, BBl 1961 I 1330 f.). Die Art. 2 und 3 NZSchG dehnen das Benutzungsverbot auf Kennzeichen von Spezialorganisationen der Vereinten Nationen sowie andere zwischenstaatliche Organisationen aus, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der PVÜ angehören. Erforderlich ist jedoch die vorgängige Publikation im Bundesblatt (Art. 4 Abs. 1 NZSchG).
2.4
2.4.1 Nach Art. 6 NZSchG dürfen Zeichen, deren Gebrauch nach den Art. 1 bis 3 NZSchG unzulässig ist, oder ein mit diesen verwechselbares Zeichen nicht als Marke, Design, Firma, Vereins- oder Stiftungsname oder als Bestandteil davon eingetragen werden. Diese Bestimmung trat am 1. Januar 2017 im Rahmen der Swissness-Vorlage in Kraft (AS 2015 3679; BBl 2009 8533). In der streitgegenständlichen Verfügung stütze sich die Vorinstanz auf die damals gültige Fassung von aArt. 6 Abs. 2 NZSchG:
aArt. 6
2 Ebenso sind Fabrik- und Handelsmarken und gewerbliche Muster und Modelle, die gegen dieses Gesetz verstossen, von der Hinterlegung ausgeschlossen.
2.4.2 Zwar gehen die Parteien übereinstimmend davon aus, dass Art. 6 NZSchG im vorliegenden Beschwerdeverfahren anzuwenden sei. Fehlt jedoch wie vorliegend eine gesetzliche Übergangsregelung, so entscheidet das Gericht über die zu treffende Übergangsordnung aufgrund allgemein gültiger intertemporalrechtlicher Grundätze - wie sie in Art. 1

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 1 - 1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. |
|
1 | Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. |
2 | Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht4 nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde. |
3 | Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
|
1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
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1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
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1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
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1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |
2.4.3 Im Übrigen ist die vorliegende Problematik sowohl unter altem wie auch unter neuem Recht gleich zu beurteilen. Da Art. 6 NZSchG im Vergleich zu aArt. 6 Abs. 2 NZSchG keine mildere Regelung enthält, drängt sich eine Anwendung des mittlerweile in Kraft getretenen Art. 6 NZSchG nicht auf. Gemäss Botschaft wiederholt aArt. 6 NZSchG den bereits im Zeitpunkt der Einführung des NZSchG geltenden marken- und modellgesetzlichen Grundsatz, nach dem Fabrik- und Handelsmarken, welche den Vorschriften der Bundesgesetzgebung wiedersprechen, die Registrierung oder Hinterlegung zu verweigern ist (BBl 1961 I 1337). Insofern statuierte aArt. 6 NZSchG kein über das MSchG hinausgehendes Eintragungshindernis. In gleicher Weise wiederholt auch Art. 6 NZSchG den nach Art. 2 Bst. d

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: |
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a | Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden; |
b | Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind; |
c | irreführende Zeichen; |
d | Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. |
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihr stehe gemäss Art. 5 NZSchG ein Weiterbenützungsrecht für die Buchstabenfolge ADB zu, welches sich auf das hinterlegte Zeichen erstrecke. Es umfasse einerseits grafisch neu gestaltete Varianten des gleichen Zeichens und andererseits das Recht zur Verwendung dieses Zeichens in den im Eintragungsgesuch beanspruchten sowie in allen anderen denkbaren Waren- und Dienstleistungsbereichen; soweit der Asian Development Bank daraus kein Nachteil im Sinne einer Verwechslungsgefahr entstehe. Zeichen, für die nach Art. 5 NZSchG ein Weiterbenützungsrecht bestehe, seien vom Eintragungshindernis nach Art. 6 NZSchG respektive aArt.6 Abs. 2 NZSchG ausgenommen.
3.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, das Weiterbenützungsrecht nach Art. 5 NZSchG derogiere nicht das in Art. 6 NZSchG statuierte Eintragungsverbot. Ferner impliziere der Gesetzeswortlaut von Art. 5 NZSchG lediglich eine Benützung im bisherigen Umfang, wie ihn beispielsweise Art. 14 Abs. 1

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen - 1 Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
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1 | Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
2 | Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden. |
3.3 Das Sigel "ADB", welches für die Asian Development Bank steht, ist in der Schweiz aufgrund seiner Publikation im Bundesblatt vom 12. Mai 2009 nach dem NZSchG geschützt (BBl 2009 3190). Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass das hinterlegte Zeichen das nach dem NZSchG geschützte Sigel mit unveränderter Buchstabenfolge in Kleinschreibung und Farbe ohne Ergänzungen übernimmt. Nach der Rechtsprechung schützt das NZSchG das Sigel "ADB" in Gross- und Kleinschreibung (vgl. Urteil des BVGer B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010 E. 3.4 "DeeCee style [fig.]"). Ein Einfluss der farblichen Ausgestaltung auf den Gesamteindruck ist nicht zu berücksichtigen (BGE 135 III 648 E. 2.4 "UNOX [fig.]").
3.4 Vom Gebrauchsverbot nach NZSchG besteht immerhin dann eine Ausnahme, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung eingebettet ist und darin gewissermassen "untergeht" (z.B. "OIL" bei "étoile"; vgl. für dieses und andere Beispiele Joseph Voyame, La protection des noms et emblèmes des organisation intergouvernementales en droit suisse, in: Mélanges en l'honneur d'Alfred von Overbeck, Fribourg 1990, S. 650) oder weil dieser im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige Bedeutung - sei es als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache - zukommt (vgl. BGE 135 III 648 E. 2.5 "UNOX [fig.]"; Urteil des BVGer B-278/2013 vom 2. September 2014 E. 2.5. "Studio Coletti [fig.]"). Die Vorinstanz ging zu Recht und von der Beschwerdeführerin unbestritten davon aus, dass diese Ausnahme vorliegend nicht anwendbar ist. Folglich ist der Gebrauch des hinterlegten Zeichens grundsätzlich rechtswidrig und eine Eintragung im Schweizer Markenregister grundsätzlich ausgeschlossen.
3.5 Gemäss Art. 5 NZSchG darf, wer in gutem Glauben Namen, Sigel, Wappen, Flaggen oder andere nach dem NZSchG geschützte Kennzeichen vor der Veröffentlichung im Bundesblatt zu benützen begonnen hat, die Benützung fortsetzen, sofern daraus der betroffenen zwischenstaatlichen Organisation kein Nachteil erwächst. Die streitgegenständliche Verfügung gesteht der Beschwerdeführerin folgende Ansprüche nach Art. 5 NZSchG zu: Sie sei erstens berechtigt, ihre am 17. Januar 2006 für Waren der Klasse 9 im Markenregister eingetragene und am 11. Juli 2016 wegen Nichtverlängerung gelöschte Schweizer Marke CH 541'930 ADB (fig.) weiter im Geschäftsverkehr zu benützen. Zweitens wäre sie berechtigt gewesen, den Markenschutz dieser Marke zu verlängern, da bei einer reinen Verlängerung die Schutzfähigkeit der Marke nicht erneut geprüft werde. Darauf habe die Beschwerdeführerin jedoch verzichtet. Sie sei drittens berechtigt, die Abkürzung ihrer Firmenbezeichnung "Advanced Digital Brodcast SA" weiter im Geschäftsverkehr zu benützen, soweit der Asian Development Bank daraus kein Nachteil erwachse. Insoweit trägt die Vor-instanz den von der Beschwerdeführerin unter Berufung auf Art. 5 NZSchG geltend gemachten wohlerworbenen Rechte am Zeichen ADB Rechnung. Strittig und zu prüfen ist somit, ob darüber hinaus aus dem Weiterbenützungsrecht gemäss Art. 5 NZSchG ein Anspruch auf Eintragung des von der Beschwerdeführerin hinterlegten Zeichens folgt.
3.6
3.6.1 Das NZSchG räumt jüngeren Hoheitszeichen auch im Konflikt mit vorbestehender Marken Vorrang ein (vgl. Urteil des BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 "Galileo/Galileo Joint Undertaking [fig.]"). Teile der Lehre gehen zwar - ohne nähere Begründung - mit der Beschwerdeführerin davon aus, dass Art. 5 NZSchG einen Vorbehalt gegenüber dem Eintragungshindernis von Art. 6 NZSchG mache (vgl. Städeli/Brauchar Brinkhäuser, a.a.O., Art. 2

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: |
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a | Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden; |
b | Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind; |
c | irreführende Zeichen; |
d | Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: |
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a | Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden; |
b | Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind; |
c | irreführende Zeichen; |
d | Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen - 1 Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
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1 | Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
2 | Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden. |

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen - 1 Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
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1 | Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. |
2 | Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden. |
3.6.2 Die Beschwerdeführerin vermag auch aus ihrem Hinweis darauf, dass das NZSchG den seinem Schutz unterliegenden Zeichen einen im Vergleich zu den europäischen Nachbarstaaten weiter gehenden Schutzumfang zukommen lässt, nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus ihrem Verweis auf das Europäische Markenregister. Wie die Beschwerdeführerin selbst vorbringt, gewährt der Schweizer Gesetzgeber den nach NZSchG geschützten Zeichen einen besonders weiten Schutzbereich, der über den Umfang der Verwechslungsgefahr hinaus alle Zeichen erfasst, in welchen das Zeichen der internationalen Organisation erkennbar ist. Der Schweizer Gesetzgeber gewährt damit - bewusst im Unterschied zu anderen Staaten - einen weitergehenden Schutz als Art. 6ter PVÜ. Letztere Bestimmung kann nach konstanter Praxis nicht zugunsten einer einschränkenden Anwendung des Bundesgesetzes angerufen werden (BGE 105 II 135 E. 2; Urteil B-3766/2007 E. 8 "Galileo / Galileo Joint Undertaking [fig.]").
3.7 Es besteht insbesondere kein vertretbarer Grund, den bloss ausnahmsweise zugelassenen Anspruch auf Weiterbenützung eines vorbenützten Zeichens auf einen Anspruch zur Eintragung weiterer Zeichen auszudehnen, die so stark modifiziert wurden, dass sie neben dem bisher benützten Zeichen als neues Zeichen gelten müssen. Vielmehr muss die genannte Rechtsprechung zum Vorrang der nach NZSchG geschützten jüngeren Hoheitszeichen vor vorbestehenden Marken (vgl. E. 3.6.1) umso mehr für vormals eingetragene Markenrechte gelten, die mittlerweile gelöscht wurden, sowie für neue Zeichen.
3.8 Damit hat die Vorinstanz die von der Beschwerdeführerin eingereichten Benützungsbelege zurecht nicht geprüft.
4.
4.1 Die Beschwerdegegnerin rügt weiter, die Nichteintragung des von ihr hinterlegten Zeichens stelle einen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie (Art. 26

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet. |
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1 | Das Eigentum ist gewährleistet. |
2 | Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt. |
4.2 In der Tat stellt das Bundesgericht Immaterialgüterrechte unter den Schutz der Eigentumsgarantie (BGE 140 III 297 E. 5.1 "Keytrader" m.w.H.). Gleichzeitig hält es aber auch fest, dass die Eigentumsgarantie keine Rechtsbeständigkeit verspricht und sich die Gewährleistung der Eigentumsgarantie nach dem Inhalt der jeweiligen Rechtsordnung richtet (BGE 123 III 454 E. 5 b m.w.H.; Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 8.1 "Swiss Military / Swiss Military"). Das Markenschutzgesetz sieht mit Art. 52

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 52 Feststellungsklage - Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. |
5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 63209/2015 adb (fig.) für alle beanspruchten Waren- und Dienstleitungen der Klassen 9, 35 und 42 zu Recht zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
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1 | Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
2 | Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2 |
3 | Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
|
1 | Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
2 | Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. |
3 | Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. |
4 | Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. |
5 | Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und die Verfügung der Vorinstanz vom 6. Dezember 2016 wird bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss entnommen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 63209/2015; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Claudia Walz
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. |
|
1 | Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. |
2 | Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch: |
a | Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide: |
b1 | über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen, |
b2 | über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien, |
b3 | über die Bewilligung zur Namensänderung, |
b4 | auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen, |
b5 | auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen, |
b6 | auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes, |
b7 | ... |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
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1 | Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
1bis | Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14 |
2 | In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16 |
3 | Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. |
4 | Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: |
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18 |
5 | Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. |
6 | Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. |
7 | Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. |
Versand: 7. August 2018