B-4471/2012 - 2013-10-29 - protection des marques, du design et des variétés végétales - Verfügung vom 25. Juni 2012 in den Widerspruchsverfahren Nr. 1692 und11693, IR 628'953 ALAÏA/CH 610'021 LALLA ALIA (fig.) und IR 628'953 ALAÏA/CH 610'077 LALLA ALIA

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II

B-4471/2012

Urteil vom 29. Oktober 2013

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),

Besetzung Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Pascal Richard,

Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Zeineb Souafi,

av. Général-Guisan 107, 1009 Pully,

Parteien vertreten durch Maître Ludovic Tirelli,

5, rue du Grand-Chêne, case postale 6852, 1002 Lausanne,

Beschwerdeführerin,

gegen

AATC TRADING AG,

Hinterbergstrasse 22, 6330 Cham,

vertreten durch Dr. iur. Patrick Troller, Rechtsanwalt,

Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,

Beschwerdegegnerin

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz

Gegenstand Verfügungen vom 25. Juni 2012 in den Widerspruchsverfahren Nr. 1692 und 1693, IR 628'953 ALAÏA/CH 610'021 LALLA ALIA (fig.) und IR 628'953 ALAÏA/CH 610'077 LALLA ALIA.

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Marke Nr. 610 021 LALLA ALIA (fig.) wurde am 5. Januar 2011 als Wort-/Bildmarke und die Schweizer Marke Nr. 610 077 LALLA ALIA am 7. Januar 2011 als Wortmarke in Swissreg veröffentlicht. Die Inhaberin dieser zwei Marken ist die Beschwerdeführerin. Beide Marken sind für folgende Waren hinterlegt:

Classe 18: Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

Die Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.) hat folgendes Aussehen:

B.
Am 4. April 2011 erhob die Beschwerdegegnerin Widerspruch gegen die jeweilige Eintragung dieser zwei Marken. Die Beschwerdegegnerin stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 628 953 ALAÏA, die unter anderem für folgende Waren international registriert ist:

Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autre classes; peaux d'animaux; malles et valises; sacs à main, sacs à dos, bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;

Classe 25; Vêtements, collants, bas, lingerie, foulards, écharpes, ceintures, cravates, chaussures, chappellerie

C.
Mit Schreiben vom 28. Juni 2011 reichte die Beschwerdeführerin ihre Stellungnahmen zu den beiden Widerspruchsschreiben gegen ihre zwei Marken ein und ersuchte um deren Abweisung. Die Beschwerdeführerin machte insbesondere geltend, dass die Marken nicht verwechselbar seien und es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um ein Zeichen mit erhöhter Kennzeichnungskraft handle, wie die Beschwerdegegnerin und damalige Widersprechende behauptete. Die Parteien konnten sich mit Replik vom 30. Dezember 2011 und Duplik vom 5. März 2012 zusätzlich zur Thematik äussern und weitere Beweismittel ins Recht legen.

D.
Die Vorinstanz hiess beide Widersprüche mit je einer Verfügung datiert vom 25. Juni 2012 gut und auferlegte die Kosten von Fr. 2'300.- pro Verfahren der Beschwerdeführerin. Die Vorinstanz begründete ihre Entscheide im Wesentlichen damit, dass die strittigen Marken für die gleichen Waren hinterlegt seien und dass die angefochtene Wortmarke LALLA ALIA bzw. der Wortbestandteil der angefochtenen kombinierten Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.) eine erhebliche Zeichenähnlichkeit zur Widerspruchsmarke ALAÏA aufweise. Das zusätzliche Bildelement der angefochtenen Wort-/Bildmarke sei nicht derart prägend, dass es diese Einschätzung zu ändern vermöchte. Ebenso wenig vermöchte der Sinngehalt der angefochtenen Marken eine Zeichenähnlichkeit zu kompensieren. Entsprechend war die Vorinstanz der Auffassung, die angefochtenen Marken begründeten eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke, insbesondere bestünde die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung, da das Publikum bei der angefochtenen Marke LALLA ALIA auf eine Serienmarke der Widerspruchsmarke ALAÏA schliessen könnte.

E.
Gegen beide Verfügungen erhob die Beschwerdeführerin am 27. August 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt in ihren Beschwerden jeweils die Gutheissung der Beschwerde, die Abweisung der Widersprüche Nr. 11692 LALLA ALIA (fig.) / ALAÏA bzw. Nr. 11693 LALLA ALIA / ALAÏA, eventualiter die Aufhebung der beiden angefochtenen Verfügungen und die Rückweisung der Streitsache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung.

Weiter beantragt die Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin mittels Instruktionsverfügung aufgefordert werden solle, alle ihr zur Verfügung stehenden Dokumente, welche einen fortdauernden, ernsthaften Gebrauch der Wortmarke ALAÏA für Lederwaren und Schuhe seit 1995 nachweisen, einzureichen. Zudem verlangt die Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin alle Dokumente einreiche, welche die Wahrscheinlichkeit und die Aktualität der Verwechslungsgefahr belegen sollen; insbesondere seien dokumentierte Verwechslungen von postalischen oder elektronischen Adressen bezüglich der strittigen Marken; Beanstandung von Klienten sowie Meinungsumfragen, welche die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken bestätigen, einzureichen. Die Beschwerdeführerin behalte sich vor, eine Instruktionsverhandlung zur Befragung von Zeugen und Experten hierzu zu verlangen.

Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen damit, dass sie vor der Eintragung der angefochtenen Marke eine umfassende Markenprüfung für die Wörter "Lalla Alia" und "Alia" durchführen liess, welche keine Verwechslungsgefahr mit bestehenden Marken attestierte und dass die Widerspruchsmarke nicht ernsthaft gebraucht würde. Zudem würden die Zeichen LALLA ALIA bzw. LALLA ALIA (fig.) und ALAÏA keine Ähnlichkeit aufweisen, dies insbesondere aufgrund des Sinngehalts des Zeichens LALLA ALIA, welches aus dem Arabischen übersetzt noble Prinzessin bedeute und einen genügenden Abstand zur Widerspruchsmarke schaffe. Des Weiteren habe es die Vorinstanz versäumt zu erläutern, inwiefern eine Zeichenähnlichkeit bestünde bzw. inwiefern bei der Marke LALLA ALIA (fig.) der Bildbestandteil nicht doch einen genügenden Zeichenabstand erbrächte. Weiter habe die Vorinstanz den Grad der Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise nicht bestimmt und die Wahrscheinlichkeit und Aktualität der Verwechslungsgefahr nicht untersucht. Aus diesen Gründen seien die angefochtenen Verfügungen unter falscher Anwendung des Markenrechts und in Verletzung des Willkürverbotes nach Art. 9 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ergangen.

F.
Zusammen mit der Beschwerde stellte die Beschwerdeführerin den Antrag, das Verfahren in französischer Sprache zu führen. Mit Verfügung vom 29. August 2012 hielt das Bundesverwaltungsgericht u.a. fest, dass der angefochtene Entscheid in deutscher Sprache ergangen ist und daher Deutsch als Verfahrenssprache verwendet wird, es sei denn, die Beschwerdegegnerin würde dem Antrag auf Durchführung des Verfahrens in französischer Sprache zustimmen. Mit Schreiben vom 6. September 2012 hielt die Beschwerdegegnerin an der vorgegebenen Verfahrenssprache fest. Mit Zwischenverfügung vom 14. September 2012 legte somit das Bundesverwaltungsgericht Deutsch als Verfahrenssprache fest. Zudem vereinte das Bundesverwaltungsgericht mit selbiger Zwischenverfügung die Beschwerdeverfahren gegen die beiden Verfügungen vom 25. Juni 2012 betreffend die Widersprüche Nr. 11692 LALLA ALIA (fig.) / ALAÏA bzw. Nr. 11693 LALLA ALIA / ALAÏA zu einem Verfahren.

G.
Mit Eingabe vom 4. Februar 2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und hielt an dem von ihr bereits im vorinstanzlichen Verfahren Gesagten fest.

H.
Die Beschwerdegegnerin reichte ihrerseits zu beiden Beschwerdeschriften je eine Beschwerdeantwort ein, in welchen sie jeweils beantragt, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen. Sie begründet ihre Anträge damit, dass die strittigen Marken für die identischen Warenklassen hinterlegt wurden und damit der erforderliche Abstand der Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, erhöht würde. Zudem geniesse die Widerspruchsmarke einen erhöhten Schutzumfang, was den erforderlichen Abstand der Zeichen zusätzlich ausweite. Weiter führt die Beschwerdegegenerin aus, dass sich die streitgegenständlichen Zeichen sehr ähnlich seien, insbesondere zeichne sich das angefochtene Zeichen in akustischer Hinsicht durch eine fast identische Übernahme des Hauptbestandteils des Widerspruchszeichens aus. Bezüglich der von der Beschwerdeführerin gestellten Anträge auf Instruktion beantragt die Beschwerdegegnerin deren Abweisung, da diese unbegründet seien. Auf die einzelnen Argumente wird, soweit sie erheblich sind, in den Erwägungen detailliert eingegangen.

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f und 33 Bst. e VGG). Die zwei Beschwerden wurden in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.

2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber dieser älteren Marke kann sich allerdings nur auf den Ausschlussgrund der Verwechslungsgefahr stützen, wenn seine Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen ernsthaft gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG).

2.1 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan / Kamillan).

2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb Apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan / Kamillan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello).

2.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss / Boks; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 864; LucasDavid, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 11 und 15; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67).

2.4 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe [fig.] / Eve und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva Cravatte [fig.] / DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen).

2.5 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b Boss / Boks). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 875; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 McDonald's / McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 473 E. 2c Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 Mikron [fig.] / Mikromat [fig.]).

3.
Vorab bestreitet die Beschwerdeführerin, dass die Widerspruchsmarke überhaupt gebraucht wird und stellt den prozessualen Antrag, die Beschwerdegegnerin aufzufordern, Beweise ins Recht zu legen, welche den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen könnten. Wie die Beschwerdegegnerin indessen zu Recht festhält, ist der von der Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke verspätet erfolgt. Gemäss Art. 22 Abs. 3 Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) hätte die Beschwerdeführerin diesen Einwand in ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend machen müssen. Dies hat die Beschwerdeführerin unterlassen, weshalb sie den Nichtgebrauch im Beschwerdeverfahren nicht mehr rügen kann (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 EA [fig.] / EA [fig.] und B.1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 Street Parade / Summer Parade). Entsprechend wird der von der Beschwerdeführerin gestellte Antrag auf Edition von Beweisen abgelehnt. Ein allfälliger Antrag auf eine diesbezügliche Instruktionsverhandlung wird aus demselben Grund abgelehnt. Auf die Ausführungen der Parteien über die tatsächlich gebrauchten Waren der verschiedenen Warenkategorien, für welche die Marken hinterlegt sind, wird daher nicht eingegangen.

Es muss daher im Weiteren geprüft werden, ob die in Konflikt stehenden Marken einer Verwechslungsgefahr unterliegen.

4.
Die vorliegend massgeblichen Verkehrskreise bestehen bei der Widerspruchsmarke aus einem Massenpublikum als Abnehmer von Waren des täglichen Bedarfs soweit Artikel der Klasse 18 betroffen sind, womit von einer eher geringen Aufmerksamkeit der diesbezüglich massgeblichen Verkehrskreise ausgegangen werden kann. Hingegen kann beim Kauf von Kleidern und Schuhen davon ausgegangen werden, dass diese vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft werden (vgl. BGE 121 III 377 E. 3d Boss / Boks), wodurch bei den Verkehrskreisen der Waren der Klasse 25 Kleider und Schuhe von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann. Die Beschwerdeführerin wendet ein, dass die von ihr vertriebenen Produkte von hoher Qualität bzw. Luxusprodukte seien, weshalb sich die Konsumenten ihre Produkte mit besonders grosser Sorgfalt aussuchen würden und der Aufmerksamkeitsgrad erhöht sei. Diesbezüglich ist zu sagen, dass im Widerspruchsverfahren das Bestimmen der Verkehrskreise grundsätzlich einem objektiv-normativen Massstab folgt und die tatsächliche Positionierung der Waren am Markt und alle dazugehörigen Marketingüberlegungen zu bspw. Qualität, Preis oder Verkaufsgebiet keine Rolle spielen (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B 7438/2006 vom 10. Mai 2007 Elini/Cellini, E. 5 sowie Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic!, 2007 S. 10.)

5.
Sämtliche Waren, für welche die angefochtenen Marken hinterlegt wurden, nämlich diejenigen der Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classe; peaux d'animeaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sowie der Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie sind auch für die Widerspruchsmarke hinterlegt. Entsprechend besteht zwischen den strittigen Marken Warengleichheit. Es ist daher beim Vergleich der Zeichen ein besonders strenger Massstab anzusetzen (vgl. E. 2.2).

6.
Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Die Widerspruchsmarke ALAÏA ist eine reine Wortmarke, ihr gegenüber stehen die reine Wortmarke LALLA ALIA und die kombinierte Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.).

6.1

6.1.1 Die Widerspruchsmarke ALAÏA besteht aus drei Silben mit der Vokalfolge A A I A, wobei der Buchstabe L als einziger Konsonant das Wort komplettiert. Der Wortklang wird durch die dreifache Verwendung des Vokals A von diesem ausserordentlich stark geprägt. Die angefochtene Wortmarke LALLA ALIA übernimmt diese Prägung fast vollständig, indem sie im ersten Wort den Vokal A gleich zweimal verwendet und im zweiten Wort in der fast identischen Vokalfolge A I A ebenfalls eine starke Prägung durch den Vokal A aufweist, welche nur durch den von der Widerspruchsmarke ebenfalls verwendeten Vokal I ergänzt wird. Auch die angefochtene Marke wird lediglich durch den Konsonanten L ergänzt. Durch das Hinzufügen des Wortes LALLA gewinnt die angefochtene Marke nur wenig Abstand zur Widerspruchsmarke, da das hinzugefügte Wort auf dem gleichen, prägenden Vokal A aufbaut und ebenfalls nur durch den Konsonanten L ergänzt wird. Auch durch die Weglassung des einen Buchstabens A im zweiten Wort unterscheidet sich die angefochtene Marke in klanglicher Hinsicht nur unmerklich von der Widerspruchsmarke. Das dieser Argumentation zugrunde liegende Prinzip wird auch in der Rechtsprechung anerkannt, bei welcher Zeichen trotz eines Weglassens oder Hinzufügens einer ganzen Mittelsilbe - nicht nur eines einzelnen Buchstabens - als ähnlich angesehen werden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5c Kamillosan / Kamillan; RKGE in sic! 2005, 749 E. 6 Zara / Zahara; RKGE in sic! 2000, 609 E. 4 Fairy / Fairbury). Durch die Übernahme der prägenden Elemente der Widerspruchsmarke ohne Hinzufügung eines eigenständigen, prägenden Elements vermag die angefochtene Marke in klanglicher Hinsicht keinen genügenden Abstand zur Widerspruchsmarke herzustellen, um eine Zeichenähnlichkeit auszuschliessen.

6.1.2 In optischer Hinsicht unterscheiden sich die Marken zwar darin, dass die angefochtene Marke aus zwei Wörtern besteht und somit länger ist. Sie besteht jedoch aus den genau gleichen Buchstaben wie die Widerspruchsmarke, was den aufgrund der Verwendung zweier Worte gewonnene Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke erheblich mindert. Weiter stimmt der Wortanfang der Widerspruchsmarke, welchem gemäss Rechtsprechung besonderes Gewicht zukommt (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan / Kamillan; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Januar 2008 B-5709/2007, E. 5 Nexcare / Newcare), mit dem Anfang des zweiten Wortes der angefochtenen Marke überein. Zudem besteht der Anfang des ersten Wortes der angefochtenen Marke in umgekehrter Reihenfolge ebenfalls aus den die Widerspruchsmarke prägenden Buchstaben A und L. Insgesamt ist daher auch in optischer Hinsicht eine Ähnlichkeit der zwei strittigen Zeichen festzustellen.

6.1.3 Allenfalls könnte der Sinngehalt der konfligierenden Zeichen die akustische und optische Ähnlichkeit der Zeichen wettmachen. Dies kann ausnahmsweise der Fall sein, wenn der unterschiedliche Sinngehalt in allen Sprachregionen der Schweiz beim Hören oder Lesen sofort und unwillkürlich erkannt wird (BGE 121 III 377 E. 3c Boss / Boks; RKGE in sic! 1998, 405 E. 4 Elle / NaturElle collection; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 168 mit weiteren Hinweisen). Wie die Vorinstanz hingegen richtig festgestellt hat, sind die strittigen Zeichen allenfalls als Eigennamen gebräuchlich und haben nur auf Arabisch einen eigentlichen Sinngehalt. Da Ausdrücke in arabischer Sprache grundsätzlich in keiner der Schweizer Sprachregionen sofort und unwillkürlich erkannt werden, ist ein Ausschluss der Zeichenähnlichkeit durch einen unterschiedlichen Sinngehalt nicht gegeben.

Es kann somit festgehalten werden, dass die zwei Wortmarken ALAÏA und LALLA ALIA ähnliche Zeichen sind.

6.2 Es sind weiter die Widerspruchsmarke ALAÏA und die angefochtene Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.) auf ihre Zeichenähnlichkeit hin zu überprüfen. Die angefochtene Marke besteht einerseits aus genanntem Wortteil und einem darüber platzierten runden, floralen Rosettenmuster. Das Wort LALLA ist einiges kleiner in seiner Grösse als das Wort ALIA, wobei alle Buchstaben A jeweils durch weglassen des Mittelbalkens zu einem stilistischen Dreieck geformt sind. Der Wortbestandteil ALIA dominiert die Gesamterscheinung der Wort-/Bildmarke einerseits durch die genannte Stilisierung und durch die zusätzliche relative Grösse des Anfangs- und Schlussbuchstabens A. Die floral anmutende Rosette erscheint durch ihre klassische Geometrie eher dekorativ als prägend. Das Wort LALLA erscheint aufgrund seiner geringen Grösse und der Platzierung zwischen dem Bildteil und dem dominierenden Wort ALIA sehr zurückhaltend und ebenfalls kaum prägend. Somit kann der Wortbestandteil ALIA als das prägende Element der Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.) angesehen werden. Aufgrund des unter Erwägung 6.1 Gesagten muss von einer Zeichenähnlichkeit der Wortmarke ALAÏA und dem Wortbestandteil ALIA der Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.) ausgegangen werden. Das zusätzliche Wortelement LALLA sowie das Bildelement vermögen diese Ähnlichkeit aufgrund ihres den Gesamteindruck nur wenig prägenden Charakters nicht aufzuheben. Somit besteht zwischen der Widerspruchsmarke ALAÏA und der angefochtenen Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.) ebenfalls Zeichenähnlichkeit.

7.

7.1 Es ist nun in einer wertenden Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob zwischen den konfligierenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr wird, entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin, in ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts als Rechtsfrage geprüft, über deren Bestehen kein Beweis abgenommen werden kann (BGE 126 III 315 E. 4b Rivella / Apiella mit weiteren Hinweisen). Es kann lediglich über das Bestehen der einzelnen Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr - wie etwa die Zeichenähnlichkeit oder den Bekanntheitsgrad einer Marke - Beweis geführt werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt den Erlass einer Instruktionsverfügung zur Edition von Beweisen über den Bestand der Verwechselungsgefahr, wie etwa eine Meinungsumfrage oder fehlgeleitete Post und behält sich vor, diesbezüglich eine Instruktionsverhandlung zu verlangen. Da über die Verwechslungsgefahr selber gerade kein Beweis abgenommen werden kann, wird der Antrag auf Erlass einer Instruktionsverfügung bzw. einer allfälligen Instruktionsverhandlung abgelehnt.

Weiter muss die Verwechslungsgefahr nicht aktuell sein, wie das die Beschwerdeführerin behauptet, eine solche Voraussetzung kann Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG nicht entnommen werden.

7.2 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ergibt sich somit folgendes Bild. Auszugehen ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der relevanten Abnehmerkreise bei Waren der Klasse 18 und von einer erhöhten Aufmerksamkeit bei Waren der Klasse 25 sowie von einer mindestens normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die Warenliste, für welche die strittigen Marken hinterlegt sind, ist identisch. Nicht zuletzt deshalb muss die Zeichenähnlichkeit der Widerspruchsmarke mit den zwei angefochtenen Marken als erheblich angesehen werden, sodass insgesamt weit mehr als die entfernte Möglichkeit einer Verwechslung besteht und daher von einer relevanten Verwechslungsgefahr ausgegangen werden muss. Der Entscheid der Vorinstanz ist daher nicht zu beanstanden.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss[3D] mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.

Allerdings sind im vorliegenden Fall auf Seiten der Widerspruchsgegnerin und Beschwerdeführerin zwei angefochtene Marken involviert. Ob im Widerspruchsbeschwerdeverfahren auf die Interessen der Inhaberin der Widerspruchsmarke oder diejenigen der Inhaberin der angefochtenen Marke abgestellt wird, hat das Bundesverwaltungsgericht dahingehend ausgelegt, dass es im Widerspruchsverfahren schwergewichtig um die Frage einer allfälligen Löschung der angefochtenen Marke aus dem Markenregister geht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 mylife [fig.] / mylife [fig.] E. 8.1 mit ausführlichen Hinweisen).

Obwohl vorliegend zwei Marken angefochten sind, sprechen keine Anhaltspunkte für einen wesentlich höheren Streitwert als bei einer Marke, da die Marken nicht über eine besondere Bekanntheit verfügen und in ihrer Ausgestaltung als Wortmarke und Wort-/Bildmarke mit identischem Wortlaut als Wortbestandteil dem Inhaber auch keinen zweifachen Markenschutz gewähren. Da im vorliegenden Urteil die wesentliche Argumentation zur Verwechselbarkeit des Wortbestandteils der angefochtenen Marken gegenüber der Widerspruchsmarke in Bezug auf beide Marken der Beschwerdeführerin verwendet werden konnte, hat die Tatsache, dass zwei Marken angefochten waren, nur geringe Auswirkungen auf Umfang und Schwierigkeit der Streitsache. Entsprechend rechtfertigt es sich, eine gegenüber einem Verfahren, in welchem eine Widerspruchsmarke lediglich einer angefochtenen Marke gegenübersteht, leicht erhöhte Gerichtsgebühr von Fr. 4'500.- zu erheben.

8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht mit zweiteiliger Beschwerdeantwort vom 11. März 2013 ebenfalls zwei Kostennoten in der Höhe von Fr. 4'344.- bzw. Fr. 4'698.- eingereicht. In Bezug auf den geltend gemachten Aufwand erscheinen die Kostennoten auch unter Berücksichtigung des erforderlichen Fachwissens höher als die notwendigen Kosten, da die Stellungnahmen zum grössten Teil identisch sind. Sie sind entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 5'400.- (inkl. MWST) für das gesamte Beschwerdeverfahren angemessen.

9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]) und ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der gleichen Höhe verrechnet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 5'400.- (inkl. MWST) zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr.11693; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Lukas Abegg

Versand: 31. Oktober 2013

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats
¹	Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
²	Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
³	Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
^a	du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
^b	du Conseil fédéral concernant:
^b1	la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
^b10	la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
^b2	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
^b3	le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
^b4	l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
^b4bis	l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
^b5	la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
^b6	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
^b7	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
^b8	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
^b9	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
^c	du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^cbis	du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^dquinquies	de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
^e	des établissements et des entreprises de la Confédération;
^f	des commissions fédérales;
^g	des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
^h	des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
ⁱ	d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50
¹	Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
²	Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48
¹	A qualité pour recourir quiconque:
^a	a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
^b	est spécialement atteint par la décision attaquée, et
^c	a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
²	A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
¹	Sont en outre exclus de la protection:
^a	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
^b	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
^c	les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
²	Par marques antérieures, on entend:
^a	les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
^b	les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
³	Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque
¹	La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
²	L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
³	L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.

SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 22 - 1 Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
¹	Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
²	Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.
³	Dans sa première réponse, pour autant qu'un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12, al. 1, LPM.50
⁴	L'IPI peut procéder à d'autres échanges d'écritures.51

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63
¹	En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
²	Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
³	Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
⁴	L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
^4bis	L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
^a	entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
^b	entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64
¹	L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
²	Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
³	Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
⁴	La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
¹	L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
²	Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
³	S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe
¹	La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
²	Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
³	Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
⁴	Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
⁵	L'art. 6a s'applique par analogie.7

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens
¹	Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
²	Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.