B-7768/2008 - 2009-03-23 - Marken-, Design- und Sortenschutz - Verfügung vom 30. Oktober 2008 betreff Widerspruchsverfahren Nr. 9271 URSA (fig.) / URSA PAINT

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7768/2008
{T 0/2}

Urteil vom 23. März 2009

Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter Claude Morvant; Gerichtsschreiberin Katja Stöckli.

Parteien
X._______,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._______,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Verfügung vom 30. Oktober 2008 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 9271 URSA (fig.)/URSA PAINT.

Sachverhalt:

A.
Die Marke IR Nr. 840'972 URSA (fig.) der Beschwerdeführerin mit Prioritätsdatum vom 21. Juli 2004 wurde am 1. Oktober 2004 für folgende Waren und Dienstleistungen unter anderem auch für die Schweiz registriert:
Klasse 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Klasse 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Klasse 40: Traitement de matériaux.

Die Marke sieht wie folgt aus:

B.
Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 19. November 2007 Widerspruch gegen den Schweizer Anteil der Marke IR Nr. 928'286 URSA PAINT der Beschwerdegegnerin, die in der "Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) des marques internationales" Nr. 28/2007 vom 16. August 2007 veröffentlicht worden war. Diese Marke beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille; préservatifs contre la détérioration du bois; matières tinctoriales, mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

Die Beschwerdeführerin machte im Wesentlichen geltend, dass zwischen der angefochtenen Marke URSA PAINT und der Widerspruchsmarke URSA (fig.) zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr in Bezug auf sämtliche Waren bestehe.

C.
Mit Schreiben vom 3. Januar 2008 forderte das Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") die Beschwerdegegnerin auf, innert einer Frist von drei Monaten einen Vertreter für die Schweiz zu bestellen. Die Beschwerdegegnerin kam dieser Aufforderung nicht nach.

D.
Mit Verfügung vom 30. Oktober 2008 schloss die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin darum androhungsgemäss vom Verfahren aus. Sie wies den Widerspruch dennoch ab und gewährte der internationalen Registrierung Nr. 928'286 URSA PAINT definitiven Schutz in der Schweiz. Ihre Abweisung begründete die Vorinstanz damit, dass keine Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und denjenigen der angefochtenen Marke bestehe.

E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 3. Dezember 2008 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Anträge:
1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 30. Oktober 2008 aufzuheben, der Widerspruch sei gutzuheissen und der Internationalen Registrierung 928.286 URSA PAINT sei der Schutz für die Schweiz zu verweigern;
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz.

Sie machte geltend, dass sämtliche beanspruchten Waren der angefochtenen Marke mit derjenigen der Widerspruchsmarke gleichartig seien und zwischen den Zeichen URSA PAINT und URSA (fig.) eine Ähnlichkeit bestehe. Die angefochtene Marke sei daher mit der Widerspruchsmarke verwechselbar.

F.
Da die der Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 23. Dezember 2008 angesetzte Frist zur Einreichung einer Stellungnahme unbenutzt verstrichen ist und die Vorinstanz mit Schreiben vom 2. Februar 2009 explizit auf eine Stellungnahme verzichtet hat, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht aufgrund der vorliegenden Akten. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 , 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 3. Dezember 2008 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) Die Beschwerdeführerin ist vom angefochtenen Entscheid besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist aus diesen Gründen einzutreten.

2.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8). Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.).

3.
Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (LUCAS DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 16. August 2004 E. 6 Harry (fig.), veröffentlicht in sic! 2004 S. 863 f. und vom 25. Mai 2005 E. 5 Käserosette (3D), veröffentlicht in sic! 2006 S. 36). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 Harry (fig.), veröffentlicht in sic! 2004 S. 863 f.; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 109 f.).

4.
Ob sich Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks beurteilt (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 Hero (fig.), veröffentlicht in sic! 2006 S. 478). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b Radion), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, a.a.O., S. 116 f.), wobei es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. Mictonorm, veröffentlicht in sic! 2006 S. 91).

5.
Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, also die Händler und Endabnehmer der interessierenden Waren (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 20). Die massgeblichen Verkehrskreise für die im vorliegenden Fall beanspruchten Waren setzten sich nicht nur aus Fachleuten des Baugewerbes, wie Bauherren, Handwerkern (Installateure, Gipser, Maurer, Zimmermänner, Dachdecker u.ä.) oder Angestellten von Baufirmen, sondern auch aus Hausbesitzern und Heimwerkern zusammen, wobei auch letztere über ein technisches Fachwissen und einen gewissen Sachverstand verfügen.

6.
Der Begriff "Farben" im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin ist eine Sammelbezeichnung für alle farbgebenden Stoffe (Pigmente, Farbstoffe). "Firnisse" und "Lacke" sind demgegenüber Sammelbezeichnungen für Beschichtungsstoffe auf Basis organischer Bindemittel und können Lösungsmittel, unlösliche Farbträger (Pigmente), Füllstoffe und andere Zusätze enthalten (Der Brockhaus, Multimedial Premium 2008, aktualisierte Version vom 15. Juni 2007). Das in der Registrierung der Beschwerdeführerin erwähnte "Baumaterial" (Klasse 19) ist eine Sammelbezeichnung für Materialien, die zur Fertigung von Bauteilen und Bauwerken dienen. Le Grand Robert de la langue française zählt als "matériaux de construction" Folgendes auf: acier, ardoise, béton, bois, brique, ciment, fer, moellon, mortier, pierre, pisé, plâtre, staff, torchis und tuile (Le Grand Robert de la langue française, Version électronique 2.0). Der Brockhaus nennt unter dem Stichwort "Baustoff" folgende Materialien: Kies, Sand, Naturstein, Lehm, Stahl, Zement, Glas und Keramik (Der Brockhaus, a.a.O.). Demgegenüber fallen Anstrichmittel wie Farben, Firnisse und Lacke nicht unter den Begriff "Baumaterial", da ihnen das errichtende bzw. bildende Element fehlt. Eine Warenidentität liegt daher nicht vor. Zu prüfen ist nunmehr, ob zwischen "Baumaterial" und "Farben, Firnissen und Lacken" eine Warengleichartigkeit vorliegt.

Der Begriff "Baumaterial" im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke umfasst Rohstoffe, die zu einem Bauwerk weiterverarbeitet werden. In diesem Weiterverarbeitungsprozess können die Waren der angefochtenen Marke zum Tragen kommen, indem beispielsweise Beton, Holz oder Glas einen Farb- oder Lackanstrich erhalten. Hierbei handelt es sich um ein typisches Ergänzungsverhältnis von Waren der Widerspruchsmarke zu den Waren der angefochtenen Marke. Auch wenn die Waren der angefochtenen Marke sich in ihrer konkreten Art und ihrem Verwendungszweck von denen der Widerspruchsmarke unterscheiden, besteht zwischen ihnen ein funktionaler Zusammenhang insofern, als die Waren der angefochtenen Marke zu denen der Widerspruchsmarke komplementär sind. Zwar können die jeweiligen Nutzer der Waren (Maurer bzw. Maler) unterschiedliche Personen sein, bei kleineren Bauprojekten ist dies in der Regel jedoch nicht der Fall. Zudem ist auch bei grösseren Bauprojekten häufig nur eine Person für die Materialbeschaffung verantwortlich. Die beanspruchten Waren richten sich im Übrigen nicht nur an Fachkreise, sondern auch an Hausbesitzer und Heimwerker. Diese werden die Baumaterialien in der Regel gleichzeitig mit dem sie schützenden und pflegenden Anstrichmittel besorgen.

Zwar unterscheiden sich die Herstellungsstätten für Waren der angefochtenen Marke regelmässig von jener für "Baumaterial", hat doch die Farb- und Lackindustrie wenig mit der Stein-, Holz- oder Keramikindustrie gemein, doch ist letztere für gewöhnlich auch Abnehmerin von Anstrichmitteln der oben erwähnten Art. Daher ist es möglich, dass die massgeblichen Verkehrskreise beim Erwerb von Baumaterial davon ausgehen, die Waren der angefochtenen Marke stammten aus demselben Unternehmen bzw. aus miteinander verbundenen Unternehmen. Vor diesem Hintergrund ist daher von einer entfernten Gleichartigkeit zwischen "Farben, Firnissen und Lacken" der angefochtenen Marke und dem "Baumaterial" der Widerspruchsmarke auszugehen (vgl. auch Entscheid der RKGE vom 1. Mai 2001 E. 2 Poxilith [fig], veröffentlich in sic! 2001 S. 425).

Wie bei den "Farben, Firnissen und Lacken" verhält es sich auch mit den im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin genannten "Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitteln". Mit "Rostschutzmitteln" wird die Oberfläche von Eisen und Stahl behandelt, um die Korrosion zu verhindern. "Holzkonservierungsmittel" sind demgegenüber Mittel chemischer Art, die zur Erhöhung der Haltbarkeit von Hölzern und zum Schutz der Hölzer vor Holzschädlingen, Witterungseinflüssen und Feuer dienen. Mit "Beizmitteln", nämlich Lösungen von Säuren, Salzen u. a. (Beize), werden schliesslich die Oberflächen bestimmter Werkstoffe und Verbrauchsgüter zur Weiterverarbeitung oder zum Verbrauch behandelt. Zwischen den "Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitteln" einerseits und dem "Baumaterial" andererseits besteht aus diesem Grund ebenfalls ein funktionaler Zusammenhang, indem die Rohstoffe im Weiterverarbeitungsprozess mit den obgenannten Mitteln behandelt und konserviert werden.

Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen den in der Registrierung der Beschwerdegegnerin aufgeführten "Naturharzen im Rohzustand" und dem im Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin erwähnten "Gummi und Kautschuk" sowie dem "Isolierungsmaterial" in Klasse 17. "Harze" ist ein Sammelbegriff für organische, nichtkristalline Stoffe, die beispielsweise als Bindemittel für Formmassen, Klebstoffe und Lacke sowie zur elektrischen Isolation (z.B. als Gießharze) verwendet werden (Der Brockhaus, a.a.O.), wobei Naturharze - im Gegensatz zu den im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin nicht enthaltenen "Kunstharzen" (Klasse 1) - in der Regel nicht zur elektrischen Isolation verwendet werden. Der rohe Naturkautschuk wird meist durch Mastikation und Vulkanisation in Gummi ("vulkanisierter Naturkautschuk") überführt. Er zeichnet sich durch hohe Elastizität, Zugfestigkeit und Kälteflexibilität aus (Der Brockhaus, a.a.O., vgl. auch Le Grand Robert, a.a.O.). Auch wenn "Gummi" und "Harze", in natürlicher Weise vermischt, als sog. Gummiharze auftreten können, ist der Verwendungszweck der Waren der Beschwerdegegnerin (Naturharze im Rohzustand) und derjenige von "Kautschuk und Gummi" ein anderer. Bei der Mischung von "Gummi" und "Naturharzen" (Gummiharzen) stehen im Übrigen die Eigenschaften als Bindemittel, Klebstoff und Lack im Vordergrund, weshalb sie auch der Klasse 2 zuzuordnen sind (vgl. Deutsches Patent- und Markenamt [Hrsg.] Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken Teil I - Klassifikation von Nizza, Liste von Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge, 9. Ausgabe, München 2006). "Naturharze im Rohzustand" sind mit anderen Worten mit "Kautschuk und Gummi" nicht substituierbar. Schliesslich weisen die "Naturharze" im Gegensatz zu "Kautschuk und Gummi" auch einen anderen Vertriebskanal auf.

Ebenfalls keine Gleichartigkeit besteht zwischen "Blattmetallen und Metallen in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler" und den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgelisteten Waren, namentlich dem "Packungsmaterial" (Klasse 17). Als "Blattmetalle" werden etwa sehr dünn ausgewalzte und geschlagene Metallfollien bezeichnet, die weder mit "Packungsmaterial" substituierbar sind, noch die gleiche Herstellungsstätte oder den gleichen Vertriebskanal aufweisen.

Keine Gleichartigkeit besteht schliesslich auch zwischen den Waren der angefochtenen Marke sowie der Dienstleistung "Bearbeitung von Materialien" (Klasse 40). Unter letzterer Bezeichnung werden insbesondere folgende Dienstleistungen subsumiert: (i) Dienstleistungen in Bezug auf die Umwandlung eines Gegenstandes oder Stoffes sowie jedes Verfahren, das eine Änderung seiner Grundeigenschaften zur Folge hat (z.B. das Färben eines Kleidungsstückes), (ii) Dienstleistungen in Bezug auf die Materialbearbeitung bei der Herstellung eines Stoffes oder Gegenstandes, ausgenommen Bauwerke; z.B. Dienstleistungen in Bezug auf das Zuschneiden, Zurichten, Polieren durch Abschleifen oder Überziehen mit Metall (Deutsches Patent- und Markenamt [Hrsg.], a.a.O.). Auch wenn die im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin aufgeführten "Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel" (Klasse 2) Gegenstand einer Änderung einer Grundeigenschaft eines Stoffes sein können, ist doch der Zweck, die Natur und der Endverbraucher solcher Waren ein anderer als derjenige der Dienstleistung der Klasse 40. Zwischen "Bearbeitung von Materialien" (Klasse 40) und "Farben, Firnissen, Lacken, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmitten, Naturharzen im Rohzustand und Blattmetallen sowie Metallen in Pulverform" besteht daher keine Gleichartigkeit.

7.
Da für "Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel" eine entfernte Gleichartigkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bejaht wird, ist im Folgenden eine Ähnlichkeit zwischen den Zeichen zu prüfen und festzustellen, ob zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht. Die Widerspruchsmarke URSA (fig.) ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke, wobei dem Wortbestandteil prägender Charakter zukommt. Der Zeichenbestandteil "URSA" bezeichnet etwa in den lateinischen Wendungen "Ursa Maior" und "Ursa Minor" das Sternbild des grossen bzw. kleinen Bären (DER BROCKHAUS, a.a.O.). Die mit URSA verwandten Begriffe "orsa" (ital. Bärin) sowie "ourse" (frz. Bärin), beide vom lateinischen Begriff "ursus" (Bär) abgeleitet, rufen daher möglicherweise bei einem Teil der massgeblichen Abnehmer eine Assoziation mit einer Bärin hervor. In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 17, 19 und 40 ist diese Assoziation aussergewöhnlich und ebenso unterscheidungskräftig, wie wenn die Marke als blosses Kennzeichen ohne Sinngehalt verstanden wird. Es ist daher von einer starken Marke auszugehen. Die angefochtene Marke URSA PAINT übernimmt diesen kennzeichnungsstarken Zeichenbestandteil der Widerspruchsmarke unverändert und ergänzt ihn lediglich mit dem kennzeichnungsschwachen Zusatz "PAINT", der in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 2 von beschreibender Natur ist und den Gesamteindruck nicht massgebend zu prägen vermag. Aus diesem Grund ist eine Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen URSA PAINT mit dem älteren Zeichen URSA (fig.) selbst in Anbetracht der bloss entfernten Gleichartigkeit zu bejahen. Folglich liegt in Bezug auf die Waren "Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel" (Klasse 2) der angefochtenen Marke URSA PAINT eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke URSA (fig.) vor. Der angefochtenen Marke ist daher der Schutz für diese Waren zu verweigern.

8.
Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen. In Bezug auf die Waren "Naturharze im Rohzustand sowie Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler" (Klasse 2) ist der angefochtenen Marke URSA PAINT der Schutz zu gewähren und die Beschwerde abzuweisen, während für die Waren "Farben, Firnisse, Lacke, Rostschutz-, Holzkonservierungs- und Beizmittel" (Klasse 2) der Schutz zu verweigern und die Beschwerde diesbezüglich gutzuheissen ist.

9.
Die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens (Widerspruchsgebühr von Fr. 800.-) sind bei diesem Ausgang des Verfahrens im Umfang von Fr. 600.- der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 34 MSchG, Art. 54 VwVG).

10.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache deshalb nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505, LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 1'000.-, die Beschwerdegegnerin dagegen einen Anteil von Fr. 3'000.- zu tragen hat.

11.
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote der obsiegenden Partei festzusetzen und der unterliegenden Gegenpartei aufzuerlegen (Art. 64 VwVG). In Würdigung des Umstandes, der die Überbindung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerdeführerin rechtfertigt und in Anbetracht, dass der Beschwerdeführerin lediglich die notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten ersetzt werden können, erscheint eine ermässigte Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) für das erstinstanzliche sowie das Beschwerdeverfahren als angemessen.

12.
Gegenüber einer Partei, die sich im Ausland aufhält und entgegen von Art. 11b Abs. 1 VwVG kein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet hat, kann eine sie betreffende Verfügung durch Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt eröffnet werden (Art. 36 VwVG). In Bezug auf die Beschwerdegegnerin wird das Urteil daher androhungsgemäss im Bundesblatt eröffnet.

13.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. Oktober 2008 wird aufgehoben, und der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Internationalen Marke Nr. 928'286 in der Schweiz lediglich Schutz für "Naturharze im Rohzustand sowie Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler" (Klasse 2) zu gewähren.

2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 4'000.- werden im Umfang von Fr. 1'000.- der Beschwerdeführerin und mit dem Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.- verrechnet und im Umfang von Fr. 3'000 der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Restbetrag von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Versand des vorliegenden Urteils überwiesen.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens in der Höhe von Fr. 600.- sowie eine reduzierte Parteientschädigung für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren von insgesamt Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) zu bezahlen.

4.
Das Schreiben der Vorinstanz vom 2. Februar 2009 wird der Beschwerdeführerin zur Kenntnis zugestellt.

5.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage gemäss Ziffer 4, Rückerstattungsformular)
die Beschwerdegegnerin (Veröffentlichung im Bundesblatt)
die Vorinstanz (Ref. Widerspruch Nr. 9271; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann Katja Stöckli

Versand: 26. März 2009

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 40 Parteiverhandlung
¹	Soweit zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Anklagen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 195058 zu beurteilen sind, ordnet der Instruktionsrichter beziehungsweise die Instruktionsrichterin eine öffentliche Parteiverhandlung an, wenn:
^a	eine Partei es verlangt; oder
^b	gewichtige öffentliche Interessen es rechtfertigen.59
²	Auf Anordnung des Abteilungspräsidenten beziehungsweise der Abteilungspräsidentin oder des Einzelrichters beziehungsweise der Einzelrichterin kann eine öffentliche Parteiverhandlung auch in anderen Fällen durchgeführt werden.
³	Ist eine Gefährdung der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit zu befürchten oder rechtfertigt es das Interesse einer beteiligten Person, so kann die Öffentlichkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen
¹	Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
^a	Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
^b	Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
^c	Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
^d	...
^e	Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
^e1	Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
^e2	die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
^e3	den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
^e4	den Entsorgungsnachweis;
^f	Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
^g	Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
^h	Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
ⁱ	Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
^j	Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
²	Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
^a	Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
^b	Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
^a	des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
^b	des Bundesrates betreffend:
^b1	die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
^b10	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
^b2	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
^b3	die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
^b4	das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
^b5bis	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
^b6	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
^b7	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
^b8	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
^b9	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
^c	des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
^cbis	des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
^cter	der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
^dquinquies	der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
^e	der Anstalten und Betriebe des Bundes;
^f	der eidgenössischen Kommissionen;
^g	der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
^h	der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
ⁱ	kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50
¹	Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
²	Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63
¹	Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
²	Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
³	Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
⁴	Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
^4bis	Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
^a	in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
^b	in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
⁵	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48
¹	Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
^a	vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
^b	durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
^c	ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
²	Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
¹	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
^a	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
^b	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
^c	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
²	Als ältere Marken gelten:
^a	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
^b	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
³	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
¹	Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
²	Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
³	Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64
¹	Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
²	Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
³	Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
⁴	Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
⁵	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 11^b
¹	Parteien, die in einem Verfahren Begehren stellen, haben der Behörde ihren Wohnsitz oder Sitz anzugeben. Wenn sie im Ausland wohnen, haben sie in der Schweiz ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen, es sei denn, das Völkerrecht oder die zuständige ausländische Stelle gestatte der Behörde, Schriftstücke im betreffenden Staat direkt zuzustellen.33
²	Die Parteien können überdies eine elektronische Zustelladresse angeben und ihr Einverständnis erklären, dass Zustellungen auf dem elektronischen Weg erfolgen. Der Bundesrat kann vorsehen, dass für elektronische Zustellungen weitere Angaben der Parteien notwendig sind.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 36 - Die Behörde kann ihre Verfügungen durch Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt eröffnen:74
^a	gegenüber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren Vertreter hat;
^b	gegenüber einer Partei, die sich im Ausland aufhält und keinen erreichbaren Vertreter hat, wenn die Zustellung an ihren Aufenthaltsort unmöglich ist oder wenn die Partei entgegen Artikel 11b Absatz 1 kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat;
^c	in einer Sache mit zahlreichen Parteien;
^d	in einer Sache, in der sich die Parteien ohne unverhältnismässigen Aufwand nicht vollzählig bestimmen lassen.