Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-7801/2015
Urteil vom 20. Dezember 2017
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Besetzung Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.
Adeva SAS,
8, rue Marc Seguin, FR-77290 Mitry Mory,
vertreten durch Dr. Michael Kikinis , Rechtsanwalt, und/oder
Parteien Dr. Melanie Bosshart, Rechtsanwältin,
KIKINIS Anwaltskanzlei, Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Datwyler TeCo Holding B.V.,
De Tweeling 28, NL-5215 MC DEN BOSCH,
vertreten durch Dr. Michael Noth, Rechtsanwalt, und
Dr. Barbara Abegg, Rechtsanwältin, Times Attorneys,
Falkenstrasse 27, 8024 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 13440 -
IR 1'031'874 "KÖNIG" (fig.) / IR 1'173'735 "H.koenig" (fig.).
Sachverhalt:
A.
Am 19. September 2013 wurde die internationale Registrierung Nr. 1 173 735 "H.koenig (fig.)"
(kombinierte Wort-/Bildmarke mit Farbanspruch) der Beschwerdeführerin in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 2013/35 veröffentlicht. Sie ist unter anderen für die folgenden Waren hinterlegt:
Klasse 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels;
Klasse 11: appareils d'éclairage.
B.
B.a
Mit Schreiben vom 23. Dezember 2013 erhob die Beschwerdegegnerin teilweise Widerspruch gegen die Schutzausdehnung der internationalen Marke Nr. 1 173 735 "H.koenig (fig.)" auf die Schweiz und beantragte, ihr sei der Schutz in der Schweiz für die unter Bst. A genannten Waren zu verweigern. Dabei stützte sich die Beschwerdegegnerin auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 031 874 "König (fig.)":
Diese ist in der Schweiz für die folgenden Waren geschützt:
Klasse 9: appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe); appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, accumuler, régler ou commander le courant électrique; appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images; appareils pour enregistrer, transmettre, traiter et/ou reproduire des signaux visuels numériques et/ou analogiques et/ou données et/ou signaux sonores numériques et/ou analogiques, y compris tous les appareils précités à des fins de connexion à Internet; appareils de divertissement électroniques; équipements de traitement de données et ordinateurs; accessoires pour ordinateurs, parties d'ordinateurs, périphériques informatiques; vidéos, enregistreurs vidéo; lecteurs MP3; récepteurs par satellite, antennes de réception par satellite; appareils et instruments de surveillance, y compris caméras de surveillance; câbles électriques; haut-parleurs, systèmes de diffusion sonore publique et leurs parties; télécommandes, à savoir émetteurs de télécommande et récepteurs de télécommande pour appareils de divertissement électroniques;
Klasse 11: appareils d'éclairage;
Klasse 28: jeux de poche électroniques et consoles de jeux de poche électroniques.
B.b Mit Widerspruchsantwort vom 13. Oktober 2014 beantragte die Beschwerdeführerin die Abweisung des Widerspruchs, da keine Verwechslungsgefahr bestehe.
B.c Nach Abschluss des Instruktionsverfahrens hiess das IGE mit Verfügung vom 29. Oktober 2015 den Widerspruch der Beschwerdeführerin bezüglich der unter Bst. A genannten Waren gut und liess die internationale Registrierung Nr. 1 173 735 "H.koenig (fig.)" vorbehältlich des Entscheides im parallel gegen dieselbe Marke geführten Verfahren Nr. 13450 bezüglich folgender Waren zum Schutz in der Schweiz zu:
Klasse 7: alle beanspruchten Waren ("tous les produits revendiqués");
Klasse 9: extincteurs;
Klasse 11: appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installation sanitaires;
Klasse 21: alle beanspruchten Waren ("tous les produits revendiqués").
Das IGE sprach der Beschwerdegegnerin zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'800.- zu (inkl. Erstattung der Widerspruchsgebühr).
C.
Am 1. Dezember 2015 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, die Verfügung des IGE vom 29. Oktober 2015 sei aufzuheben, der internationalen Registrierung Nr. 1 173 735 "H.koenig (fig.)" sei vollumfänglich (insbesondere für alle in den Klassen 9 und 11 beanspruchten Waren) Schutz in der Schweiz zu gewähren und das IGE sei anzuweisen, diesen Schutz zu gewähren. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht beantragte sie eventualiter, ihr sei vor einem Entscheid in der Sache nochmals Frist für eine zusätzliche Eingabe anzusetzen, soweit die Beschwerde nicht direkt bezüglich ihrer Hauptanträge gutgeheissen werde. Zudem beantragte sie die Edition der Replikbeilagen 5 bis 7 des Widerspruchsverfahrens Nr. 13450 des IGE.
Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke. Es handle sich bei "König" um eine naheliegende, freihaltebedürftige, dem Gemeingut angehörende Bezeichnung eventualiter um ein nachträglich verwässertes Zeichen insbesondere für die angefochtenen Waren der Klassen 9 und 11, weshalb das Zeichen für Waren der beanspruchten Art als nicht kennzeichnungskräftig beziehungsweise eventualiter als höchstens sehr schwach kennzeichnend einzustufen sei. Während bei etlichen Waren nicht einmal Warengleichartigkeit vorliege, könne bei anderen Waren höchstens eine (mehr oder weniger entfernte) Warengleichartigkeit vorliegen. Das Zeichen "H." am Anfang der angefochtenen Marke dürfe nicht ausser Acht gelassen werden. Der Wortteil des angefochtenen Zeichens bestehe aus sieben Buchstaben und einem Punkt, das Widerspruchszeichen hingegen bestehe lediglich aus fünf Buchstaben. Der Wortanfang sei zudem völlig unterschiedlich. Daraus ergebe sich ein hinreichend unterschiedliches Schriftbild. Klanglich würden sich die beiden Zeichen in der Silbenzahl unterscheiden: Die angefochtene Marke werde mit drei oder vier Silben ausgesprochen (mit oder ohne "PUNKT"), wobei sich die ersten Silben wiederum stark unterscheiden würden. Es ergebe sich eine unterschiedliche Vokalfolge und eine unterschiedliche Konsonantenfolge. Bezüglich des Sinngehalts führte die Beschwerdeführerin aus, die angefochtene Marke "H.koenig (fig.)" werde aufgrund des vorangestellten Buchstabens H und dem Punkt als Familiennamen verstanden, wohingegen die Widerspruchsmarke als beschreibender Hinweis verstanden werde. Insgesamt bestehe keine Verwechslungsgefahr, da der Widerspruchsmarke höchstens eine schwache Kennzeichnungskraft zukomme und die beiden Zeichen beträchtliche Unterschiede aufweisen würden.
Zudem machte die Beschwerdeführerin in zweierlei Hinsicht eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend.
D.
Den mit Zwischenverfügung vom 7. Dezember 2015 geforderten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.- bezahlte die Beschwerdeführerin innert der einmalig erstreckten Frist.
E.
Am 14. März 2016 beantragte das IGE die Abweisung der Beschwerde und reichte die Vorakten ein. Es führte aus, es habe die angefochtene Verfügung rechtsgenügend begründet und es liege keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vor.
F.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 13. April 2016 beantragte die Beschwerdegegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Die prozessualen Anträge der Beschwerdeführerin seien ebenfalls vollumfänglich abzuweisen. Zudem seien die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens beizuziehen.
Zur Begründung führte die Beschwerdegegnerin aus, der Widerspruchsmarke komme eine normale Kennzeichnungskraft zu, weder sei sie ursprünglich kennzeichnungsschwach, noch sei von einer Verwässerung auszugehen. Dem Zeichen "König" komme im Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Klassen 9 und 11 keine relevante Bedeutung zu. Es seien weder die Voraussetzungen an einen im Gemeingut stehenden noch an einen freihaltebedürftigen Begriff gegeben. Auch stelle das Zeichen "König" in Alleinstellung keine anpreisende Angabe dar. Durch die Kombination des Zeichens "König" mit anderen Wörtern entstehe jeweils ein eigener Sinngehalt, der sich vom ursprünglichen Sinngehalt des Zeichens in Alleinstellung unterscheide. Bei den relevanten Verkehrskreisen stehe die Bedeutung als Familienname im Vordergrund, das gelte für die angefochtene Marke und für die Widerspruchsmarke. Zwischen den beanspruchten Waren bestehe Identität oder erhöhte Warengleichartigkeit. Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke werde nur durch das Wortelement "H.koenig" geprägt. Die Vergleichszeichen bestünden beide aus einem Wort, wobei die Widerspruchsmarke vollständig übernommen werde. Deshalb seien sie sich sowohl im Klang- als auch im Schriftbild äusserst ähnlich. Das Hinzufügen des Bestandteils "H." in der angefochtenen Marke genüge nicht, um die visuelle und phonetische Ähnlichkeit der Zeichen zu beheben. Der Sinngehalt sei identisch, da beide als Nachname wahrgenommen würden. Die beiden Marken seien damit verwechselbar.
G.
Mit Zwischenverfügung vom 20. April 2016 stellte das Gericht fest, dass den prozessualen Anträgen auf Beizug der vorinstanzlichen Akten bereits entsprochen worden sei und wies den prozessualen Antrag der Beschwerdeführerin, wonach die Replikbeilagen 5 bis 7 des Widerspruchsverfahrens Nr. 13450 vom IGE zu edieren seien, ab. Das Gericht ordnete keinen zweiten Schriftenwechsel an, stellte es der Beschwerdeführerin jedoch frei, innert Frist eine Stellungnahme einzureichen. Soweit weitergehend wurde der prozessuale Antrag der Beschwerdeführerin betreffend ihr Recht auf erneute Äusserung abgewiesen.
H.
Mit Stellungnahme vom 20. Juni 2016 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Begehren fest und wiederholte im Wesentlichen ihre Ausführungen in der Beschwerde.
I.
Mit Zwischenverfügung vom 22. Juni 2016 stellte das Gericht der Beschwerdegegnerin und dem IGE je eine Kopie der Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 20. Juni 2016 zu und hielt fest, ohne anders lautende und umgehend zu stellende Anträge sei kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen.
J.
In ihrer Eingabe vom 26. Juli 2016 führte die Beschwerdegegnerin aus, die vierte Beschwerdekammer habe die Beschwerde der Beschwerdeführerin gegen den Entscheid des EUIPO vom 26. Mai 2015 im europäischen Parallelverfahren abgewiesen. Gleichzeitig reichte sie den Entscheid der Beschwerdekammer vom 22. Juli 2016 ein.
K.
In ihrer Stellungnahme vom 12. August 2016 beantragte die Beschwerdeführerin der Entscheid des EUIPO vom 22. Juli 2016 sei als unzulässiges beziehungsweise eventualiter irrelevantes Beweismittel aus dem Recht zu weisen beziehungsweise nicht zu beachten. Subeventualiter sei der Beschwerdegegnerin Frist anzusetzen, um eine Übersetzung des Entscheides in eine schweizerische Amtssprache einzureichen, unter Androhung der Unbeachtlichkeit dieses von ihr eingereichten Entscheids bei Ausbleiben einer fristgerechten Übersetzung.
L.
Mit Zwischenverfügung vom 15. August 2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht die Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 12. August 2016 der Beschwerdegegnerin und dem IGE zur Kenntnis zu. Gleichzeitig wies es die prozessualen Anträge der Beschwerdeführerin vom 12. August 2016, wonach der mit Eingabe vom 26. Juli 2016 eingereichte Entscheid des EUIPO vom 22. Juli 2016 aus dem Recht zu weisen sei, sowie die Beschwerdegegnerin zur Einreichung einer Übersetzung in eine Amtssprache zu verpflichten sei, ab. Soweit die Beschwerdeführerin geltend mache, der genannte Entscheid sei unbeachtlich, werde darauf gegebenenfalls im Rahmen des Endentscheids einzugehen sein. Schliesslich schloss das Gericht den Schriftenwechsel ab.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin macht in zweierlei Hinsicht eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend. Die Vorinstanz habe erstens einige ihrer Argumente in der angefochtenen Verfügung nicht berücksichtigt bzw. sich mit ihnen nicht auseinandergesetzt und zweitens sei die Verfügung ungenügend begründet.
2.2 Der in Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
2.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe hinsichtlich der Beurteilung des Schutzumfangs und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, da sie nicht alle ihre diesbezüglichen Vorbringen berücksichtigt habe. Konkret habe sie sich mit ihren Vorbringen in der Duplik bezüglich der IR-Marke Nr. 1044805 der Beschwerdegegnerin zur Frage, ob der Begriff "König" Gemeingut sei, ebenso wenig auseinandergesetzt, wie mit weiteren, von ihr aufgeführten in- und ausländischen Urteilen.
Die Vorinstanz entgegnet, sie habe sich mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auseinandergesetzt und rechtgenügend begründet, weshalb die Widerspruchsmarke normal kennzeichnungskräftig sei.
Die Vorinstanz hat sich in der angefochtenen Verfügung mit der Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke umfassend auseinandergesetzt (Ziff. III.D.3). Sie war dabei nicht verpflichtet, auf das von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Verfahren bezüglich der IR-Marke Nr. 1044805 oder die weiteren, von der Beschwerdeführerin aufgeführten Verfahren einzugehen, da sie sich in der angefochtenen Verfügung unabhängig davon zu allen relevanten Fragen äusserte.
2.4 Sodann macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe die angefochtene Verfügung in mehreren Punkten ungenügend begründet. So habe sie die angebliche Gleichartigkeit der Waren der Klasse 9 zu wenig begründet, den unterschiedlichen Wortanfang der angefochtenen Marke nicht in ihre Erwägungen einbezogen und nicht begründet, wieso das Zeichen "König" der Widerspruchsmarke auch als Nachname verstanden werde.
Diese Vorbringen vermögen keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör in der Ausprägung des Anspruchs auf eine Begründung darzulegen. Die Vorinstanz hat sich in der angefochtenen Verfügung mit allen drei von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Punkten genügend auseinandergesetzt (Ziff. III.B, III.C.3 f. und III.C.6). Die Beschwerde-führerin war angesichts dieser Ausführungen ohne Weiteres in der Lage, die Verfügung angemessen anzufechten. Im Übrigen beziehen sich die Vorbringen der Beschwerdeführerin auf die materielle Beurteilung der Rechtslage.
2.5 Die Vorinstanz hat den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör damit nicht verletzt.
3.
3.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungs-gefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
3.2 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan").
3.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Apiella" m.w.H.).
3.4 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-How, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" m.w.H.). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]").
3.5 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss / Boks").
3.6 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ab, da kennzeichnungs-kräftige Marken einen grösseren Schutzumfang verdienen (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.w.H.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als jener für starke Marken. Stark sind insbesondere jene Marken, die das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan").
3.7 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteil des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" m.w.H.).
3.8 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna Molinari"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan").
4.
4.1 Erstens ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleich oder gleichartig sind. Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass die Waren teilweise gleich und teilweise gleichartig sind.
4.2 Dass zwischen den registrierten Waren der Klasse 11 der beiden Zeichen Gleichheit besteht, ist unbestritten. Gleichheit besteht zudem zwischen den angefochtenen Waren "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs" der Klasse 9 und den für die Wider-spruchsmarke registrierten Waren "appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, accumuler, régler ou commander le courant électrique; appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images; équipements de traitement de données et ordinateurs" der Klasse 9, was von der Beschwerdeführerin ebenfalls nicht bestritten wird.
4.3 Die Vorinstanz geht zudem von der Gleichartigkeit der angefochtenen Waren "appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer" der Klasse 9 mit den für die Wider-spruchsmarke registrierten Waren "appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe)" der Klasse 9 aus. Sie führt dazu aus, die genannten Waren der angefochtenen Marke könnten alle elektrischer respektive elektronischer Natur sein. Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, es seien nicht alle Waren, die elektrischer oder elektronischer Natur sein könnten, gleichartig im Sinne des Markenschutzgesetzes. Dies behauptet die Vorinstanz jedoch nicht. Entscheidend ist einzig, dass die genannten, für die angefochtene Marke eingetragenen Waren elektrischer oder elektronischer Natur sein können, womit sie insoweit mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren ("elektrische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente sowie deren Teile, die in diese Klasse [9] gehören") gleich sind. Soweit diese Waren nicht elektronischer Natur sind, besteht zumindest Warengleichartigkeit.
Gemäss der durch die Vorinstanz korrekt wiedergegebenen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind zudem "logiciel" der Klasse 9 mit "ordinateurs" der Klasse 9 gleichartig (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/GMODE").
Schliesslich geht die Vorinstanz auch von der Gleichartigkeit von "supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques" der Klasse 9 (angefochtene Marke) mit "appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images" der Klasse 9 (Widerspruchsmarke) aus, da diese wie Computer und Software ein Ganzes bilden würden, das nur zusammen funktioniere und folglich auf dem Markt üblicherweise gemeinsam angeboten werde. Dagegen bringt die Beschwerdeführerin vor, es müsse zwischen bespielten und unbespielten Datenträgern unterschieden werden, da nur unbespielte Datenträger zusammen mit den entsprechenden Aufzeichnungsapparaten ein Ganzes bilden würden. Dem ist jedoch nicht zu folgen. Wird im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ein Oberbegriff beansprucht, beurteilt sich die Gleichartigkeit auf dieser Ebene (Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 6.2.3 "Bally/Balù [fig.]"). Der für die angefochtene Marke eingetragene Oberbegriff enthält zumindest auch unbespielte Datenträger, womit Gleichartigkeit zu bejahen ist. Ob auch eine Warenähnlichkeit zwischen den genannten Datenträgern der Klasse 9 und "ordinateurs" der Klasse 9 besteht, wie von der Vorinstanz ausgeführt und von der Beschwerdeführerin bestritten, kann damit offenbleiben.
4.4 Damit liegt zusammenfassend für alle Waren der angefochtenen Marke mit den Waren der Widerspruchsmarke Gleichartigkeit respektive teilweise sogar Gleichheit vor.
5.
Zweitens ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken zu prüfen. Sowohl die Widerspruchsmarke "König (fig.)" als auch die angefochtene Marke "H.koenig (fig.)" sind kombinierte Wort-/Bildmarken.
5.1 Die Widerspruchsmarke, eine kombinierte Wort-/Bildmarke ohne Farbanspruch, besteht aus dem Wort "KÖNIG" in Grossbuchstaben mit abgerundeten Ecken, wobei die Umlautpunkte als drei schräge Striche die obere Schriftlinie des Buchstabens O durchbrechen. Die Schrift besteht aus weissen Buchstabenlinien vor einem schwarzen, rechteckigen Hintergrund. Es besteht kein Farbanspruch. Das Wort "König" ist auf den ersten Blick erkennbar. Die bildlichen Elemente sind für das Erscheinungsbild der Marke nicht charakteristisch oder prägend, sondern lediglich figuratives Beiwerk. Das Zeichen wird entsprechend durch das Wortelement "KÖNIG" dominiert.
Die angefochtene kombinierte Wort-/Bildmarke mit Farbanspruch beginnt mit dem Grossbuchstaben H, gefolgt von einem quadratischen Punkt auf der Grundlinie, beide in grau. Darauf folgt das Wort "koenig" in roten Kleinbuchstaben, wobei deren Mittellänge der Versalhöhe des initialen Buchstabens H entspricht. Es bestehen keine (weiteren) Bildelemente. Das Wort "koenig" dominiert mit Blick auf den Farbanspruch und seiner Grösse das Zeichen; der Buchstabe H und der Punkt treten in den Hintergrund.
5.2 Gemäss ständiger Rechtsprechung ergibt sich aus der Übernahme des wesentlichen, charakteristischen Elements einer älteren Marke in einer jüngeren Marke eine Verwechslungsgefahr. Das gilt auch, wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden, ausser es entstehe dadurch ein neuer Gesamteindruck der Marke im Sinne einer neuen Einheit mit einer eigenen Individualität (Urteile des BVGer B-4772/2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" m.w.H.; B-8468/2010 vom 6. Juli 2012 E. 6.2 "Torres/Torre Saracena"; RKGE in sic! 1999 S. 418 E. 5
"Koenig/Sonnenkönig").
6.
6.1 Es ist zu prüfen, ob das prägende Wortelement "König" für die registrierten Waren beschreibend (oder anpreisend) ist und welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entsprechend zukommt. Dabei ist vor allem auf den Sinngehalt der Marke abzustellen.
6.2 Hat das prägende Wort einer Marke verschiedene Bedeutungen, ist diejenige Bedeutung zu ermitteln, die den relevanten Verkehrskreisen unter Berücksichtigung der für die Marke registrierten Waren am selbstverständlichsten in den Sinn kommt (BGE 135 III 416 E. 2.3 "Calvi"). Dabei ist der Gesamteindruck der Marke unter Einbezug aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdeführerin existiert kein Grundsatz, wonach eine beschreibende Bedeutung bei mehrdeutigen Zeichen gegenüber der Bedeutung als Namen grundsätzlich im Vordergrund stehen würde.
6.3 Gemäss dem Wörterbuch Duden online (https://www.du-den.de/node/747456/revisions/1335377/view; zuletzt abgerufen am 31. Oktober 2017) kann das Wort "König" als Titel eines weltlichen Herrschers, als wichtige Figur im Schachspiel, als Spielkarte oder als Kegel beim Kegelspiel verstanden werden. Zudem ist "König" ein im deutschsprachigen Raum der Schweiz verbreiteter Nachname (das online Telefonverzeichnis search.ch listet etwas über 1'400 private Einträge).
6.4 Die relevanten Verkehrskreise der für die Widerspruchsmarke registrierten Waren sind nicht ausschliesslich Fachleute, sondern auch das allgemeine Publikum. Es ist deshalb von einem eher geringen Grad der Aufmerksamkeit bei deren Kauf auszugehen.
6.5
6.5.1 In der republikanisch geprägten Schweiz ist nicht davon auszugehen, dass das Zeichen "König" im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen in erster Linie als Verweis auf ein Königshaus wahrgenommen wird. Weder königliche bzw. königlich lizenzierte Unternehmen noch für königliche Abnehmer hergestellte Produkte stehen in der Schweiz bei den relevanten Verkehrskreisen im Vordergrund (vgl. zum Ganzen den Entscheid des BVGer B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.2 "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND"). Daran ändert auch der Umstand nichts, dass sich wie die Beschwerdeführerin geltend macht, auch Schweizerinnen und Schweizer, und insbesondere die Schweizer Presse, für ausländische Königshäuser interessieren. Im Übrigen enthalten beide Zeichen auch keine weiteren, auf einen König hindeutenden Elemente wie zum Beispiel eine Krone.
6.5.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dem Wort "König" komme im Zusammenhang mit elektronischen Unterhaltungsgeräten, Computern und Software ein den Inhalt beschreibender Charakter zu.
Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert anstatt in ihren materiellen Bestandteile in ihrem immateriellen Inhalt haben. So werden zum Beispiel bespielte DVDs vor allem wegen der darauf gespeicherten Werke gekauft. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise auf dem immateriellen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als Hinweis auf den Inhalt anstatt auf materielle, äussere Merkmale zu verstehen. In solchen Fällen ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den Inhalt und gegebenenfalls auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis des Marktes zu prüfen (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 "Pirates of the Caribbean" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.2 f. "Rapunzel"). An die konkrete Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen dürfen jedoch keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden (Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.6 "Pirates of the Caribbean").
Vorliegend werden von den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren - im Gegensatz zu denjenigen der angefochtenen Marke - nur einige wenige in diesem Sinne durch ihren immateriellen Inhalt definiert (so hingegen vidéos in Klasse 9 und jeux de poche électroniques in Klasse 28). Insbesondere ist die Widerspruchsmarke weder für Software noch für DVDs oder sonstige (digitale) Aufzeichnungsträger registriert, sondern hauptsächlich für elektronische Geräte, die durch ihre materiellen Bestandteile und nicht ihren immateriellen Inhalt definiert werden. Zudem ist der Begriff "König" in Alleinstellung - möglicherweise im Unterschied zu "Unser König" oder "König Franz" - so abstrakt und allgemein gehalten, dass nicht davon auszugehen ist, dass die relevanten Verkehrskreise daraus auf einen konkreten Inhalt schliessen, weshalb die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinträchtigt wird. Schliesslich ist auch kein aktuelles besonderes Freihaltebedürfnis des Marktes zu erkennen.
6.5.3 Die Beschwerdeführerin behauptet, der Markenbestandteil "König" sei anpreisend.
Wortkombinationen mit "König" respektive "königlich" werden grundsätzlich als anpreisend wahrgenommen, da sie eine superiore, Königen würdige Qualität behaupten oder insinuieren, dass es sich um die hierarchisch aus anderen Gründen am höchsten einzustufenden Produkte einer Kategorie handle (vgl. RGKE in sic! 2003 S. 495 E. 3 "Royal Comfort"). Daraus leitet sich auch die (neue) Praxis der Vorinstanz ab, Kombinationen einer Sachbezeichnung mit dem Bestandteil "König" aufgrund ihres üblicherweise anpreisenden Charakters zurückzuweisen (vgl. Newsletter IGE 2015/6 MARKEN vom 30. Juni 2015). Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Praxisänderung der Vorinstanz als haltbar akzeptiert. Es führte dabei aus, die Kombination einer Sachbezeichnung mit dem Markenbestandteil "König" oder "King" wirke anpreisend, wenn die im Zeichen verwendete Sachbezeichnung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang stehe. Gleichzeitig stellte es fest, dass die Praxis der Vorinstanz Raum lasse, anders zu entscheiden, falls das Zeichen ausnahmsweise nicht anpreisend verwendet werde (Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 5.2 f. "MUFFIN KING"). Daran ist festzuhalten.
Im vorliegenden Fall liegen zwei Gründe vor, die zusammengenommen dazu führen, dass dem Wortelement "König" in der Widerspruchsmarke ausnahmsweise keine anpreisende Wirkung zukommt: Erstens wird das Wort weder adjektivisch noch zusammen mit einem anderen, auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verweisenden Begriff verwendet. Das Wortelement steht im Gegenteil allein, was seine anpreisende Wirkung weniger in den Vordergrund treten lässt als der Begriff in Kombination (vgl. zur Bedeutung des beigefügen Elements für den beschreibenden Gesamteindruck RGKE in sic! 2003 S. 495 E. 7 "Royal Comfort"). Diese Auffassung teilt im Ergebnis auch die Vorinstanz, wenn sie diesbezüglich ausführt, das in Frage stehende Element sei "nicht als rein qualitativ einzustufen" (angefochtene Verfügung, S. 6). Dass Marken - wie die Beschwerdeführerin anführt - immer im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen stehen, ändert nichts daran, dass ein Zeichen alleine betrachtet mehr oder weniger beschreibend respektive anpreisend wirken kann. Zweitens hat das Wort "König" eine weitere Bedeutung im Sinne eines in der Schweiz durchaus nicht seltenen Nachnamens; diese Bedeutung rückt unter den gegebenen Umständen in den Vordergrund. Auch dadurch unterscheidet sich der vorliegende Fall vom zitierten Urteil "MUFFIN KING", mit welchem die Mehrdeutigkeit des in Frage stehenden Zeichens verneint wurde (B-528/2016 E. 4.1). Schliesslich unterscheidet sich der vorliegende Fall auch vom Urteil "couronné" (Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.21 f.) - in dem das Gericht festhielt, der Begriff "couronné" werde auch alleinstehend als anpreisend verstanden -, da es sich beim Begriff "couronné" um ein Adjektiv handelt, welches eher als anpreisend empfunden wird.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise im Wort "König" im Zusammenhang mit den registrierten Waren in erster Linie einen Nachnamen sehen. Dies gilt sowohl für die Widerspruchsmarke als auch für die angefochtene Marke. Im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdeführerin ergibt sich nämlich die Bedeutung des Zeichens "König" als Nachname nicht erst aus dem der angefochtenen Marke hinzugefügten Element "H.", sondern bereits aus dem alleinstehenden Element "König". Das der angefochtenen Marke hinzugefügte Element "H." vermag an deren Bedeutung nichts zu ändern, da es für die Marke wie ausgeführt nicht prägend ist (vgl. Urteil des BVGer B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 4.2 und 5.3.2 "Eiffel/Gustav Eiffel [fig.]"). Der Sinngehalt der beiden Zeichen ist damit der gleiche.
6.5.4 Es liegen schliesslich auch keine Hinweise dafür vor, dass es sich beim Begriff "König" um eine für die eingetragenen Waren naheliegende und in dieser Branche typische Bezeichnung handelt, welche die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwächen könnte. Eine solche Verwässerung setzt voraus, dass eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder ähnliche Waren gebraucht werden (Urteil des BVGer B-4728/2014 E. 6.5.2 "Winston"/"Wilson" m.w.H.). Abzustellen ist dabei ausschliesslich auf Marken, die wie die Widerspruchsmarke das Element "König" in Alleinstellung verwenden (vgl. E. 6.5.3). Solche Marken sind weder im Schweizer Markenregister noch im internationalen Markenregister des Madrid-Verbandes zahlreich registriert. So enthält das Schweizer Markenregister swissreg insgesamt 29 Marken, die das Wort "König" (in irgendeiner Schreibweise) enthalten, und für die Waren der Klasse 9 und/oder 11 registriert sind. Davon stellt in lediglich fünf Marken das Element "König" das alleine prägende Element dar (Nr. 3P-290715, 572055, 618330, 693540 und 708034), wobei drei dieser Marken der gleichen Inhaberin gehören. International ist neben den Marken der beiden Beschwerdeparteien und denjenigen mit Office of Origin in der Schweiz lediglich eine weitere Marke für Waren der Klasse 9 und/oder 11 registriert, bei der das Wortelement "König" als prägend bezeichnet werden könnte (Nr. 1306633). Damit liegt bereits - unabhängig von deren Gebrauch - keine erhebliche Anzahl ähnlicher Marken vor. Es ist zudem alleine auf den Gebrauch von Marken abzustellen (Urteil des BVGer B-1077/2008 E. 6.2.4 "Sky/SkySIM"). Insgesamt ist damit nicht von einem für die einschlägigen Waren weit verbreiteten und typischen Markenelement auszugehen und es liegt keine Verwässerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vor.
6.6 Das alleinstehende Wortelement "König" wird damit im Zusammenhang mit den registrierten Waren in erster Linie als Familiennamen wahrgenommen und ist als solcher weder beschreibend noch anpreisend. Demnach ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen, dass der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft zukommt. Zudem stimmen die Widerspruchsmarke und angefochtene Marke in ihrem prägenden Sinngehalt überein, wobei die angefochtene Marke aufgrund des vorangestellten Elements "H." noch deutlicher auf den Familiennamen hinweist.
7.
7.1 Bezüglich Schriftbild unterscheidet sich die angefochtene Marke von der Widerspruchsmarke durch die unterschiedliche Schreibweise des Wortes "König" (oe anstatt ö), die Verwendung von Kleinbuchstaben und das dem Wort vorangestellte Element "H.". Aufgrund der farblichen Hervorhebung des Wortes "koenig" und dessen relativer Grösse hebt sich die angefochtene Marke durch die Hinzufügung jedoch bildlich nicht entscheidend von der Widerspruchsmarke ab. Daran vermag auch das Argument der Beschwerdeführerin, es handle sich bei der verwendeten Gross-/Kleinschreibung um eine ungewöhnliche Schreibweise eines Namens, die entsprechend im Erinnerungsbild haften bleibe, nichts zu ändern. Nicht zu beanstanden ist damit auch, dass die Vorinstanz nicht davon ausging, die beiden Marken würden sich in den besonders prägenden Wortanfängen unterscheiden. Die unterschiedliche Schreib-weise des Umlautes in der Mitte des Wortes vermag das Schriftbild ebenfalls nicht wesentlich zu ändern, zumal es sich lediglich um eine andere Schreibweise des gleichen Lautes handelt, die - unabhängig davon, ob es sich wie von der Beschwerdeführerin behauptet um ein Kurzwort (BGE 121 III 377 E. 3b "BOSS/BOKS") handelt - nicht stark auffällt. Damit ist die angefochtenen Marke der Widerspruchsmarke bezüglich Schriftbild ähnlich.
7.2 Bezüglich des Wortklanges stimmt das prägende Element "koenig" der angefochtenen Marke vollständig mit dem Wortklang der Widerspruchs-marke überein. Dass die relevanten Verkehrskreise die angefochtene Marke als "Ha-könig" oder als "Ha-punkt-könig" aussprechen könnten, erscheint angesichts der starken Hervorhebung des Elementes "koenig" und dessen dominantem Sinngehalt abwegig, insbesondere da auf das Erinnerungsbild der relevanten Verkehrskreise abzustellen ist. Damit ist bezüglich Wortklang das prägende Element der angefochtenen Marke dasselbe wie bei der Widerspruchsmarke.
7.3 Im Gesamteindruck kann der angefochtenen Marke, die das wesentliche, charakteristische Wortelement "König" der Widerspruchs-marke vollständig übernimmt, trotz den im Vergleich zur Widerspruchsmarke vorgenommenen Änderungen keine eigene Individualität zugestanden werden; es entsteht kein gegenüber der Widerspruchsmarke neuer Gesamteindruck. Bei beiden Marken ist das Wortelement "König" prägend. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung davon ausging, das Element "H." beeinflusse das Gesamtbild der Marke nicht wesentlich (Ziff. III.D.5). Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin ist die Vorinstanz damit nicht vom Grundsatz abgewichen, wonach die Marken als Ganzes verglichen werden müssen (BGE 90 II 48 E. 5a).
Die angefochtene Marke ist der Widerspruchsmarke damit ähnlich. Insbesondere angesichts der starken Gleichartigkeit und teilweise sogar Gleichheit der registrierten Waren und der unbestrittenen geringen Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise ist deshalb eine Verwechslungsgefahr der beiden Marken zu bejahen. Angesichts dieses Ergebnisses kann darauf verzichtet werden, zu prüfen, ob der von der Beschwerdegegnerin eingereichte, die gleiche Streitsache betreffende Entscheid des EUIPO vom 22. Juli 2016 im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen ist.
8.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerde unbegründet und deshalb abzuweisen ist.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
9.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
9.3 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr in derselben Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Für das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.- zu Lasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W13440; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Marc Steiner Tobias Grasdorf
Versand: 27. Dezember 2017