Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
Urteil vom 18. Juli 2014
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Besetzung Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
EMC Corporation,
171 South Street, US-01748-9103 Hopkinton / MA,
Parteien
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Simon Holzer und Dr. iur. Stefan Schröter, meyerlustenberger lachenal AG, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Synexia AG,
Theaterstrasse 7, 6003 Luzern,
vertreten durch Rechtsanwältin Caroline Nekukar,
Nekukar Anwaltskanzlei, Dufourstrasse 42, 8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Verfügungen vom 28. Dezember 2012 in den Widerspruchs-verfahren Nr. 12474, Nr. 12475 und 12476 betreffend CH 451'908 EMC, CH 490'426 EMC, CH 593'874 EMC / CH 627'865 EMIC.
Sachverhalt:
A.
Am 4. April 2012 wurde in swissreg die Schweizer Wortmarke Nr. 627 865 EMIC veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 09 Computer-Software und dafür bestimmte Datenträger, insbesondere anwender-orientierte Programmsprachen, Programmentwickler für Anwenderprogramme, Datenbanken und Expertensysteme sowie integrierte Software für wirtschaftliche oder kommerzielle Bereiche; Computer-Software zur Gewinnung, Analyse und Zurverfügungstellung von Informationen, die in elektronischen Datenbanken gespeichert sind;
Klasse 16 Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), einschliesslich Computer-Handbücher;
Klasse 35 Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Erfassen, Sammeln, Organisieren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten;
Klasse 42 Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computerberatungsdienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Installation, Integration und Unterhalt von Computerprogrammen.
B.
Am 4. Juli 2012 erhob die Beschwerdeführerin mit drei Eingaben Widerspruch gegen diese Eintragung und beantragte deren vollständigen Widerruf.
Die Beschwerdeführerin stützte sich dabei auf ihre drei prioritätsälteren Schweizer Wortmarken Nr. 451 908, Nr. 490 426 und Nr. 593 874, die alle das Zeichen EMC beinhalten aber für verschiedene Waren- und Dienstleistungen registriert sind. Insgesamt ist das Zeichen EMC für folgende Waren- und Dienstleistungen hinterlegt:
Klasse 09 Intelligente Systeme mit der Fähigkeit zur Netzwerkkommunikation, nämlich Prozessoren, Speicher, Software- und Datenspeicherungseinheiten für die Speicherung von Daten. Software zur Datenspeicherung und Informationsverwaltung; Software zur Datenarchivierung; Software zur Datenspeicherung und -wiederherstellung; Software für den Geschäftsfortbestand und die Geschäftsverfügbarkeit; Geschäftszusammenarbeits-Software; Inhaltsverwaltungs-Software; Software für die Datenmobilität und -migration; Software zur Ressourcenverwaltung; Virtualisierungs-Software; Software für Dokumentenerfassung, -identifikation, -zugriff, und -verwaltung; Online-Zusammenarbeits-Software.
Klasse 16 Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen und gedrucktes Lehr- und Unterrichtsmaterial auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Klasse 35 Detailhandelsdienstleistungen durch direkte Verkaufsbewerbung an Einzelpersonen, Geschäfte und staatlichen Behörden auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Klasse 36 Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen für intelligente Speichersysteme für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Klasse 37 Installation, Unterhalt und Reparatur von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Klasse 41 Erziehungs- und Trainingsdienstleistungen, nämlich Leitung von Klassen, Seminaren und Konferenzen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Klasse 42 Gewerbsmässige und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten; Überwachungs- und Diagnostikdienstleistungen für Speichernetzwerke und intelligente Speichersysteme; Informationsdienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen; Aktualisierungs- und Instandhaltungsdienstleistungen für Betriebssoftware sowie für Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Die Beschwerdegegnerin reichte zu keinem der drei Widersprüche eine Stellungnahme ein.
C.
Die Vorinstanz wies alle drei Widersprüche je mit einer Verfügung, jeweils datiert vom 28. Dezember 2012, ab. Sie begründete alle drei Entscheide im Wesentlichen wie folgt:
Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 der angefochtenen Marke fielen jeweils in den Gleichheits- bzw. Gleichartigkeitsbereich von einem der Widerspruchszeichen. Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass die relevanten Verkehrskreise die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen entweder als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen würden bzw. erwarteten, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen einer einheitlichen Organisationsverantwortung unterstehen oder aber die Waren und Dienstleistungen ähnliche Bereiche des Wirtschaftslebens beträfen und ähnliches Know-How benötigten. Bei gewissen Waren und Dienstleistungen sei zudem die Gleichartigkeit bereits durch die begriffliche Übereinstimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich. Die Dienstleistungen der Klasse 35 seien hingegen nicht gleichartig, da die Dienstleistungen der angefochtenen Marke im Verhältnis zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion darstellten, welche lediglich der Verkaufsförderung resp. dem Absatz der beanspruchten Waren der Klasse 9 dienten.
Bezüglich der Zeichenähnlichkeit hielt die Vorinstanz fest, die Tatsache dass beide Zeichen die Buchstaben E, M und C enthalten und die angefochtene Marke lediglich durch den Buchstaben I ergänzt würde, führe zu einer visuellen und klanglichen Ähnlichkeit. Da auf semantischer Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede bestünden, seien die Zeichen insgesamt als ähnlich anzusehen.
Dennoch sah die Vorinstanz keine Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen, da durch den Einschub des zusätzlichen Vokals I die angefochtene Marke deutlich verändert würde. Zudem könne sie im Unterschied zur Widerspruchsmarke als Wort gelesen werden. Weiter müsse berücksichtigt werden, dass sich das Publikum Akronyme besonders stark einprägen könne, weshalb kleine aber deutliche Unterschiede besonders ins Gewicht fielen. Die Frage, ob die Widerspruchsmarke von einem gesteigerten Schutzumfang profitiere, liess die Vorinstanz offen, da der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht soweit ausgedehnt werden könne, dass sie sämtlichen jüngeren Akronymen, welche die Buchstaben E, M und C und einen zusätzlich dazwischen geschobenen, beliebigen Buchstaben enthalten, den Markenschutz verwehren könnte.
D.
Gegen diese drei Entscheide der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin mit drei Eingaben, jeweils datiert vom 4. Februar 2013, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Verfügungen der Vorinstanz seien aufzuheben und die jeweiligen Widersprüche seien vollumfänglich gutzuheissen, erforderlichenfalls seien die Verfahren an die Vorinstanz zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückzuweisen. Jeweils alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Die Beschwerdeführerin erläutert in ihren Schriftsätzen, dass sie die Einschätzung der Vorinstanz, wonach die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 gleich oder gleichartig seien, teile. Hingegen sehe sie die Dienstleistungen der Klasse 35 ebenfalls als gleichartig an, da die angebotenen Dienstleistungen durchaus eigene wirtschaftliche Produkte darstellten und als solche angeboten würden. Weiter argumentiert die Beschwerdeführerin, entgegen der Annahme der Vorinstanz, seien nicht nur die Waren der Klasse 9 sondern auch die Waren der Klasse 16 der angefochtenen Marke mit den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke gleichartig, da Software ein komplexes Produkt sei, welches stets mit Unterrichtsmitteln und Handbüchern zusammen verkauft werde und daher typischerweise vom selben Hersteller angeboten würde. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass der Schutzumfang der Widerspruchsmarken aufgrund gesteigerten Gebrauchs erhöht sei, was die Vorinstanz fälschlicherweise ausser Acht liess. Hierzu legt sie zahlreiche Belege ins Recht.
Betreffend die Zeichenähnlichkeit geht die Beschwerdeführerin mit der Vorinstanz einig, dass eine klangliche und visuelle Ähnlichkeit bestehe, rügt aber die vorinstanzliche Einschätzung, wonach der kleine, aber deutliche Unterschied mittels Einschub des Buchstabens I in die angefochtene Marke derart ins Gewicht fallen solle, dass trotz Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistung und vorhandener Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestünde. Gemäss Beschwerdeführerin stellt der Einschub des Buchstabens I keine rechtsrelevante Abweichung zwischen den sich gegenüberstehenden Marken dar, welche die schriftbildlichen und phonetischen Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchten.
E.
Mit Zwischenverfügung vom 12. Februar 2013 vereinigte das Bundesverwaltungsgericht die drei Widerspruchsverfahren Nr. 12474, Nr. 12475 und 12476 betreffend die Marken CH 451'908 EMC, CH 490'426 EMC, CH 593'874 EMC gegen CH 627'865 EMIC im vorliegenden Verfahren, da der zu beurteilende Sachverhalt und die sich stellenden Rechtsfragen ähnlich sind.
F.
Mit Verfügung vom 8. März 2013 wurde die Beschwerdegegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme bis zum 25. April 2013 aufgefordert. Diese liess die Frist jedoch ungenutzt verstreichen.
G.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 25. April 2013 auf eine Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei abzuweisen.
H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1
|
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats |
|
| 1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
| 2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
| 3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
|
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
|
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions |
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| 1 | Le recours est irrecevable contre: |
| a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
| b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
| c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
| d | ... |
| e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
| e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
| e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
| e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
| e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
| f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
| g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
| h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
| i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
| j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
| 2 | Le recours est également irrecevable contre: |
| a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
| b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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| a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
| b | du Conseil fédéral concernant: |
| b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
| b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
| b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
| b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
| b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
| b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
| b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
| b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
| b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
| b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
| b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
| c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
| cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
| dquinquies | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
| e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
| f | des commissions fédérales; |
| g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
| h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
| i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 |
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| 1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
| 2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 |
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| 1 | A qualité pour recourir quiconque: |
| a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
| b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
| c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
| 2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
|
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion |
|
| 1 | Sont en outre exclus de la protection: |
| a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
| b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
| c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
| 2 | Par marques antérieures, on entend: |
| a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
| b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
| 3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen sind und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).
2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion"). Bei Wortmarken wird der Gesamteindruck durch den Klang, das Schriftbild und gegebenenfalls den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom
12. August 2013 E. 5.2 und E. 5.3 "MC [fig.]/MC2 [fig.]"; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion").
2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 131). Stark sind insbesondere jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army Tex [fig.]";Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hinweisen).
2.4 Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access", BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").
3.
Zunächst sind die relevanten Verkehrskreise und der daraus resultierende Grad der Aufmerksamkeit zu eruieren. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 49).
Die drei Widerspruchsmarken sind für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9, 16, 35, 36, 37, 41 und 42 eingetragen. Die vorliegend in der Klasse 9 eingetragenen Waren sind Softwareprodukte zur Erfassung und Verwaltung von Daten. Bei dieser Breite der Warendefinition sind sowohl der Spezialist als auch der Durchschnittskonsument als Verkehrskreise relevant (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE" sowie B 8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.1 "VIEW/SWISSVIEW"). Selbiges kann über die Erziehungs- und Trainingsdienstleistungen der Klasse 41 sowie die Benutzerhandbücher und das Lehr- und Unterrichtsmaterial der Klasse 16 gesagt werden. Die betroffenen Waren werden wohl mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben bzw. die betroffenen Dienstleistungen richten sich - zumindest auch - an den Durchschnittsverbraucher, werden von diesem aber nur vereinzelt und gezielt in Anspruch genommen, sodass angenommen werden muss, dass der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewusster und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht.
Die Detailhandelsdienstleistungen der Klasse 35, die Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen der Klasse 36, die Installation, Unterhalt und Reparatur von Speichernetzwerken und Speichersystemen der Klasse 37 sowie die gewerbsmässigen und beratenden Dienstleistungen der Klasse 42 sind kaufmännische Dienstleistungen, welche nicht in erster Linie alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.2. "INTEL
INSIDE/GALDAT INSIDE"). Es ist daher davon auszugehen, dass die Abnehmer dieser Waren und Dienstleistungen einen eher erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen.
4.
Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.
4.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]" mit Verweis auf LucasDavid, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; RKGE in sic! 2003 S. 343 ff.
"Visart/Visarte").Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; Eugen Marbach, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 831).
4.2
Die drei Widerspruchsmarken der Beschwerdeführerin sind zu unterschiedlichen Daten für zum Teil unterschiedliche Waren und Dienstleistungen registriert worden, bestehen aber aus ein und demselben Zeichen EMC. Für das Bestehen der Gleichartigkeit in einer bestimmten Klasse reicht es im vorliegenden Verfahren daher, wenn mindestens eine der drei Widerspruchsmarken für eine gleiche oder gleichartige Ware oder Dienstleistung wie die angefochtene Marke registriert ist.
4.3 Die angefochtene Marke beansprucht Waren der Klasse 9, namentlich Computer-Software und dafür bestimmte Datenträger, insbesondere anwender-orientierte Programmsprachen, Programmentwickler für Anwenderprogramme, Datenbanken und Expertensysteme sowie integrierte Software für wirtschaftliche oder kommerzielle Bereiche; Computer-Software zur Gewinnung, Analyse und Zurverfügungstellung von Informationen, die in elektronischen Datenbanken gespeichert sind. Die Widerspruchsmarke Nr. 451 908 beansprucht die Waren intelligente Systeme mit der Fähigkeit zur Netzwerkkommunikation, nämlich Prozessoren, Speicher, Software- und Datenspeicherungseinheiten für die Speicherung von Daten. Die Widerspruchsmarke Nr. 593 874 beansprucht die Waren Software zur Datenspeicherung und Informationsverwaltung; Software zur Datenarchivierung; Software zur Datenspeicherung und
-wiederherstellung; Software für den Geschäftsfortbestand und die Geschäftsverfügbarkeit; Geschäftszusammenarbeits-Software; Inhaltsverwaltungs-Software; Software für die Datenmobilität und -migration; Software zur Ressourcenverwaltung; Virtualisierungs-Software; Software für Dokumentenerfassung, -identifikation, -zugriff, und -verwaltung; Online-Zusammenarbeits-Software. Sowohl die Widerspruchszeichen als auch das angefochtene Zeichen sind für Software und Speichermedien eingetragen. Soweit sich die Gleichheit nicht bereits offensichtlich aus dem Wortlaut bzw. Sinngehalt der registrierten Waren ergibt, existiert eine starke Gleichartigkeit aufgrund der Nähe der Produkte bezüglich Know-how, Abnehmerkreis und Verwendungszweck.
4.4 In der Klasse 16 beansprucht die angefochtene Marke die folgenden Waren: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), einschliesslich Computer-Handbücher. Die Widerspruchsmarke Nr. 490 426 ist für Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen und gedrucktes Lehr- und Unterrichtsmaterial auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten der Klasse 16 eingetragen. Soweit die angefochtene Marke Waren im Umfang des Widerspruchszeichens beansprucht, ist von Gleichheit der Waren auszugehen. Für die Waren, welche über die wörtliche Gleichheit ausgehen, kann aufgrund der Nähe der Produkte bezüglich Know-How, Abnehmerkreis und Verwendungszweck von Gleichartigkeit ausgegangen werden.
4.5 Die angefochtene Marke ist weiter in der Klasse 35 für Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Erfassen, Sammeln, Organisieren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten eingetragen. Die Vorinstanz verneint die Gleichartigkeit mit den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Dienstleistungen in allen drei Entscheiden mit der Begründung, dass die genannten Dienstleistungen der angefochtenen Marke lediglich Hilfsdienstleistungen darstellten, welche keine selbständige wirtschaftliche Funktion inne hätten. Ebenso sei das erforderliche Fachwissen für das Erbringen der Dienstleistungen unterschiedlich und die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- und Erbringungsorte seien verschieden.
Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Die Widerspruchsmarke Nr. 490 426 ist für Informationsdienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen eingetragen. Dies ist lediglich eine andere Umschreibung für die von der angefochtenen Marke beanspruchte Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken. Ebenso sind die Dienstleistungen gewerbsmässige und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 eine andere Umschreibung der Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank; nämlich Erfassen, Sammeln, Organisieren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten der angefochtenen Marke. Diesbezüglich sind die beiden Marken für die gleichen Dienstleistungen registriert. Die Annahme der Vorinstanz, wonach das Fachwissen für die Erbringung der Dienstleistungen unterschiedlich sei und die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- und Erbringungsorte verschieden seien, ist demnach nicht haltbar.
Bei der Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, für welche die angefochtene Marke eingetragen ist, kann in Bezug auf die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 gewerbsmässige und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation sowie Informationsdienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen sowie Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen für intelligente Speichersysteme für die Netzwerkkommunikation eine Gleichheit bezüglich Unternehmensberatung und -organisation im Informatiksektor festgestellt werden. Darüberhinausgehende Dienstleistungen der angefochtenen Marke sind im vorliegenden Fall aufgrund der Nähe der Dienstleistungen bezüglich Know-How und Verwendungszweck sowie dadurch, dass die Abnehmerkreis die Dienste als sich sinnvoll ergänzendes Leistungspaket auffassen können als entfernt gleichartig anzusehen.
Die weitere Argumentation der Vorinstanz, wonach die genannten Dienstleistungen der angefochtenen Marke im Verhältnis zur Widerspruchsmarke lediglich Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich eigenen Wert angesehen werden müssen, überzeugt nicht. Pflege, Unterhalt und Beratung ist regelmässig ein nicht unbeachtlicher Teil bei der Beschaffung von Software und Hardware und kann keinesfalls lediglich als Promotion der Hauptware Soft- und Hardware angesehen werden. Zudem stehen Pflege, Unterhalt und Beratung bezüglich Soft- und Hardware in einem direkten und sinnhaltigen Zusammenhang, was ebenfalls gegen das Vorliegen von Hilfsdienstleistungen spricht.
Somit ist die teilweise Gleichheit und teilweise Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 gegeben.
4.6 Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 gewerbsmässige und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten sind weit gefasst und beinhalten die Dienstleistungen der angefochtenen Marke Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computerberatungsdienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; soweit nicht bereits semantisch dann sicher im Sinne einer vom Abnehmer als sinnvolles Leistungspaket aufgefasste Kombination von Dienstleistungen. Auch die angefochtene Installation, Integration und Unterhalt von Computerprogrammen und die Aktualisierungs- und Instandhaltungsdienstleistungen für Betriebssoftware sowie für Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 werden, insofern sie nicht bereits dem Wortlaut nach gleich sind, so zumindest vom Abnehmer als sinnvollerweise derselben Organisationseinheit unterstellt und vom selben Unternehmen angeboten aufgefasst. Entsprechend ist auch für die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 42 die Gleichartigkeit soweit nicht sogar Gleichheit erstellt.
5.
Als nächstes sind die Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin zu überprüfen.
Die Widerspruchszeichen sind alle Wortmarken mit derselben Buchstabenfolge E, M und C. Das angefochtene Zeichen ist ebenfalls eine Wortmarke und enthält die Buchstabenfolge E, M, I und C. Eine optische Ähnlichkeit des angefochtenen Zeichens mit den Widerspruchszeichen ergibt sich schon durch die Übernahme aller in den Widerspruchsmarken enthaltenen Buchstaben. Der zusätzlich verwendete Buchstabe I trägt insofern nur sehr wenig zur Unterscheidung der Zeichen bei, als dass er gleich dem Buchstaben M folgend platziert ist und daher mit dem rechten vertikalen Strich des Buchstabens M optisch zu verschmelzen droht. Vorliegend ist daher in optischer Hinsicht eine Zeichenähnlichkeit gegeben.
Durch die Übernahme der in den Widerspruchsmarken verwendeten Buchstaben entsteht zwangsläufig auch eine gewisse phonetische Ähnlichkeit der Zeichen. Wohl verändert der eingeschobene Buchstabe I den Wortlaut von E-EM-CE auf E-EM-I-CE bzw. lässt das angefochtene Zeichen sogar als ein Phantasiewort erscheinen. Dennoch ist insgesamt und insbesondere aufgrund der Wiederverwendung derselben Buchstaben der Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall zumindest von einer entfernten phonetischen Ähnlichkeit auszugehen.
Da weder die Widerspruchsmarken noch die angefochtene Marke einen spontan erkennbaren und verständlichen Sinngehalt aufweisen, kann die bestehende Zeichenähnlichkeit auch nicht durch eine semantische Unterscheidung der Zeichen kompensiert werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. August 2013 B-4772/2012 E. 5.4.2 "Mc(fig.)/MC2(fig.)"mit weiteren Hinweisen).
6.
Um die Frage der Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss letztlich die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang der Widerspruchsmarken bestimmt werden. Vorliegend sind auch im Einklang mit der Lehre und Rechtsprechung zu Akronymen keine Anzeichen festzustellen, welche die Widerspruchsmarken schwächen würden, weshalb grundsätzlich von einem normalen Schutzumfang der Marken ausgegangen werden kann.
Die Beschwerdeführerin macht allerdings geltend, dass der Schutzumfang der Widerspruchsmarken durch die intensive Nutzung erhöht worden sei und legt zahlreiche Belege hierzu ins Recht. Die Vorinstanz prüfte die intensive Nutzung nicht eingehend und liess die Frage nach einem erhöhten Schutzumfang offen, da ihrer Ansicht nach der Schutzumfang der Widerspruchsmarken nie derart gross sein könne, dass sie einem jüngeren Zeichen, welches die Buchstaben E, M und C sowie einen zusätzlichen dazwischen geschobenen beliebigen Buchstaben enthalte, den Markenschutz verwehren könne. Diese Argumentation ist zu pauschalisierend und würdigt den Einzelfall zu wenig. Es darf nicht unberücksichtigt bleiben, welcher Buchstabe an welcher Stelle der Buchstabenfolge E, M und C eingeschoben wird. Es ist durchaus denkbar, dass bei gewissen Kon-stellationen eine Verwechslungsgefahr besteht, bei anderen diese verneint werden muss. Entsprechend kann unter Umständen die Grösse des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke von Relevanz sein.
Vorliegend kann allerdings die Überprüfung, ob ein erhöhter Schutzumfang besteht, unterbleiben, da eine Verwechslungsgefahr in der hier konkret zu beurteilenden Konstellation bereits bei normalem Schutzumfang gegeben ist, wie nachfolgend unter E. 7 dargelegt wird.
7.
In einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sind gleichartig bis identisch, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ein eher grösserer Abstand der Zeichen gefordert ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Vorliegend wird die vorhandene Zeichenidentität lediglich durch den in der angefochtenen Marke zusätzlich verwendeten Buchstaben I nach dem Buchstaben M verhindert, was immer noch eine erhebliche Zeichenähnlichkeit zur Folge hat. Dieser Unterschied der Zeichen vermag die Verwechslungsgefahr nicht zu bannen. Dies insbesondere auch daher, da gerade der Buchstabe I an dritter Stelle des angefochtenen Zeichens, dem Buchstaben M folgend, eine Konstellation von Buchstaben ergibt, welche sich zu wenig von den Widerspruchsmarken unterscheidet. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass den angesprochenen Verkehrskreisen eine eher erhöhte Aufmerksamkeit zugeschrieben werden muss. Dieser Befund drängt sich bereits schon bei einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarken auf. Ein gesteigerter Schutzumfang ist im vorliegenden Fall nicht vonnöten, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
Der Beschwerde ist demnach gutzuheissen. Die angefochtenen Entscheide sind aufzuheben, die Widersprüche gutzuheissen und die Vorinstanz wird angewiesen, die angefochtene Marke aus dem Register zu löschen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
|
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 |
|
| 1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
| 2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
| 3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
| 4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
| 4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
| a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
| b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
| 5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
|
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 |
|
| 1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
| 2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
| 3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
| 4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
| 5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 9 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]").
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
|
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 |
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| 1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
| 2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
| 3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
| 4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
| 4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
| a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
| b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
| 5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
|
| 1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
| 2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
| 3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
|
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
8.2 Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 64 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 |
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| 1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
| 2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
| 3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
| 4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
| 5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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| 1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
| 2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
|
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
| 1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
| 2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
| 3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
| 4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
| 5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
8.3 Die Vorinstanz sprach für die drei erstinstanzlichen Verfahren keine Parteientschädigungen zu. In Abänderung davon setzt das Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädigung für die drei erstinstanzlichen Verfahren auf insgesamt Fr. 2'000.- zugunsten der Beschwerdeführerin fest.
Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1
|
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
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| 2 | Le lieu des prestations de services suivantes est: |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
|
| 1 | Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
| 2 | En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: |
| a | les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; |
| b | les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; |
| c | les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; |
| d | les dons; |
| e | les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; |
| f | les dividendes et autres parts de bénéfices; |
| g | les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; |
| h | les consignes, notamment sur les emballages; |
| i | les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; |
| j | les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; |
| k | les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; |
| l | les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
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| 2 | Le lieu des prestations de services suivantes est: |
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der drei Entscheide des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. Dezember 2012 wird aufgehoben, die Widersprüche werden gutgeheissen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 627 865 EMIC zu löschen.
2.
Ziffer 3 der drei Entscheide des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. Dezember 2012 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für die vorinstanzlichen Verfahrenskosten mit Fr. 2'400.- sowie als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'000.- (exkl. MWST) zu entschädigen.
3.
Die Verfahrenskosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 5'000.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
4.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten und wird der Beschwerdeführerin nach Rücksendung des Rückerstattungsformulars überwiesen.
5.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 5'000.- (exkl. MWST) zu entrichten.
6.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-formular, Akten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W12474-12476-emc/bs; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Lukas Abegg
Versand: 24. Juli 2014