B-361/2021 - 2022-02-17 - Marken-, Design- und Sortenschutz - Widerspruchsverfahren Nr. 101487, CH 689'694 Valser (fig.) / CH 744'975 Valser Bier

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II

B-361/2021

Urteil vom 17. Februar 2022

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),

Besetzung Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,

Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Valser Trading GmbH,

7132 Vals,

vertreten durch E. Blum & Co. AG
Parteien
Patent- und Markenanwälte VSP,

Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

A._______,

Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 101487,

Gegenstand CH 689'694 Valser (fig.) / CH 744'975 Valser Bier -

Das Original Bernstein Oberbräu.

Sachverhalt:

A.
Am 27. März 2020 wurde in Swissreg die angefochtene Marke CH 744'975 "Valser Bier - Das Original Bernstein Oberbräu" veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 32: Biere schweizerischer Herkunft

B.
Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch und beantragte den vollständigen Widerruf der angefochtenen Marke. Sie beruft sich dabei auf die Schweizer Marke CH 689'694 "Valser (fig.)" mit folgendem Aussehen:

Diese Widerspruchsmarke ist für folgende Waren hinterlegt:

Klasse 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden).

C.
Mit Entscheid vom 7. Dezember 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass die Waren gleichartig seien und auch eine Übereinstimmung der Zeichen im Element "Valser" bestehe, was zu einer Zeichenähnlichkeit führe. Das Zeichenelement "Valser" sei zwar grundsätzlich gemeinfrei, allerdings habe es sich für die beanspruchten Waren Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden) als Marke durchgesetzt. Die Vorinstanz argumentiert weiter, dass sich diese Markendurchsetzung hingegen nicht auf andere Waren als die genannten beziehen könne. Die Vorinstanz ging davon aus, dass das Zeichenelement "Valser" demnach für Biere schweizerischer Herkunft, wie sie von der angefochtenen Marke beansprucht werden, nicht durchgesetzt habe und gemeinfrei sei. Entsprechend könne sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke nicht auf das Zeichenelement "Valser" für Biere schweizerischer Herkunft erstrecken. Daraus folgerte die Vorinstanz, dass die Zeichen nur in einem Element übereinstimmten, welches ein nicht schutzfähiger Markenbestandteil sei.

D.

D.a Gegen diesen Entscheid wurde mit Schriftsatz vom 25. Januar 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragt, es sei der Entscheid der Vorinstanz vom 7. Dezember 2020 aufzuheben, der Widerspruch sei vollumfänglich gutzuheissen und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Eintragung der Marke CH 744'975 "Valser Bier - Das Original Bernstein Oberbräu" zu widerrufen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Beschwerdegegners.

D.b Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, dass die Warengleichartigkeit gegeben sei, dass die Zeichenähnlichkeit durch die Verwendung des Wortes "Valser" am Anfang der angefochtenen Marke ebenfalls vorliege, da dies eine vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke darstelle. Sie widerspricht weiter der vorinstanzlichen Einschätzung, wonach andere Waren als die von der Widerspruchsmarke beanspruchten dem Gemeingut zuzurechnen seien. Vielmehr habe die Widerspruchsmarke durch den intensiven Gebrauch sogar eine starke Kennzeichnungskraft, was nicht einfach so ausser Acht gelassen werden könne. Da die Beschwerdeführerin zudem weitere Marken mit dem Zeichenelement "Valser" registriert habe, sei insgesamt zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen.

E.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 15. März 2021 auf eine Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

F.
Der Beschwerdegegner reichte innert Frist keine Beschwerdeantwort ein.

G.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt, auf die weiteren Vorbringen wird, soweit erheblich, in den folgenden Erwägungen detaillierter eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 , 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes (MSchG, SR 232.11) i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Städeli/Brauchbar-Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia", B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]").

2.3 Hat sich ein ursprünglich im Gemeingut stehendes Zeichen im Verkehr durchgesetzt, verfügt es grundsätzlich über eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang. Aufgrund der Umstände kann der Schutzumfang stark sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er ausnahmsweise schwach bleibt (Urteil des BVGer B-3406/2016 vom 20. Juli 2018 E. 8.2. "PUPA/Fashionpupa"; Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 116 ff, Marbach, SIWR III/1, N. 983 ff.). Die Verkehrsdurchsetzung ist für die Eintragung einer zum Gemeingut gehörenden Marke gemäss Art. 2 Bst. a MSchG vorausgesetzt. Für das Widerspruchsverfahren verweist Art. 31 MSchG jedoch ausschliesslich auf Art. 3 Abs. 1 MSchG; im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens prüft das Gericht deshalb lediglich das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr als relativen Ausschlussgrund, nicht auch die absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 MSchG. Die Frage des erhöhten Schutzumfangs einer Marke infolge ihrer gesteigerten Bekanntheit ist als Tatbestand, wenn auch nicht als Rechtsfrage, mit jener verwandt, ob eine Marke durch Verkehrsdurchsetzung Schutz erlangt (vgl. BGE 130 III 267 E. 4.7.3 "Tripp Trapp", wo die Notorietät einer Marke als Verkehrsgeltung im massgebenden Kreis beschrieben wird). Die Grundsätze von Art. 2 MSchG sind entsprechend auf die im Widerspruchsverfahren zu beurteilende Kennzeichnungskraft anwendbar (Wild, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 31 N. 16, mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 5.2 "Plus/Plusplus [fig.]").

2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015 E. 3.5 "ysl [fig.]/sl skinny love [fig.]"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").

3.
Vorab sind die Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Die beanspruchten Waren Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden) sind Massenartikel des täglichen Bedarfs. Diese richten sich an das allgemeine Publikum und werden von diesem mit einer eher geringen Aufmerksamkeit beurteilt (BGE 126 III 315 E. 6 bb "Rivella/Apiella" m.H.).

4.

4.1 Weiter ist die Gleichartigkeit der strittigen Waren zu beurteilen. Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind beide der Auffassung, dass Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden) der Widerspruchsmarke mit Biere schweizerischer Herkunft gleichartig seien. Erstens sei es bestehende Praxis der Vorinstanz, Biere und Mineralwässer als gleichartig anzusehen und zweitens dienten insbesondere alkoholfrei Biere oder Biere mit wenig Alkoholgehalt als Erfrischungsgetränk, so wie Mineralwässer.

4.2 In der Tat kann eine Warengleichartigkeit angenommen werden, wenn gewisse Produkte zu vergleichbaren Gelegenheiten und zu ähnlichen Zwecken konsumiert werden oder aber zwei Produkte eine enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten besteht (vgl. Urteil des BVGer B-1778/2019 vom 30. Juni 2021 E. 5.3.2 "PYRAT/thePirate.com ]fig.]/tP thePirate.com [fig.] m.w.H."). Biere, insbesondere alkoholfreie Biere, dienen durchaus als Erfrischungsgetränk, so wie Mineralwasser. Auch ist das Mischen von Mineralwasser und Bier zu einem (sauren) Panaché nicht unüblich. Entsprechend kann vorliegend von einer Warengleichartigkeit ausgegangen werden.

5.
Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wort-/Bildmarke "Valser (fig.)" und die Wortmarke "Valser Bier - Das Original Bernstein Oberbräu" gegenüber.

5.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort "Valser", welches das Adjektiv zur Ortschaft Vals ist und damit die Herkunft aus Vals bezeichnet. Das grafische Element erschöpft sich dabei in der Schriftart, wie das Wort "Valser" geschrieben ist, wobei diese als gängig und kaum auffällig bezeichnet werden kann. Die angefochtene Marke ist eine reine Wortmarke bestehend aus den Wörtern "Valser Bier - Das Original Bernstein Oberbräu".

5.2 Sofort augenfällig ist, dass in beiden Marken das Wort "Valser" im Sinne der adjektivischen Herkunftsbezeichnung verwendet wird. Angesichts der minimalen grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke kann vorliegend von einer integralen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke gesprochen werden. Eine solche verstösst grundsätzlich gegen das Markenrecht, kann aber bei Vorliegen gewisser Ausnahmen allerdings dennoch zulässig sein (vgl. Urteil des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 5.1 und 5.2 "PUPA/Fashionpupa"). Durch die integrale Übernahme der Widerspruchsmarke ist die Zeichenähnlichkeit bezüglich Schrift- und Klangbild gegeben.

6.
Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen.

6.1 Die Widerspruchsmarke "Valser (fig.)" ist für die erwähnten Waren als durchgesetzte Marke im Markenregister eingetragen. Das heisst, die Bezeichnung "Valser" stand ursprünglich im Gemeingut, durch den intensiven und weit verbreiteten Gebrauch als Bezeichnung für Mineralwasser, wandelte sich "Valser" allerdings zu einer Angabe über die betriebliche Herkunft ebendieses Mineralwassers und konnte als Marke eingetragen werden. Die Vorinstanz argumentiert in ihrem Entscheid diesbezüglich, dass sich die Bezeichnung "Valser" ausschliesslich für Mineralwasser durchgesetzt habe und die Bezeichnung "Valser" für andere Waren nach wie vor im Gemeingut stehe. Gemäss Vorinstanz betrifft diese Feststellung auch Waren, welche markenrechtlich gleichartig mit Mineralwasser sind.

6.2 Dieser Einschätzung kann indes aus zweierlei Gründen nicht gefolgt werden. Denn Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG bietet Schutz für eine ältere Marke gegen jüngere Marken, die ähnlich und für gleichartige Waren bestimmt sind. Eine Eingrenzung auf einen Schutz nur gegen identische Waren bei Marken, welche sich im Verkehr durchgesetzt haben, wäre mit dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG nicht vereinbar. Dies wird auch im Bundesgerichtsentscheid BGE 128 III 441 reflektiert. In dieser Sache hatte das Bundesgericht zu entscheiden, ob die ältere durchgesetzte Marke "Appenzeller® Switzerland (fig.)" mit der jüngeren Garantiemarke "Appenzeller Natural" verwechselbar sei. Das Bundesgericht bejahte die Verwechslungsgefahr und erläuterte in Erwägung 3.3, dass es zudem rechtens sei, dass die Waren Yoghurt, Rahm, Butter und Quark aus Milch der jüngeren Marke gelöscht wurden, obwohl sich die ältere Marke lediglich für Käse durchgesetzt habe, da genannte Waren allesamt gleichartig seien.

Die gleiche Konstellation ist im vorliegenden Fall gegeben. Die Widerspruchsmarke hat sich für die Ware Mineralwässer durchgesetzt und kann Markenschutz nicht nur gegenüber identischen, sondern auch gleichartigen Waren geltend machen, namentlich das vorliegende Bier der angefochtenen Marke.

6.3 Die Widerspruchsmarke hat sich im Verkehr durchgesetzt, was im vorliegenden Verfahren von keiner Partei angezweifelt wurde und wohl als gerichtsnotorisch gelten kann. Der Schutzumfang ist daher mindestens normal und bezieht sich auf die Waren Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer (Getränke); alle vorgenannten Waren aus Vals (Graubünden) und gleichartige Waren.

7.
Mit der Vorinstanz einig zu gehen ist zwar in der Ansicht, wonach Ortsbezeichnungen, welche zufolge Verkehrsdurchsetzung als Marke eingetragen wurden, auch Konkurrenzunternehmen zur Verfügung stehen sollen. Diese Konkurrenzunternehmen haben aber für eine genügende Unterscheidbarkeit gegenüber der prioritätsälteren Marke zu sorgen (BGE 117 II 321 E. 4 Valser Mineralquellen AG gegen Passugger Heilquellen AG).

7.1 Es ist im Folgenden daher zu prüfen, ob zwischen der Widerspruchsmarke "Valser (fig.)" und der angefochtenen Marke "Valser Bier - Das Original Bernstein Oberbräu" eine genügende Unterscheidbarkeit besteht.

7.2 Die angefochtene Marke enthält neben dem Wort "Valser" auch die direkt beschreibende Angabe "Bier" sowie den Slogan "Das Original Bernstein Oberbräu". Wie die Vorinstanz korrekt feststellte, ist "Original" anpreisend und hat entsprechend eine geringe bis gar keine Kennzeichnungskraft. Bernstein ist als Hinweis auf die Farbe des Bieres ebenfalls stark beschreibend und trägt wenig zur Kennzeichnungskraft bei, womit das Wort Oberbräu verbleibt. Einen eindeutigen Sinngehalt lässt sich dem Wort "Oberbräu" nicht zuordnen. Im Zusammenhang mit Bier ist indes eine starke Allusion an die Brauart "obergäriges Bier" anzunehmen, womit auch dieser Zeichenbestandteil lediglich über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Insgesamt besteht die angefochtene Marke damit aus dem Wort "Valser" und mehreren, wenig bis gar nicht kennzeichnungskräftigen Zusätzen. Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft - bzw. wie vorliegend der genügenden Unterscheidbarkeit - dürfen kennzeichnungsschwache Elemente indes nicht einfach ignoriert werden (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillan"). Auch ist denkbar, dass eine Kombination von gemeinfreien Elementen insgesamt eine gewisse Kennzeichnungskraft erzeugen kann (Urteil des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1 "Swissprimbeef/Appenzeller Prim(e) Beef [fig.]"). Weiter ist nicht auszuschliessen, dass eine Unterscheidbarkeit über einen differenzierenden Sinngehalt herbeigeführt werden kann. Allerdings sind die Bestandteile der angefochtenen Marke vorliegend so kennzeichnungsschwach und deren Sinngehalt so nahe bei der Widerspruchsmarke, dass diese Bestandteile auch bei einer Berücksichtigung in einer Gesamtbetrachtung nicht derart ins Gewicht fallen, dass eine genügende Unterscheidbarkeit zur Widerspruchsmarke besteht.

7.3 Insgesamt unterscheiden sich die beiden Marken somit nur in geringem Masse. Zudem bezieht sich das Element "Oberbräu", welches noch am ehesten eine Unterscheidung zwischen den Zeichen bewirken könnte, auf die Ware Bier, welche gleichartig mit den beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke ist. Damit kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kaum ausgeschlossen werden. Und selbst wenn eine unmittelbare Verwechslungsgefahr durch die Zusätze in der angefochtenen Marke beseitigt würde, wäre eine mittelbare Verwechslungsgefahr über die betriebliche Herkunft vorliegend gegeben. Denn bei den vorliegend strittigen Waren handelt es sich um Getränke, bei welchen die relevanten Verkehrskreise schneller der Auffassung sein könnten, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Variante oder neue Linie der Widerspruchsmarke handle (vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 7.3 "CARPE DIEM/carpe noctem").

7.4 Damit ist eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen und die angefochtene Marke ist aus dem Markenregister zu löschen. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen und dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Mangels Kostennote wird die Parteientschädigung aufgrund der Akten auf Fr. 4'200.- festgesetzt.

8.3 Da der Widerspruch vollständig gutzuheissen ist, sind auch die vorinstanzlichen Kosten neu zu verlegen. Der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.- zu Lasten des Beschwerdegegners zuzusprechen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Januar 2019, S. 48). Die Widerspruchsgebühr verbleibt bei der Vorinstanz. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch in Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten, weshalb ihr die vorgeleistete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- zu ersetzen ist. Damit sind dem Beschwerdegegner für das vorinstanzliche Widerspruchsverfahren insgesamt Fr. 2'000.- aufzuerlegen.

9.
Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gegeben (Art. 73 BGG). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Ziffern 1 und 3 der Verfügung vom 7. Dezember 2020 werden aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke CH 744'975 "Valser Bier - Das Original Bernstein Oberbräu (fig.)" für die Ware Biere schweizerischer Herkunft der Klasse 32 aus dem Markenregister zu löschen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Versand dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

4.
Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'200.- und für das vorinstanzliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 2'000.- zu entrichten.

5.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, den Beschwerdegegner und die Vorinstanz.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli Lukas Abegg

Versand: 1. März 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilage: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)

- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101487; Einschreiben;
Beilage: Vorakten zurück)

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
¹	Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
^a	Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
^b	Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
^c	Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
^d	...
^e	Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
^e1	Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
^e2	die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
^e3	den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
^e4	den Entsorgungsnachweis;
^f	Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
^g	Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
^h	Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
ⁱ	Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
^j	Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
²	Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
^a	Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
^b	Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
^a	des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
^b	des Bundesrates betreffend:
^b1	die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
^b2	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
^b3	die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
^b4	das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
^c	des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
^cbis	des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
^cquater	des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
^cquinquies	der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
^cter	der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
^d	der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
^e	der Anstalten und Betriebe des Bundes;
^f	der eidgenössischen Kommissionen;
^g	der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
^h	der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
ⁱ	kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
¹	Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
²	Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
¹	Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
^a	vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
^b	durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
^c	ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
²	Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe - 1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
¹	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
^a	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
^b	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
^c	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
²	Als ältere Marken gelten:
^a	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
^b	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
³	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 31 Widerspruch - 1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 gegen die Eintragung Widerspruch erheben.
¹	Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 gegen die Eintragung Widerspruch erheben.
^1bis	Er kann keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer geografischen Marke erheben.27
²	Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
^a	Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
^b	Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
^c	irreführende Zeichen;
^d	Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
¹	Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
²	Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
³	Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
⁴	Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
^4bis	Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
^a	in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
^b	in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
⁵	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
¹	Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
²	Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
³	Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
⁴	Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
⁵	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
¹	Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
²	Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
³	Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 8 Parteientschädigung - 1 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
¹	Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
²	Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung - 1 Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
¹	Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
²	Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.

BGG:	73
MSchG:	2 3 31
VGG:	31 32 33
VGKE:	2 4 8 14
VwVG:	48 50 63 64