4A_539/2020 - 2021-03-16 - Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 539/2020

Urteil vom 16. März 2021

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterin Niquille,
Bundesrichter Rüedi,
Gerichtsschreiber Stähle.

Verfahrensbeteiligte
A.________ Ltd.,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer und Rechtsanwältin Louisa Galbraith,
Beschwerdeführerin,

gegen

B.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Rudolf A. Rentsch, Ernst J. Brem und Dr. Ronny Banchik,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Patentverletzung,

Beschwerde gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 16. September 2020 (O2020 006).

Sachverhalt:

A.

A.a. Am 6. Dezember 2017 erhob die A.________ Ltd. (Beschwerdeführerin) am Bundespatentgericht eine Patentverletzungsklage gegen die B.________ AG (Verfahren O2017 024). Die A.________ Ltd. warf der B.________ AG vor, den Schweizer Teil ihres europäischen Patents EP 2 121 272 B1 (Streitpatent) verletzt zu haben. Dieses Verfahren ist noch hängig.

A.b. Am 29. April 2020 reichte die B.________ AG beim Bundespatentgericht eine Patentnichtigkeitsklage gegen die A.________ Ltd. ein. Sie beantragte die Feststellung, dass der Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 121 272 B1 nichtig und entsprechend ex tunc zu widerrufen sei.
Mit Widerklage vom 28. August 2020 machte die A.________ Ltd. (erneut) eine Patentverletzung geltend. Sie stützte sich wiederum auf den Schweizer Teil des europäischen Patents EP 2 121 272 B1, schränkte den (als verletzt gerügten) Patentanspruch indes - so argumentierte zumindest die A.________ Ltd. - verbal ein (auf eine "gegenüber der erteilten Fassung mit zusätzlichen Merkmalen eingeschränkte[] Version dieses Patents").

A.c. Mit Beschluss vom 16. September 2020 trat das Bundespatentgericht auf die Widerklage nicht ein. Es berief sich auf Art. 59 Abs. 1 lit. d ZPO und erwog, zwischen denselben Parteien sei bereits eine Patentverletzungsklage betreffend dasselbe Streitpatent rechtshängig.

B.
Die A.________ Ltd. verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, der Beschluss des Bundespatentgerichts sei aufzuheben. Die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen mit der Auflage, das Widerklageverfahren im Sinne der bundesgerichtlichen Erwägungen weiterzuführen, eventualiter einen neuen Entscheid über die Frage einer allenfalls vorbestehenden Rechtshängigkeit des gleichen Streitgegenstands der Widerklage zu fällen.
Das Bundespatentgericht verzichtete auf Vernehmlassung. Die Beschwerdegegnerin beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten und sie eventualiter abzuweisen.
Die Beschwerdeführerin replizierte, worauf die Beschwerdegegnerin eine Duplik eingereicht hat.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (vgl. Art. 72 BGG) und richtet sich gegen einen Teilentscheid (vgl. Art. 91 BGG) des Bundespatentgerichts (vgl. Art. 75 Abs. 1 BGG). Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in Zivilsachen offen, gemäss Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG unabhängig vom Streitwert.

2.

2.1. Die Beschwerdegegnerin bringt in ihrer Beschwerdeantwort (vom 7. Dezember 2020) vor, der Beschwerdeführerin mangle es an einem Rechtsschutzinteresse im Sinne von Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG. Sie (die Beschwerdeführerin) habe das Streitpatent nämlich mit Teilverzichtsantrag vom 8. Oktober 2020 an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nach Art. 24 PatG (SR 232.14) eingeschränkt. Diese Einschränkung werde nach Angaben des IGE am 15. Dezember 2020 veröffentlicht und gelte ex tunc. Das Streitpatent - wie es der Widerklage zugrunde gelegt worden sei - existiere damit nicht mehr.

2.2. Am 15. Dezember 2020 hat das IGE den genannten Teilverzicht veröffentlicht.

2.3. In der Replik vom 8. Januar 2021 wendet die Beschwerdeführerin ein, im vorliegenden Verfahren vor Bundesgericht gehe es einzig um die Frage, ob die Sache im Zeitpunkt der Einreichung der Widerklage im Sinne von Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO bereits anderweitig rechtshängig gewesen sei. Später eingetretene Sachverhalte seien irrelevant. Beim Teilverzicht auf das Streitpatent handle es sich um ein echtes Novum, das erst nach dem angefochtenen Urteil entstanden sei. Es habe daher im bundesgerichtlichen Verfahren unbeachtlich zu bleiben.

3.

3.1. Mit der Beschwerde in Zivilsachen dürfen die Parteien keine neuen Tatsachen und Beweismittel vorbringen, es sei denn, erst der Entscheid der Vorinstanz habe dazu Anlass gegeben (Art. 99 Abs. 1 BGG). Diese Voraussetzung ist von vornherein nicht erfüllt, soweit sich eine Tatsache zwar auf das vorinstanzliche Prozessthema bezieht, jedoch erst nach dem Zeitpunkt eingetreten ist, in welchem sie im vorinstanzlichen Verfahren letztmals hätte berücksichtigt werden können. Solch "echte" Noven sind im bundesgerichtlichen Verfahren grundsätzlich unzulässig (BGE 139 III 120 E. 3.1.2). Indes gibt es Ausnahmen, wozu namentlich jene Tatsachen gehören, welche die Sachurteilsvoraussetzungen im Verfahren vor dem Bundesgericht betreffen. Dieses berücksichtigt Noven insbesondere dann, wenn sie einen Einfluss auf die Beschwerdelegitimation haben (zum Ganzen: Urteil 4F 6/2019 vom 18. März 2020 E. 2.1 mit Hinweisen; sodann zur Publikation vorgesehenes Urteil 4A 318/2020 vom 22. Dezember 2020 E. 5.2 und ferner Urteil 5A 730/2019 vom 27. Oktober 2020 E. 1.7; in diesem Punkt nicht einschlägig daher das von der Beschwerdeführerin zitierte Urteil 4A 541/2013 vom 2. Juni 2014 E. 2.4).

3.2. In Frage steht, ob die Beschwerdeführerin ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses hat. Dies beurteilt sich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des bundesgerichtlichen Urteils (vgl. BGE 143 III 578 E. 3.2.2.2 S. 587) - denn eine Beurteilung abstrakter Rechtsfragen ohne Wirkung auf konkrete Rechtsverhältnisse kann (auch vor Bundesgericht) nicht verlangt werden. Soweit der von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte, am 15. Dezember 2020 veröffentlichte Teilverzicht einen Einfluss auf das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin an der Behandlung ihrer Beschwerde hat, ist er zu berücksichtigen. Dass der Teilverzicht zufolge Novenschranke nicht mehr in das (bundesgerichtliche) Verfahren eingeführt werden konnte - das Bundesgericht die Patentverletzungsklage mithin nicht gestützt auf die geänderte Fassung des Streitpatents beurteilen kann -, ändert daran nichts (vgl. zur Publikation vorgesehenes Urteil 4A 583/2019 vom 19. August 2020 E. 7.4 mit Hinweis darauf, dass zwischen materiellem Recht und der prozessualen Situation zu unterscheiden ist).

3.3. Nachdem die Beschwerdeführerin auf das Streitpatent in Anwendung von Art. 24 Abs. 1 lit. b und lit. c PatG teilweise verzichtet hat (siehe auch Art. 28a PatG), existiert dieses in der ursprünglichen Fassung nicht mehr. Damit ist - was auch die Beschwerdeführerin nicht bestreitet - das materielle Recht, auf das sich die Widerklage im vorliegenden Fall stützt, (mit Wirkung ex tunc) untergegangen und fehlt es ihr nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung an einem Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung ihrer Widerklage (zur Publikation vorgesehenes Urteil 4A 583/2019 vom 19. August 2020 E. 7.4). Gegenteiliges tut die Beschwerdeführerin jedenfalls nicht dar. Dass sie ihre Patentansprüche in der Widerklage verbaleingeschränkt hat, ändert nichts am Umstand, dass das Patent in der ursprünglichen Fassung - auf der die Widerklage nach wie vor basiert - nicht mehr besteht. Die "verbale" Einschränkung eines mit Wirkung ex tunc untergegangenen Patents ändert mit anderen Worten nichts am Untergang desselben und damit am fehlenden Rechtsschutzinteresse. Darauf weist die Beschwerdegegnerin zu Recht hin.
Ob die Beschwerdeführerin allenfalls insofern ein Interesse an der Behandlung der Beschwerde haben könnte, als sie den vorinstanzlichen Nichteintretensbeschluss durch einen Abschreibungsentscheid ersetzt haben möchte (siehe etwa Art. 106 Abs. 1versus Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO; vgl. zur Publikation vorgesehenes Urteil 4A 583/2019 vom 19. August 2020 E. 7.4), kann dahingestellt bleiben, denn sie äussert sich hierzu nicht.

3.4. Die Beschwerdeführerin ist nicht zur Beschwerde gegen den Nichteintretensbeschluss des Bundespatentgerichts berechtigt (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG).

4.
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die - allerdings reduzierten - Gerichtskosten gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und ist diese zur Zahlung einer Parteientschädigung zu verurteilen (vgl. Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 12'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. März 2021

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Stähle

SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
¹	Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
²	Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
^a	die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
^b	das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
^c	die Parteien sind partei- und prozessfähig;
^d	die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
^e	die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
^f	der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
¹	Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
²	Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
^a	Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
^b	öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
^b1	über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
^b2	über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
^b3	über die Bewilligung zur Namensänderung,
^b4	auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
^b5	auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
^b6	auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
^b7	...

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 91 Teilentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen einen Entscheid, der:
^a	nur einen Teil der gestellten Begehren behandelt, wenn diese Begehren unabhängig von den anderen beurteilt werden können;
^b	das Verfahren nur für einen Teil der Streitgenossen und Streitgenossinnen abschliesst.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
¹	Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
²	Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
^a	ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
^b	ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
^c	eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
¹	In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
^a	15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
^b	30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
²	Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
^a	wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
^b	wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
^c	gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
^d	gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
^e	gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
¹	Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
^a	vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
^b	durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
²	Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 24
¹	Der Patentinhaber kann auf das Patent teilweise verzichten, indem er beim IGE den Antrag stellt:
^a	einen Patentanspruch (Art. 51 und 55) aufzuheben; oder
^b	einen unabhängigen Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüchen einzuschränken; oder
^c	einen unabhängigen Patentanspruch auf anderem Weg einzuschränken; in diesem Fall muss der eingeschränkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung beziehen und eine Ausführungsart definieren, die in der veröffentlichten Patentschrift und in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist.
²	...67

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
¹	Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
²	Neue Begehren sind unzulässig.

SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
¹	Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
²	Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
³	Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.

SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
¹	Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
^a	wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
^b	wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
^c	in familienrechtlichen Verfahren;
^d	in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
^e	wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
^f	wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
^1bis	Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
²	Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
¹	Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
²	Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
³	Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
⁴	Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
⁵	Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
¹	Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
²	Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
³	Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
⁴	Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
⁵	Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.