B-142/2009 - 2009-05-06 - protection des marques, du design et des variétés végétales - Widerspruchsverfahren Nr. 9731 Pulcino/Dolcino

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-142/2009
{T 0/2}

Urteil vom 6. Mai 2009

Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien
X._______,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Sandra Hophan-Schaetzle, Baumgarten 7, 6374 Buochs,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Thierstein, Schmauder & Partner AG, Patent- und Markenanwälte VSP, Zwängiweg 7, 8038 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 9731 Pulcino/Dolcino.

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Marke Nr. 568'970 "DOLCINO" der Beschwerdeführerin wurde am 19. September 2007 hinterlegt und am 19. März 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB") veröffentlicht. Das Zeichen wird für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 20, 24, 25, 28 und 35 beansprucht.
Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 18. Juni 2008 gestützt auf ihre internationale Marke Nr. 568'208 "PULCINO", deren Schutz am 22. April 2003 unter anderem auf das Gebiet der Schweiz für "vêtements pour enfants, à l'exception des vêtements de sport" in Klasse 25 ausgedehnt worden war, beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) teilweise Widerspruch. Der Widerspruch beschränkte sich auf die Eintragung für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) sowie "Spiele, Spielzeug; Spielkarten" (Klasse 28).
Mit Eingabe vom 20. August 2008 beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen.
Die Vorinstanz hiess mit Verfügung vom 8. Dezember 2008 den Widerspruch teilweise gut und widerrief die Schweizer Marke Nr. 568'970 "DOLCINO" bezüglich der Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25). Betreffend die angefochtenen Waren in Klasse 28 stellte die Vorinstanz fest, dass es an der Gleichartigkeit fehle, weshalb sie den Widerspruch diesbezüglich abwies. Bezüglich der von der angefochtenen Marke in Klasse 25 beanspruchten Waren bestehe dagegen Identität respektive Warengleichartigkeit. Daher müssten auf Grund der von der Praxis anerkannten Wechselwirkung die Konfliktzeichen einen entsprechend grösseren Abstand aufweisen, damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Dies sei hier nicht der Fall. Der Grossteil der deutsch- und französischsprachigen Verbraucher vermöge keine Unterschiede im Sinngehalt festzustellen. Entsprechend bestehe auf Grund der schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten die Gefahr, dass die Konfliktzeichen auf Grund des verschwommenen Erinnerungsbildes verwechselt würden. Eine Verwechslungsgefahr sei somit zu bejahen, und die angefochtene Marke betreffend "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) zu widerrufen.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 8. Januar 2009 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der von der Vorinstanz verfügte Widerruf der Schweizer Marke Nr. 568'970 DOLCINO bezüglich der Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) sei aufzuheben und der Widerspruch der Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 568'970 DOLCINO auch bezüglich dieser Waren abzuweisen. Zunächst bestreitet die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke PULCINO in der Schweiz und fordert die Beschwerdegegnerin auf, diesen Gebrauch nachzuweisen. Falls die Beschwerdegegnerin den rechtsgenüglichen Gebrauch ihrer Marke nachweisen könne, sei der Widerspruch gleichwohl abzuweisen, da er inhaltlich unbegründet sei. Diesbezüglich führt sie aus, trotz der Gleichartigkeit der Waren hinsichtlich "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) einerseits sowie "vêtements pour enfants, à l'exception des vêtements de sport" (Klasse 25) andererseits bestehe keine Verwechslungsgefahr. Denn die Zeichen unterschieden sich bereits im Schriftbild erheblich: Die Ähnlichkeit im Schriftbild der beiden Zeichen beschränke sich auf die wenig prägenden Buchstaben LC in der Wortmitte und auf die gemeinfreie (oder zumindest in hohem Masse verwässerte) Endung -INO. Währenddessen seien die beiden Wortanfänge, welche für den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen prägend seien, klar unterschiedlich. Auch auf klanglicher Ebene unterschieden sich die beiden Zeichen erheblich. So seien die ersten Silben PUL respektive DOL entgegen der Meinung der Vorinstanz klanglich komplett verschieden. Zudem wiesen die Konfliktzeichen einen klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher eine allfällige Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher oder klanglicher Hinsicht aufheben würde. DOLCINO lehne sich eindeutig an das italienische Wort "dolce" ("süss") an, welches entgegen der Ansicht der Vorinstanz auch von den Deutsch- und Französischsprachigen erkannt werde. Dagegen sei PULCINO die Verkleinerungsform von "pollo" und bedeute auf Deutsch "Küken". In Anbetracht der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Gemeinfreiheit der Endung -INO bewirke der komplett andere Wortanfang der angefochtenen Marke sowie deren eindeutig erkennbare Anlehnung an das Wort "dolce" eine genügende Unterscheidbarkeit der beiden Marken. Es bestehe somit keine Verwechslungsgefahr zwischen den Konfliktzeichen.

C.
Mit Beschwerdeantwort vom 27. Februar 2009 beantragt die Beschwerdegegnerin, der Widerspruch sei in Bezug auf die Waren der Klasse 25 der angefochtenen Marke gutzuheissen. Zur Begründung führt sie aus, der durch die Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke sei verspätet erfolgt, weshalb der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft zu machen sei. In materieller Hinsicht macht sie unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid geltend, die Vergleichszeichen seien sich sowohl in visueller als auch in klanglicher Hinsicht ähnlich. Zudem sei entgegen der Behauptungen der Beschwerdeführerin zu verneinen, dass die unterschiedliche Bedeutung der vorliegenden Zeichen durch die Abnehmer in allen schweizerischen Landessprachen sogleich verstanden werde. Im Weiteren sei festzuhalten, dass die Endung -INO entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin weder gemeinfrei noch "in hohem Mass verwässert" sei. Ausserdem sei die Endung -INO im vorliegenden Fall nicht relevant, stünden sich hier doch die Endungen -CINO gegenüber. Des Weiteren beinhalte das Widerspruchszeichen PULCINO auch gar kein Diminutiv, sondern sei ein eigenständiges Wort, denn bei einem Diminutiv handle es sich um die Verkleinerungsform eines Substantivs, was bei PULCINO nicht zutreffe, denn das am nächsten liegende Substantiv "pulce" bedeute nicht Huhn, sondern Floh. Zusammenfassend seien die einander entgegenstehenden Marken im Gesamteindruck sehr ähnlich und könnten insbesondere im Erinnerungsbild kaum auseinander gehalten werden. Zwischen diesen Marken bestehe auf Grund der vorliegenden Warenidentität respektive -gleichartigkeit sowie der Zeichenähnlichkeit eine erhebliche Verwechslungsgefahr.

D.
Mit Eingabe vom 27. Februar 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

E.
Die Parteien haben stillschweigend auf eine öffentliche Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31 , 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32] zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und - form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff . VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

2.1 Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 - Kamillosan).

2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb - Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 - Yello).

2.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss / Boks, BGE 119 II 473 E. 2c - Radion / Radomat). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan).
Bereits die Nähe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen. Bestehen auf mehreren Ebenen Ähnlichkeiten, so verstärkt dies die Ähnlichkeit. Andererseits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch klare Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert werden, so z.B. ein ähnlicher Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 875).

3.
Die Beschwerdeführerin bestreitet den Gebrauch der Widerspruchsmarke PULCINO in der Schweiz und fordert die Beschwerdegegnerin auf, diesen Gebrauch nachzuweisen (vgl. Art. 32 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wie die Beschwerdegegnerin indessen zu Recht festhält, ist der durch die Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke verspätet erfolgt. Denn gemäss Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) hätte sie diesen Einwand in ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend machen müssen. Dies hat die Beschwerdeführerin unterlassen, weshalb sie die Einrede im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachholen kann (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 - EA [fig.]/EA [fig.] und B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 - Summer Parade).

4.
Unbestrittenermassen besteht hinsichtlich "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) einerseits und "vêtements pour enfants, à l'exception des vêtements de sport" (Klasse 25) andererseits, welche allesamt von Durchschnittskonsumenten nachgefragt werden, Warenidentität respektive -ähnlichkeit. Daher ist in Bezug auf den Zeichenabstand ein strenger Massstab anzulegen (vgl. E. 2.2).

5.
5.1 Die streitgegenständlichen Zeichen sind reine Wortmarken. Sie weisen die gleiche Anzahl Buchstaben auf und stimmen in den letzten fünf Buchstaben LCINO überein. Sie unterscheiden sich demzufolge lediglich in den beiden Anfangsbuchstaben DO respektive PU.

5.2 Die Vorinstanz bejahte die Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht. In der Begründung des angefochtenen Entscheids, auf welchen die Beschwerdegegnerin verweist, hielt die Vorinstanz fest, die Anfangsbuchstaben P und D seien sich durchaus ähnlich, denn beide wiesen eine senkrechte Linie auf, an die sich ein Bogensegment anschliesse. Zudem seien die fünf letzten Buchstaben identisch. Die Konfliktzeichen seien auf Grund der Übereinstimmungen in der Silbenzahl, der Ähnlichkeiten in der Aussprache der Anfangsvokale U und O sowie der Identität in der zweiten und dritten Silbe auch klanglich als ähnlich einzustufen.
Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, der für den Gesamteindruck eines Zeichens besonders prägende Wortanfang bestehe aus komplett anderen Buchstaben, nämlich PU- auf der einen und DO- auf der anderen Seite. Bereits die jeweiligen Anfangsbuchstaben P und D unterschieden sich optisch durch das kleine und grosse Bogensegment deutlich, noch grösser sei der Unterschied der beiden folgenden Buchstaben U und O. In der Kombination PU- und DO- kumulierten sich die Unterschiede, sodass ein klar unterschiedlicher Gesamteindruck bei den Wortanfängen resultiere. Dagegen bestehe zweifellos im Mittelteil und der Endung der beiden Zeichen Übereinstimmung.

5.3 Die angefochtene Marke wird "DOL - TSCHI - NO", die Widerspruchsmarke "PUL - TSCHI - NO" ausgesprochen. Die Vokalfolge ist ähnlich, lautet sie bei der angefochtenen Marke doch o - i - o, bei der Widerspruchsmarke u - i - o. Das Anfangs-P der Widerspruchsmarke wird mit den Lippen gebildet und lässt bei der Aussprache Luft entströmen, während das Anfangs-D der angefochtenen Marke mit der Zunge gebildet und weicher als das P ausgesprochen wird. Die beiden Marken sind sich in klanglicher Hinsicht somit ähnlich.
Auch bezüglich des Schriftbildes ist die Ähnlichkeit zwischen beiden Wortmarken zu bejahen. Die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marken sind hinsichtlich der Wortlänge und der fünf letzten Buchstaben identisch. Hinzu kommt, dass die Kombination des senkrechten Striches mit dem unmittelbar daran anschliessenden Bogen die jeweiligen Anfangsbuchstaben P respektive D entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin zu schriftbildlich ähnlichen Buchstaben macht.

5.4 Nun beruft sich die Beschwerdeführerin allerdings darauf, dass die beiden Marken nicht verwechselt werden könnten, weil ihr Sinngehalt völlig verschieden sei.
In der Literatur und Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken durch einen ausgeprägt verschiedenen Sinngehalt derart kompensiert werden kann, dass eine Verwechslungsgefahr abgeschwächt wird oder ganz entfällt. Allerdings ist Zurückhaltung geboten. Es ginge nicht an, den Schutzumfang von Marken, die einen Sinngehalt aufweisen, auf Marken mit ähnlichem Sinngehalt zu beschränken. Sowohl in der Literatur wie in der Rechtsprechung sind denn auch die Bedingungen, unter denen eine Verwechslungsgefahr bei verschiedenem Sinngehalt der Marken entfällt, streng formuliert. Es wird verlangt, dass die Wahrnehmung einer Marke sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirkt respektive dass sich die Sinngehalte beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen. Ausserdem müssen die unterschiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich sein. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken so gross sein kann, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht und der verschiedene Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1998 S. 50 E. 6 - Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.], mit Verweisen; BGE 121 III 377 E. 3c - Boss / Boks; vgl. auch MARBACH, SIWR III/1, N. 889).
Die angefochtene Marke DOLCINO hat keine in den Wörterbüchern nachweisbare Bedeutung. Die italienischsprachigen Abnehmer werden indessen im Zeichen sofort das italienische Wort "dolce" (auf Deutsch "süss, sanft, mild, weich" respektive "Süssigkeit, Nachtisch, Kuchen", vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, Berlin / München / Wien / Zürich / New York 2003, S. 276; auf Französisch "doux, sucré" respektive "gâteau", vgl. Le Robert & Signorelli, Paris 2003, S. 1764) erkennen. Auch in den deutschen und französischen Sprachgebieten werden die angesprochenen Durchschnittskonsumenten die Marke mit "süss" respektive dem mit "dolce" verwandten "doux" in Verbindung bringen, zumal der Begriff "dolce" auch in den nichtitalienischen Sprachgebieten häufig auf Speisekarten von italienischen Restaurants oder in gängigen Begriffen wie "Dolcefarniente" und "Dolce vita" anzutreffen ist, wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht (vgl. Beschwerdebeilagen 8 - 11; beispielhaft: Speisekarte des Restaurants "Al Galeone" in Ennetbürgen [www.al-galeone.ch).
Die Widerspruchsmarke PULCINO entstammt ebenfalls dem Italienischen und heisst auf Deutsch "Küken, Nachwuchsspieler" (vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 690) und auf Französisch "poussin, minime" (vgl. Le Robert & Signorelli, a.a.O., S. 2490). Diese Bedeutung kann indessen ausserhalb der italienischen Sprachgebiete nicht als bekannt vorausgesetzt werden, weshalb die Widerspruchsmarke grösstenteils als Phantasiemarke wahrgenommen werden wird (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c - Boss / Boks).
Die Konfliktmarken unterscheiden sich daher bezüglich ihres Sinnehaltes.

6.
Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

6.1 Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 - Yello).
Die Widerspruchsmarke PULCINO weist keinen Sinngehalt auf, welcher für die beanspruchten Waren beschreibend ist. Ihr kommt daher grundsätzlich ein normaler Schutzumfang zu.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht indessen geltend, die Endung -INO sei gemeinfrei oder zumindest in hohem Masse verwässert, was von der Beschwerdegegnerin bestritten wird. Auch die Vorinstanz verneinte in der angefochtenen Verfügung eine Verwässerung, da die Beschwerdeführerin keinerlei Belege eingereicht habe, welche den tatsächlichen Gebrauch zahlreicher -INO-Marken belegen würden.
Bei der Endung "-INO" handelt es sich um eine bekannte (maskuline) Endsilbe aus der italienischen Sprache, die Verkleinerungsformen prägt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 7.3.3 - Botox / Botoina). Zwar werden die streitgegenständlichen Marken "DOL - TSCHI - NO" und "PUL - TSCHI - NO" ausgesprochen, was auf die Endung -CINO hindeuten könnte, wie die Beschwerdegegnerin geltend macht. Dies wäre indessen grammatikalisch nicht korrekt. Zudem weist die Endung -INO auch beim Widerspruchszeichen entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin auf eine Verkleinerungsform hin, stammt es doch vom lateinischen "pullus" respektive vom italienischen "pollo" (dt.: Huhn, vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 649) ab (vgl. lo Zingarelli, Bologna 2004, S. 1435).
Hinsichtlich der geltend gemachten Verwässerung bringt die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift unter Beilegung von Swissreg-Suchergebnissen für -INO (Beschwerdebeilagen 3 - 5) vor, im Schweizerischen Markenregister seien zahlreiche Marken mit der Endung -INO eingetragen (1'153 Kennzeichen), davon alleine 41 Wortmarken, welche für die Klasse 25 eingetragen seien.
Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin weisen in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass nicht lediglich auf Grund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (RKGE in sic! 1999 S. 648 E. 6 - Wave Rave / theWave). Selbst wenn indessen anzunehmen wäre, dass die Endung -INO auf Grund häufigen Gebrauchs verwässert wäre, was die Beschwerdegegnerin nach Analyse der von der Beschwerdeführerin gefundenen Treffer bezweifelt, könnte daraus noch nicht geschlossen werden, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes verwässert wäre und insofern an Kennzeichnungskraft eingebüsst hätte.
Wesentlich im vorliegenden Entscheid ist dagegen, dass die Übereinstimmung in nicht kennzeichnenden Bestandteilen, wozu die italienische Endung -INO gehören dürfte, grundsätzlich noch keine Verwechslungsgefahr begründet (vgl. RKGE in sic! 2001 S. 424 E. 2c - Poxilith / Porolith [fig.] und RKGE in sic! 2000 S. 306 E. 4 - Nasobol / Lysobol, je mit Verweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 11).

6.3 Entgegen der Auffassung der Vorinstanz vermag ein Grossteil der deutsch- und französischsprachigen Konsumenten Unterschiede im Sinngehalt festzustellen, da die angefochtene Marke mit "süss" respektive dem mit "dolce" verwandten "doux" in Verbindung gebracht wird, während die Widerspruchsmarke mehrheitlich als Phantasiemarke aufgefasst wird (vgl. E. 5.4). Hinzu kommt, dass die beanspruchten Bekleidungsstücke (Klasse 25) mit etwas höherer Aufmerksamkeit gekauft werden als etwa Lebensmittel (vgl. E. 2.2). Trotz der festgestellten schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten besteht daher nicht die Gefahr, dass die Konfliktzeichen miteinander verwechselt werden.

7.
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).

8.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- (inkl. MWSt) für das erstin-stanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren angemessen.

9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 2 und 3 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 8. Dezember 2008 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der Schweizer Marke Nr. 568'970 "DOLCINO" auch hinsichtlich "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) Schutz zu gewähren.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.
Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.-- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 2'500.-- (inkl. MWSt) zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 9731; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

Versand: 12. Mai 2009

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions
¹	Le recours est irrecevable contre:
^a	les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
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^e2	l'approbation du programme de gestion des déchets;
^e3	la fermeture de dépôts en profondeur;
^e4	la preuve de l'évacuation des déchets.
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^g	les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
^h	les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
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^j	les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
²	Le recours est également irrecevable contre:
^a	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
^b	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
^a	du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
^b	du Conseil fédéral concernant:
^b1	la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
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^b3	le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
^b4	l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
^b4bis	l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
^b5	la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
^b6	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
^b7	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
^b8	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
^b9	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
^c	du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^cbis	du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^dquinquies	de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
^e	des établissements et des entreprises de la Confédération;
^f	des commissions fédérales;
^g	des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
^h	des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
ⁱ	d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48
¹	A qualité pour recourir quiconque:
^a	a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
^b	est spécialement atteint par la décision attaquée, et
^c	a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
²	A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50
¹	Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
²	Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52
¹	Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
²	Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
³	Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63
¹	En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
²	Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
³	Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
⁴	L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
^4bis	L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
^a	entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
^b	entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
¹	Sont en outre exclus de la protection:
^a	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
^b	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
^c	les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
²	Par marques antérieures, on entend:
^a	les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
^b	les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
³	Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
¹	Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
²	Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
³	Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.

SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 22 - 1 Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
¹	Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
²	Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.
³	Dans sa première réponse, pour autant qu'un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12, al. 1, LPM.50
⁴	L'IPI peut procéder à d'autres échanges d'écritures.51

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64
¹	L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
²	Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
³	Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
⁴	La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
¹	L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
²	Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
³	S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens
¹	Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
²	Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.