BGE-79-II-98 - 1953-01-01 - BGE - Zivilrecht - Verwechslungsgefahr (Art. 6 Abs. 2 MSchG) verneint zwischen den Marken «Solis» und «Sollux» (Erw. 1...

S. 98 / Nr. 15 Markenschutz (d)

BGE 79 II 98

15. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. März 1953 i. S.
Quarzlampen-Gesellschaft m.b.H. gegen Dr. W Schaufelberger Söhne.

Regeste:
Verwechslungsgefahr (Art. 6 Abs. 2 MSchG) verneint zwischen den Marken «Solis»
und «Sollux» (Erw. 1 b und c).
Geographische Namen als Marke (Art. 18 MSchG), Voraussetzungen der
Zulässigkeit (Erw. 1 d).
Beschaffenheitsangabe (Art. 3 MSchG), Begriff; «Liliput o keine solche (Erw.
2).
Verwechslungsgefahr (Art. 6 Abs. 2 MSchG) infolge der Wahl einer Marke
(Soliput), die als Kombination aus zwei Marken eines Dritten (Solis und
Liliput) erscheint (Erw. 3).
Danger de confusion (art. 6 al. 2 LMF) nié entre les marques «Solis» et
Sollux» (consid. 1 b et c).
Noms de lieux employés comme marque (art. 18 LMF); conditions de licéité
(consid. 1 d).
Caractère descriptif (art. 3 LMF); notion le terme o Liliput o n'a pas un tel
caractère (consid. 2).
Danger de confusion'(art. 6 al. 2 LMF) par suite du choix d'une marque
(Soliput) qui apparaît comme la combinaison de deux marques appartenant à un
tiers (Solis et Liliput; consid. 3).
Pericolo di confusione (art. 6 cp. 2 LMF) non esiste tra le marche «Solis» et
«Sollux» (consid. 1 b e c).
Nomi geografici come marche (art. 18 LMF); presupposti della loro liceità
(consid. 1 d).
Carattere descrittivo: (art. 3 LMF); nozione; la parola «Liliput o non ha un
siffatto carattere (consid. 2).
Pericolo di confusione (art. 6 cp. 2 LMF) a motivo della scelta d'una marca
(Soliput) che appare come la combinazione di due marche appartenenti ad un
terzo (Solis e Liliput; consid. 3).

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Aus dem Tatbestand:
Die Firma W. Schaufelberger Söhne stellte unter den Marken «Solis» und
«Liliput» elektrische Heizkissen her. Die Quarzlampen-Gesellschaft m.b.H., die
schon früher Quecksilberdampflampen unter der Marke «Sollux» hergestellt
hatte, nahm später den Vertrieb einer kleinen Höhensonne unter der Bezeichnung
«Soliput» auf. Die deswegen von der Firma Schaufelberger erhobene marken- und
wettbewerbsrechtliche Unterlassungsklage wurde vom Handelsgericht Zürich wegen
gänzlicher Warenverschiedenheit abgewiesen. Das Bundesgericht entschied
gegenteilig und wies die Sache zur weiteren Behandlung an die Vorinstanz
zurück (siehe BGE 77 II 331).
In seinem neuen Entscheid bejahte das Handelsgericht die von der Beklagten
bestrittene Rechtsbeständigkeit der klägerischen Marken «Solis» und «Liliput»,
erklärte die Marke «Soliput» der Beklagten als Kombination der Marken «Solis»
und «Liliput» für unzulässig und verbot der Beklagten die marken- und
wettbewerbsrechtliche Verwendung der Bezeichnung Soliput für elektrische
Apparate zu medizinischen und hygienischen Zwecken des allgemeinen Gebrauchs,
insbesondere für Höhensonnen.
Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten gegen diesen Entscheid ab.
Aus den Erwägungen:
1.- Die Berufung wendet sich in erster Linie gegen die Auffassung der
Vorinstanz, dass zwischen der klägerischen Marke «Solis» und der älteren Marke
der Beklagten «Sollux» keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zu Unrecht.
b) Die Silbe «sol» ist nämlich für Marken wie für Firmen (die ebenfalls als
Marken gelten, Art. 1 Ziff. 1 MSchG) derart allgemein gebräuchlich, dass es
für die Unterscheidungskraft überwiegend auf die zusätzliche Wortgestaltung
ankommen muss. Zwar machen beide Parteien geltend, die Häufigkeit der Silbe
«sol» sei

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bedeutungslos, weil es nur darauf ankomme, ob die Bezeichnung für gleichartige
(richtiger: für nicht gänzlich voneinander abweichende) Waren gebraucht werde,
was nicht der Fall sei. Dieser Auffassung kann indessen nicht beigepflichtet
werden. Wenn ein Zeichen sozusagen auf Schritt und Tritt anzutreffen ist, weil
es für alle möglichen Erzeugnisse verwendet wird, so sinkt es für die
Unterscheidungskraft zur Bedeutungslosigkeit hinab, wird also überhaupt zu
einem schwachen Zeichen, nicht nur in Bezug auf gleichartige Waren (BGE 63 II
285).
Die zur gemeinsamen, nicht unterscheidungskräftigen Silbe «sol» hinzutretende
Wortgestaltung weist nun aber bei «Solis» einerseits und «Sollux» anderseits
völlige Verschiedenheit in Bild und Klang auf, und überdies ist der
zusätzliche Bestandteil bei «Solis» unbetont, bei «Sollux» dagegen betont. Das
Bestehen genügender Unterscheidbarkeit wird wo 131 am besten erhärtet durch
den von der Berufungsklägerin selber hoch vor der kantonalen Instanz
eingenommenen Standpunkt, das Nebeneinanderbestehen der beiden Marken während
30 Jahren, sowie der Umstand, dass beide international eingetragen worden
seien, ohne dass auch nur in einem einzigen Lande die eine wegen der andern
zurückgewiesen worden sei, beweise das Fehlen einer Verwechslungsgefahr. Denn
im Fehlen von Verwechslungen während langer Zeit erblickt die Rechtsprechung
ein gewichtiges Indiz gegen die Verwechslungsgefahr (BGE 47 II 237).
c) Der Hinweis der Berufungsklägerin auf die im Laufe der Jahre erworbene
Verkehrsgeltung ihrer ursprünglich an sich schwachen Marke verfängt nicht;
denn was sie in dieser Hinsicht vorbringt, trifft genau gleich auch auf die
Marke der Berufungsbeklagten zu. Beide Marken sind ungefähr gleich alt,
entbehrten zu Beginn besonderer Unterscheidungskraft und sind, wie jede Partei
für ihre Marke unter Behauptung grossen Reklameaufwands geltend macht, heute
weitherum bekannt. Ob die eine an Verkehrsgeltung der andern etwas voraus habe
dürfte

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schwerlich festzustellen sein, wie das in der Natur solchen Nachweises liegt.
Durch die auf der Verkehrsgeltung beruhende Kennzeichnungskraft wird daher,
weil sie beiden eignet, das Fehlen der Gefahr einer Verwechslung der beiden
Marken eher bekräftigt.
d) Die Berufung ficht die Marke «Solis» auch mit dem Hinweis darauf an, dass
dies ein Ortsname sei, der nicht monopolisiert werden dürfe. In der Tat gibt
es in Graubünden zwischen Thusis und Tiefenkastel eine Häusergruppe mit dem
Namen Solis. Ein geographischer Name ist jedoch als Marke nicht schlechthin
ausgeschlossen. Er ist vielmehr insbesondere dann zulässig, wenn er in seiner
Verwendung als Marke erkennbar Phantasiecharakter hat (Säntisstumpen, Bitter
Diablerets, Bernina-Nähmaschine). Verboten ist er nur, wenn er Herkunft der
damit versehenen Ware von jenem Ort oder Vertrieb an ihm vortäuscht. Das fällt
hier ausser Betracht. «Solis» wirkt schon an sich als Phantasieausdruck,
hinter dem man nicht eine Ortsbezeichnung sucht. Wer aber, weil er aus der
Gegend ist, Solis bei Thusis kennt, weiss natürlich auch, dass Fabrikation und
Vertrieb der so benannten Waren nicht dort erfolgen, und die wohl wenig
zahlreichen Leute, die sonst noch den Ortsnamen kennen sollten, werden kaum
auf den Gedanken kommen, dass diese eine unter den vielfach anzutreffenden
Ableitungen von «sol» als Bezugnahme auf den bündnerischen Weiler zu verstehen
sei die einigermassen Gebildeten unter ihnen, denen «sol» als Stamm des Wortes
für Sonne in den romanischen Sprachen geläufig ist, sind der Gefahr eines
solchen unzutreffenden Rückschlusses erst recht nicht ausgesetzt.
2.- Die Marke «Liliput» der Berufungsbeklagten hält die Berufungsklägerin für
ungültig, weil Liliput eine Beschaffenheitsangabe für kleine Waren, also
gemeinfrei sei. Das Wort «Liliput», führt sie aus, versinnbildliche etwas
Kleines, also z.B. ein kleines Heizkissen; wie «piccolo» sei es nach der
Verkehrsauffassung Beschaffenheitsangabe überall da, wo eine verhältnismässige
Kleinheit für die

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Ware oder deren Aufmachung in Betracht komme, und zwar ergebe sich dieser
Wortsinn ohne Zuhilfenahme der Phantasie.
Der Vergleich mit «piccolo» geht jedoch fehl. Piccolo gehört zum
gewöhnlichsten, unentbehrlichsten Wortschatz einer der schweizerischen
Landessprachen und ist selbstverständlich Beschaffenheitsangabe. «Liliput»
dagegen gehört gerade keiner Sprache an, sondern ist ein Phantasiegebilde, das
von Swift in seinem Werke «Gullivers Reisen» erfunden worden ist zur
Bezeichnung eines von märchenhaft Meinen Menschenwesen bewohnten Landes. Wenn
seine Bedeutung allgemein geläufig ist, so ist das lediglich auf die
Allbekanntheit des genannten Buches zurückzuführen. Später wurde die
Bezeichnung dann allerdings vom Land und seinen Bewohnern vielfach auf andere
kleine Dinge übertragen, wie häufig der Eigenname des Trägers einer
hervorstechenden Eigenschaft zur Bezeichnung dieser selbst gebraucht wird.
Aber solche Uebertragung setzt einmal die Kenntnis der urspünglichen
Verwendungsart und sodann eine daran anknüpfende Gedankenoperation voraus. Es
bedarf also zur Herstellung der sachlichen Beziehung einer unter Zuhilfenahme
der Phantasie gewonnenen Ideenverbindung. Das schliesst die Annahme einer
Beschaffenheitsangabe im Sinne von Art. 3 MSchG aus. Eine solche liegt
vielmehr erst vor, wenn die Bezeichnung unmittelbar, ohne solche
Ideenverbindung, auf eine bestimmte Eigenschaft hinweist (BGE 70 II 243 und
dortige Zitate). Das trifft erst zu, wenn eine Bezeichnung dem Wortschatz
einer Sprache angehört; denn nur dann besteht ein Bedürfnis, sie für den
Gemeingebrauch frei zu halten, weil eben jedermann Anspruch auf Benützung des
allgemeinen Wortschatzes hat und es daher nicht angeht, dass der Zuerst
kommende den andern den Gebrauch der Sprache durch Monopolisierung eines
Ausdrucks beschneidet. Bei dieser richtigen Betrachtungsweise scheiden deshalb
Worte, die nicht nur keiner Landessprache, sondern überhaupt keiner Sprache
angehören,

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vielmehr auf blosser Phantasie beruhende Lautartikulationen sind, zum
vorneherein aus. Es verschlägt nichts, wenn diejenigen, die um ihre originäre
Bedeutung wissen, noch so zahlreich sein mögen, und wenn die Ideenassoziation
wegen der Eindrücklichkeit der Prägung noch so rasch spielen mag. Möglich ist
allerdings, dass solche Phantasie-gebilde mit der Zeit Bestandteil des
Wortschatzes einer Sprache werden. Aber für «Liliput» in seiner Bedeutung für
klein trifft das jedenfalls heute nicht zu. «Liliput» ist eine
Phantasiebezeichnung für Kleinheit geblieben, ganz gleich wie Goliath für
Riesengrösse. Ganz abgesehen von dieser grundsätzlichen Unterscheidung wäre es
auch eine Uebertreibung, behaupten zu wollen, es bestehe ein Bedürfnis, dass
ein Gewerbetreibender den andern die Worte Liliput oder Goliath für die
Bezeichnung einer Ware freihalten müsse.
Die Berufung weist darauf hin, dass in Holland die Marke «Liliput» für eine
kleine Verbandstoffpackung abgelehnt worden sei, weil ihr «tout caractère
distinctif comme marque pour ces produits» fehle. Aus dieser Begründung
braucht indessen nicht notwendigerweise die Charakterisierung von «Liliput»
als Beschaffenheitsangabe herausgelesen zu werden. Wenn sie aber diesen Sinn
haben sollte, so könnte dieser Auffassung aus den dargelegten Gründen nicht
gefolgt werden, womit sich die Schweiz in die Reihe jener zahlreichen Länder
stellen würde, die, wie die Berufung selber zugibt, diese Marke für die
verschiedensten Waren zugelassen haben.
3.- Hinsichtlich der Hauptfrage nach der Verwechselbarkeit der Marken der
Parteien ist zunächst zu bemerken, dass es als belanglos dahingestellt bleiben
kann, ob die Marke «Soliput» der Berufungsklägerin die Marken «Solis» und
«Liliput» der Berufungsbeklagten einzeln betrachtet verletze. Denn wie das
Bundesgericht schon in seinem Rückweisungsurteil erklärt hat, kann eine
Markenverletzung auch vorliegen, wenn ein Dritter eine Marke wählt, die als
Kombination zweier Marken eines andern erscheint.

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Die Ausführungen der Berufung, dass nur eine Verletzung jeder der beiden
gegnerischen Marken für sich allein rechtserheblich sein könne, sind als
Kritik des bundesgerichtlichen Rückweisungsurteils unzulässig.
Eine solche Markenrechtsverletzung ist gemäss der überzeugenden Begründung des
angefochtenen Urteils unzweifelhaft zu bejahen. Die Marke «Soliput» erscheint
als eine Kombination charakteristischer Elemente der Marken «Solis» und
«Liliput», und es liegt darum nahe, dem Geschäft, dessen Erzeugnisse mit den
beiden letzteren Marken angeboten werden, auch nicht gänzlich abweichende
Erzeugnisse mit der einprägsamen Zusammenziehung jener beiden Marken in
«Soliput» zuzuschreiben.
Mit Rücksicht auf diese Verwechslungsgefahr erweist sich daher die Bezeichnung
«Soliput» als unzulässig. Der Berufungsklägerin ist deshalb die marken- und
wettbewerbsmässige Verwendung des Zeichens in dem von der Vorinstanz
umschriebenen Ausmass zu untersagen.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 18 Lizenz
¹	Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch überlassen.
²	Die Lizenz wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Sie erhält damit Wirkung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
¹	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
^a	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
^b	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
^c	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
²	Als ältere Marken gelten:
^a	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
^b	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
³	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 1 Begriff
¹	Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
²	Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
¹	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
^a	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
^b	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
^c	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
²	Als ältere Marken gelten:
^a	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
^b	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
³	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.