BGE-72-II-423

S. 423 / Nr. 65 Markenschutz (d)

BGE 72 II 423

65. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. November 1946 i. S.
Boehringer & Cie. A.-G. gegen Heilmittelwerke Wien G.m.b.H.

Regeste:
Markenlizenz.
Zulässigkeit der Markenlizenz und Unterlizenz, Voraussetzungen. Im Streit. des
Markeninhabers mit dem Lizenz- oder Unterlizenznehmer wegen vortragswidrigen
Gebrauchs der Marke kann der Lizenz- bezw. Unterlizenznehmer nicht das
Markenrecht des Markeninhabers unter Hinweis auf seine Gebrauchspriorität
bestreiten.
Art. 5 , 11 MSchG; Art. 4 Madrider Übereinkommen.

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Marques de fabrique. Licence.
Admissibilité de la licence et de la sous-licence.
Dans un procès pendant entre le titulaire de la marque et le licencié ou le
sous-licencié au sujet d'un emploi de la marque contraire au contrat, le
licencié ou le sous-licencié ne sont pas recevables à contester le droit à la
marque au titulaire de celle-ci en invoquant la priorité d'usage.
LMF art. 5, 11; Arrangement de Madrid, art. 4.
Marche di fabbrica, licenza.
Ammissibilità della licenza e della sottolicenza.
In una causa pendente tra il titolare della marca e il concessionario d'una
licenza o d'una sottolicenza in merito ad un uso della marca contrario al
contratto, il titolare della licenza o della sottolicenza non può contestare
il diritto della marca al titolare di essa invocando la priorità dell'uso.
Art. 6, 11 della logge federale sulla protezione delle marche di fabbrica;
art. 4 dell'Acoordo di Madrid.

Aus dem Tatbestand:
Die Klägerin, die Heilmittelwerke Wien G.m.b.H., ist Inhaberin der 1926 im
österreichischen und 1927 im internationalen Markenregister eingetragenen
Marke «Causyth» für ein Arzneimittel, dessen Herstellungsverfahren von dem
1938 verstorbenen Direktor Griese erfunden worden ist. Die Markeninhaberin
räumte Griese eine Lizenz an der Marke Causyth ein. Griese seinerseits
gewährte der Beklagten, der Boehringer & Cie. A.-G. in Basel, eine Unterlizenz
für die Schweiz. Nach diesem Vertrag hatte die Beklagte das
Alleinvertriebsrecht für das Arzneimittel Causyth in der Schweiz, das von
Griese oder im Falle seines Todes von seinen Rechtsnachfolgern in den Räumen
der Beklagten hergestellt werden sollte. Infolge von Differenzen stellte
Griese die Lieferung von Causyth an die Beklagte ein. Diese ging hierauf dazu
über, ein von ihr selber hergestelltes Präparat unter der Bezeichnung Causyth
zu vertreiben, weshalb die Heilmittelwerke Wien G.m.b.H. gegen sie Klage auf
Untersagung der Verwendung der Marke Causyth für das von ihr selbst
hergestellte Präparat erhob. Die Beklagte bestritt die Aktivlegitimation der
Klägerin mit der Begründung, trotz dem Registereintrag sei in Wirklichkeit
nicht sie Inhaberin der Marke, sondern, kraft ersten Gebrauchs der Marke in
der Schweiz, die

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Beklagte. Das Bundesgericht weist diese Einwendung zurück auf Grund der
folgenden
Erwägung:
6. Die Beklagte wendet ein, die Rechtsvermutung zugunsten der Klägerin aus
Art. 5 MSchG in Verbindung mit Art. 4 des Madrider Abkommens vom 14. April
1891 betr. die internationale Eintragung der Fabrik- und Handelsmarken,
letztmals revidiert in London am 2. Juni 1934, falle dahin, weil die Beklagte
die erste gewesen sei, welche die Marke in der Schweiz gebraucht habe und
infolgedessen die wahre Berechtigte sei.
Die Vorinstanz hat diese Einwendung zurückgewiesen aus der Erwägung, der erste
Gebrauch der Marke durch die Klägerin in Oesterreich genüge, um ihr einen
Anspruch auf Schutz ihrer internationalen Marke auch in der Schweiz zu
verschaffen.
In ihrer Berufungsschrift greift die Beklagte diese Auffassung an mit der
Behauptung, die Vorinstanz habe zu Unrecht auf das Universalitätsprinzip
abgestellt, während nach der heute in der Literatur herrschenden Meinung das
Territorialitätsprinzip massgebend sei und deshalb der erste Gebrauch der
Marke durch die Klägerin in Oesterreich für die Frage des Bestehens eines ihr
zustehenden Markenrechtes in der Schweiz belanglos sei.
a) Die Frage der Priorität ist auch bei internationalen Marken, die Gegenstand
eines Rechtsstreites in der Schweiz bilden, gemäss der ständigen
Rechtsprechung des Bundesgerichts nach schweizerischem Recht zu entscheiden
(BGE 63 II 123 und dort erwähnte Entscheide). Ob nach schweizerischem Recht
der erste Gebrauch einer Marke im Ausland zur Geltendmachung der Priorität
auch in der Schweiz ausreiche, kann indessen im vorliegenden Fall
dahingestellt bleiben, weil die Klägerin den ersten Gebrauch der Marke auch in
der Schweiz für sich in Anspruch nehmen kann. Denn wie bereits dargelegt
wurde, hat das Bundesgericht davon auszugehen, dass die Beklagte sich

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in der Rechtsstellung eines Unterlizenznehmers befindet. Dass eine derartige
Lizenz nach schweizerischem Recht, insbesondere auf Grund von Art. 11 MSchG,
nicht zulässig wäre, behauptet die Beklagte selber nicht. Abgesehen hievon hat
das Bundesgericht die Zulässigkeit einer Markenlizenz bejaht, sofern nicht die
Gefahr einer Täuschung des Publikums über die Herkunft der vom Lizenznehmer
mit der Marke des Lizenzgebers versehenen Waren besteht (BGE 61 II 61, 58 II
180). Diese Gefahr fällt im vorliegenden Falle ausser Betracht, da ja die
Beklagte grundsätzlich nur zum Vertrieb des von Griese für sie hergestellten
Originalproduktes Causyth befugt sein sollte und tatsächlich, wie nicht
streitig ist, in den ersten Jahren des Vertragsverhältnisses mit Griese die
Marke nur für das Originalprodukt gebraucht hat. Unter solchen Umständen ist
aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts der Gebrauch der Marke durch
den Lizenznehmer dem Lizenzgeber und Markeninhaber als eigener Gebrauch
zuzurechnen (BGE 61 II 62). Dass im vorliegenden Fall die Klägerin mit der
Beklagten selber in keinem Vertragsverhältnis steht, sondern nur mit Griese,
der seinerseits auf Grund der ihm von der Klägerin eingeräumten Lizenz der
Beklagten eine Unterlizenz erteilt hat, ist ohne Belang. Auch der
Markongebrauch durch den Unterlizenznehmer ist als Gebrauch des Markeninhabers
zu bewerten, sofern in diesem Verhältnis die generelle Voraussetzung der
Zulässigkeit der Markenlizenz, nämlich das Fehlen einer Täuschungsgefahr,
ebenfalls erfüllt ist.
b) Gegenüber dem BGE 61 II 62 ist allerdings geltend gemacht worden, das
Gesetz stelle ab auf den Gebrauch als tatsächlichen Vorgang; mangels eines
Hinweises auf einen Dritten werde der Abnehmer das Zeichen dem Benützer
zurechnen; diese Rechtslage könne nicht durch eine interne Vereinbarung
verschoben werden (MATTER, Kommentar zum MSchG, Art. 1 N. VI 3 lit. e, S. 49).
Dies steht indessen nicht in unvereinbarem Widerspruch mit jenem Entscheid.
Denn der Gebrauch eines Markenzeichens als solcher, ohne Rücksicht darauf, ob
er originär

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erfolgt oder derivativ (d. h. auf Grund vertraglicher Vereinbarung mit dem
Markeninhaber), verschafft dem Gebraucher gewisse im Markenrecht verwurzelte
Befugnisse (vgl. MATTER a.a.O.). Infolgedessen kann sich z. B. der
Lizenznehmer, der nachträglich durch Übertragung das volle Recht an der Marke
erwirbt, zweifellos gegenüber einem Dritten, der das betreffende Zeichen vor
der Übertragung auf den Lizenznehmer gebraucht hat, auf seinen früheren
Gebrauch berufen, ungeachtet des Umstandes, dass er damals noch nicht
Markeninhaber, sondern nur Lizenznehmer war. In einem solchen Falle wäre wohl
der tatsächliche Gebrauch als ausschlaggebend zu betrachten, während auf die
diesem zu Grunde liegenden internen Beziehungen nichts ankäme.
Anders verhält es sich dagegen, wenn jemand, der lediglich auf Grund
vertraglicher Abmachungen mit dem Inhaber, also im Einverständnis mit diesem
und gestützt auf seinen Willen, die Marke gebraucht, hernach die Priorität
dieses Gebrauches dem Markeninhaber oder einem vertraglichen Rechtsnachfolger
desselben entgegenhalten will. So verhielt es sich in dem in BGE 61 II 61 f.
veröffentlichten Fall. Dort hatte die Klägerin (Thiele A.G.) auf Grand einer
Lizenz der Markeninhaberin Prée G.m.b.H. als erste in der Schweiz die Marke
«Contrasol» gebraucht, die in Deutschland für die Prée eingetragen war. In der
Folge kündigte die Prée der Thiele A.G. den Lizenzvertrag und übertrug die
Lizenz für die Schweiz der Preola A.G. Als die Prée die Marke im
internationalen Register eintragen liess, erhob die Thiele A.G., die kurz
zuvor dieselbe Marke im schweizerischen Register auf ihren eigenen Namen hatte
eintragen lassen, gegen die Preola A.G. unter Berufung auf ihre
Gebrauchspriorität in der Schweiz Klage. Das Bundesgericht wies die Klage
jedoch ab aus der Erwägung, die Thiele A.G. habe auf Grund der Lizenz die
Marke nicht in ihrem eigenen Namen gebraucht, sondern im Namen der
Markeninhaberin und Lizenzgeberin Prée G.m.b.H.
Diese Betrachtungsweise war durchaus gerechtfertigt.

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Unter derartigen Umständen ist es in der Tat unumgänglich notwendig, für die
Beurteilung der markenrechtlichen Befugnisse der Beteiligten, selbst soweit
sie unter sich nicht in einem direkten Vertragsverhältnis stehen, die
verschiedenen internen vertraglichen Beziehungen mit heranzuziehen. Diese
Lösung trägt allein dem fundamentalen Prinzip des Gebotes zum Handeln nach
Treu und Glauben Rechnung. Eine absolute, die internen Vertragsbeziehungen aus
dem Spiel lassende Betrachtung des Markengebrauches durch den Lizenznehmer
würde zu unhaltbaren Konsequenzen führen. Die Rechtslage weist weitgehende
Ähnlichkeit auf mit derjenigen gemäss Art. 931 Abs. 2 ZGB, wonach z.B. der
Mieter einer beweglichen Sache sich gegenüber dem Eigentümer nicht auf die
durch den Besitz geschaffene Eigentumsvermutung berufen kann.
Mit dem in Frage stehenden Entscheid sollte aber lediglich gesagt werden, dass
der Lizenznehmer dem Markeninhaber den früheren, auf den internen Abmachungen
beruhenden Gebrauch nicht entgegenhalten könne. Dagegen sollte keineswegs der
allgemeine Grundsatz aufgestellt werden, dass der Lizenznehmer die Marke nur
im Namen und in Vertretung des Markeninhabers gebrauchen und sich einem
Dritten gegenüber auf diesen Gebrauch nicht berufen könne. Hiegegen allein
richtet sich aber offenbar die Kritik Matters.
c)... Der vorliegende Fall liegt im wesentlichen gleich wie derjenige von BGE
61 II 61: Die Beklagte ist zum Gebrauch der Marke Causyth in der Schweiz
lediglich auf Grund der zwischen Griese und ihr einerseits und Griese und der
Klägerin anderseits getroffenen vertraglichen Vereinbarungen befugt. Ihr
Markengebrauch beruht somit, wenn auch nur indirekt, auf der Zustimmung und
dem Willen der Klägerin. Auch hier ist es deshalb ausgeschlossen, die
Rechtswirkungen des Markengebrauches durch die Beklagte absolut und ohne
Rücksicht auf die Vertragsbeziehungen zwischen den verschiedenen Beteiligten
zu beurteilen; das Schwergewicht liegt vielmehr auch hier auf diesen internen
Beziehungen.

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Es ist somit, wenn auch auf Grand anderer Erwägungen, der Vorinstanz im
Ergebnis darin beizupflichten, dass die Beklagte sich der Klage nicht mit dem
Hinweis auf ihren früheren Gebrauch der Marke erwehren kann.