BGE-72-II-135 - 1946-01-01 - BGE - Zivilrecht - Markenschutz, Namensrecht, unlauterer Wettbewerb.Die Benützung einer nach MSchG erlaubten Marke...

S. 135 / Nr. 23 Markenschutz (d)

BGE 72 II 135

23. Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Januar 1946 i.S. Seifenfabrik
Sunlight A.-G. gegen Schweiz. Schmirgelscheibenfabrik A.-G.

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Regeste:
Markenschutz, Namensrecht, unlauterer Wettbewerb.
Die Benützung einer nach MSchG erlaubten Marke kann untersagt oder
eingeschränkt werden, wenn der Inhaber eines gleich oder ähnlich lautenden
Warenzeichens an diesem ein Individualrecht erworben hat (mit Bezug auf die in
Frage stehende Wortmarke «LUX» verneint, Erw. 1 lit. a und 2); nicht aber auf
Grund der gemeinrechtlichen Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb (Erw.
1 lit. b und 3).
Protection des marques de fabrique, droit au nom, concurrence déloyale.
L'utilisation d'une marque licite selon la loi fédérale sur les marques de
fabrique peut être interdite ou restreinte lorsque le titulaire d'une marque
analogue ou identique y a acquis un droit individuel (question résolue par la
négative en ce qui concerne la marque verbale «LUX», consid. 1 lit. a et
consid. 2) on ne saurait tirer argument, dans ce sens, des principes généraux
du code des obligations applicables en matière de concurrence déloyale
(consid. 1 lit. b et consid. 3).
Protezione delle marche di fabbrica, diritto al nome, concorrenza sleale.
L'uso d'una marca lecita secondo la logge federale sulle marche di fabbrica
può essere vietata o limitata, quando il titolare d'una marca analoga o
identica abbia acquisito su di essa un diritto individuale (questione risolta
negativamente per quanto concerne la marca verbale «LUX», consid. 1 lett. a e
consid. 2); non si potrebbero però invocare in questo senso i principi
generali del codice delle obbligazioni applicabili in materia di concorrenza
sleale (consid. 1 lett. b e consid. 3).

A. - Die Seifenfabrik Sunlight A.-G. in Olten ist seit dem Jahre 1910
Inhaberin der Schutzmarke «LUX». Schon ihre Rechtsvorgängerin, die
Seifenfabrik Helvetia Olten, hatte dieses Zeichen benützt und es im Jahre 1900
im eidgenössischen Markenschutzregister eintragen lassen für «Seifen und
andere Waschartikel». Als die Sunlight A.-G. im Jahre 1928 den Markenschutz
erneuern liess. erweiterte

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sie das Warenregister wie folgt: «Seifen aller Art, einschliesslich
Toilette-Seifen; andere Waschmittel und Toilette-Artikel.»
B. - Die Schweizerische Schmirgelscheibenfabrik A.-G. hinterlegte am 30.
August 1943 im eidgenössischen und am 23. Oktober 1943 im internationalen
Register die Marke «VITO-LUX» für «Schleif- und Polierprodukte». In dieser
Wortkombination mit «LUX» erblickte die Sunlight A.-G. eine unerlaubte
Nachahmung ihres eigenen Warenzeichens. Sie forderte deshalb die
Schmirgelscheibenfabrik A.-G. auf, die neue Marke zu löschen. Da ihrem Wunsche
nicht entsprochen wurde, erhob sie beim Handelsgericht Zürich Klage mit den
Begehren:
es sei die Marke «VITO-LUX» ungültig zu erklären;
es sei der Beklagten jegliche Benützung oder Nachahmung der für die Klägerin
eingetragenen Marke «LUX» zu untersagen;
es sei die Klägerin zur Publikation des Urteilsdispositivs in drei frei zu
wählenden Tages- oder Fachzeitungen zu ermächtigen.
Zur Begründung wurde im wesentlichen vorgebracht, die Marke «VITO-LUX»
unterscheide sich nicht hinreichend von der bereits eingetragenen Marke «LUX».
Sie finde auch für gleichartige Waren wie diese Verwendung. Daher entspreche
sie nicht den Anforderungen von Art. 6 MSchG. Sodann stehe der Klägerin ein
Individualrecht auf die Führung des Zeichens «LUX» zu (Art. 28 ZGB).
Schliesslich verletze das Vorgehen der Beklagten die Grundsätze über den
unlauteren Wettbewerb (Art. 48 OR).
Die Beklagte hatte schon vor Prozessbeginn eine Gebrauchsbeschränkung ihrer
Marke «VITO-LUX» angeboten. Sie liess das ursprüngliche Warenverzeichnis
ändern und als geschützte Erzeugnisse «Schleif- und Läppscheiben» eintragen.
Zu weitergehenden Zugeständnissen fand sie sich nicht bereit.
In seinem Urteil vom 23. Februar 1945 gelangte das Handelsgericht zum Schluss,
die Waren, für welche die

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beiden Marken Geltung haben, seien gänzlich verschieden. Ein Löschungsanspruch
aus Markenrecht bestehe somit nicht (Art. 6 Abs. 3 MSchG). Ferner sei weder
ein Persönlichkeitsrecht der Klägerin gegeben, noch liege unlauterer
Wettbewerb vor. Die Klage wurde vollumfänglich abgewiesen.
C. - Die Klägerin erklärte die Berufung an das Bundesgericht. Ausserdem
reichte sie beim Kassationsgericht des Kantons Zürich eine
Nichtigkeitsbeschwerde ein, die mit Urteil vom 29. Oktober 1945 abgewiesen
wurde.
Vor dem Bundesgericht beantragt die Klägerin die Gutheissung ihrer
Rechtsbegehren. Sie stützt diese aber nicht mehr auf die markenrechtlichen
Spezialbestimmungen, sondern nur noch auf ihre Persönlichkeits- und
Wettbewerbsrechte. Mit Bezug auf letztere zieht sie jetzt auch das
Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 30. September 1943 (UWG)
heran.
Die Beklagte schliesst auf Bestätigung des angefochtenen Entscheides.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Angesichts des modifizierten Rechtsstandpunktes der Klägerin erhebt sich
die grundsätzliche Frage, ob die Benützung einer nach MSchG erlaubten Marke
aus nicht markenrechtlichen Gründen untersagt oder eingeschränkt werden kann.
a) Die Klägerin macht den ausschliesslichen Anspruch auf die von ihr geführte
Wortmarke zunächst unter dem Titel eines Individualrechtes geltend. Sie
behauptet, der Name «LUX» habe im Laufe von 45 Jahren universellen Ruf und
weltweite Verkehrsgeltung erlangt. Er sei von einem Warenzeichen zum
eigentlichen Herkunftshinweis und damit zu einer schlagwortartigen
Firmabenennung für das herstellende Unternehmen geworden.
Wo derart nicht Marke gegen Marke, sondern Firmen- oder Namensrecht gegen
Marke steht, lassen Literatur und

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Rechtsprechung die Anwendung gemeinrechtlicher Bestimmungen über das
Markenrecht hinaus zu (BGE 64 II 246 f., 250, 59 II 160 f., 53 II 515). Mithin
ist zu prüfen, ob ein Individualrecht der Klägerin entstanden ist und ob die
Marke der Beklagten dagegen verstösst.
b) Anders stellt sich die Rechtslage unter dem Gesichtspunkt des unlauteren
Wettbewerbs dar.
Das neue UWG erfasst nach allgemein anerkannten intertemporalrechtlichen
Regeln nur Tatbestände, die sich seit seiner Geltung ergeben haben. Die
vorliegende Klage wurde am 29. September 1944 gerichtlich anhängig gemacht und
von der Vorinstanz am 23. Februar 1945 beurteilt. Das UWG ist am 1. März 1945
in Kraft getreten. EH kann also hier keine Anwendung finden. Damit erübrigt
sich derzeit eine Prüfung des Verhältnisses zwischen UWG und MSchG.
Unter dem bisherigen Recht ging die Rechtsprechung des Bundesgerichtes dahin,
dass die Spezialgesetze über den gewerblichen Rechtsschutz die Anwendung der
gemeinrechtlichen Bestimmungen über die Haftung aus unerlaubter Handlung,
insbesondere über den unlauteren Wettbewerb, nur soweit ausschliessen, als sie
die Materie erschöpfend regeln und namentlich gegenüber dem gemeinen Recht
einen erhöhten Rechtsschutz gewähren (BGE 55 II 66, 54 II 63, 40 II 360).
Letzteres trifft im Verhältnis zwischen MSchG und OR zu. Die gleichzeitige
Anwendung beider Gesetze müsste überdies zu widersprechenden Ergebnissen
führen. An der bestehenden Praxis ist daher festzuhalten.
2.- Hat die Klägerin ein absolut geschütztes Persönlichkeitsrecht auf den
Namen «LUX» erworben? Das könnte dann zutreffen, wenn ihre Sachdarstellung
richtig wäre. Die Firma der Klägerin lautet nun aber «Seifenfabrik Sunlight
A.-G. Olten». Ihre Vorgängerin, die das Zeichen «LUX» eintragen liess, nannte
sich «Seifenfabrik Helvetia». Dass die Wortmarke eines Unternehmens die
offizielle Firma im Verkehr verdrängt, faktisch an deren

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Stelle tritt und in der ganzen Welt zum schlagwortartigen Rufnamen für den
gesamten Geschäftsbetrieb wird, ist ein ungewöhnlicher Vorgang, besonders wenn
wie hier zwischen der Marke und der Firmenbezeichnung keine erkennbare
Beziehung besteht. Also ist die Klägerin, da sie eine solche anormale
Entwicklung behauptet und daraus Rechte ableitet, beweispflichtig. Dabei ist
ohne Belang, wieviel Zeit, Arbeit und Kapital sie im Laufe der Jahre für die
Propagierung und Durchsetzung der Marke «LUX» verwendet hat. Mühe und Kosten
geben für sich allein noch keinen Anspruch auf Rechtsschutz. Zu belegen ist
nicht der Aufwand, sondern der angebliche Erfolg.
a) Die Klägerin hat für ihre Vorbringen den Nachweis durch die
Geschäftsbücher, durch Händler und deren Organisationen, durch
Wirtschaftsverbände und Verbraucher angeboten. Die Vorinstanz ging darauf
nicht ein. Sie verneinte schon auf Grund der Akten die behauptete
Verkehrsgeltung des Zeichens «LUX» für den klägerischen Betrieb. Die Beklagte
hat nämlich dargetan, dass sich im schweizerischen Markenregister 45
Eintragungen, im internationalen Markenregister 48 Eintragungen von einfachen
und zusammengesetzten Lux-Marken finden. Diese betreffen die verschiedensten
Waren. Sie gehören Inhabern aus zahlreichen Ländern und Sprachgebieten.
Mehrere unter ihnen sind schon in den Jahren 1909 bis 1914 hinterlegt worden,
so «LUX WOLLE», «LUX»-Schokolade, oder «LUX» als Marke der Firma Aktiebolaget
Lux, Stockholm, für Beleuchtungs- und Heizungsapparate, für mechanische
Reinigungsapparate, besonders für Staubsauger und Hausgeräte. Ausserdem steht
aktenmässig fest, dass die Bezeichnung «LUX» immer wieder neu verwendet wird.
Beispielsweise gibt es eine Ski-Bindung «LABRADOR-LUX»; eine Reklamefirma
empfiehlt ihre Verfahren «Vetrolux»; eine Tessinerfirma führt für
Aluminium-Reflektoren die Marke «INTRALLUX»; eine Bieler Firma benützt
Geschäftspapier und Stempel mit dem Titel

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«Etablissements Lux A. REYMOND & Co. S. A.». In jüngster Zeit sind als weitere
Marken «SUPERLUX» und «GIROLUX» eingetragen worden.
Diese Tatsachen rechtfertigen die Stellungnahme des Handelsgerichtes. Sie
widerlegen die Behauptung, die Marke «LUX» sei beim breiten Publikum des In-
und Auslandes zum eigentlichen Kennzeichen für das klägerische Unternehmen
geworden. Denn wenn der Ausdruck «LUX» für sich allein oder in
Wortzusammensetzungen von anderen Firmen für vielerlei Waren und sogar als
Geschäftsbezeichnung gebraucht wird, kann von einer allgemeinen
Verkehrsgeltung als schlagwortartige Benennung gerade des Betriebes der
Klägerin nicht die Rede sein.
b) Die Klägerin hält allerdings entgegen, der Registereintrag bedeute noch
nicht, dass die Marke wirklich benützt werde. Der Einwand ist an sich richtig.
Es kommt auf den tatsächlichen Gebrauch der Marke an, nicht auf deren blosse
Hinterlegung.
Daraus folgt jedoch nicht, dass im vorliegenden Fall die Beklagte den
tatsächlichen Gebrauch der zahlreichen eingetragenen Lux-Marken zu beweisen
habe, um die klägerischen Angaben über die Entwicklung ihrer Wortmarke «LUX»
zu entkräften. Für ihre gegenteilige Meinung beruft sich die Klägerin auf eine
Abhandlung von REIMER über «Wichtige Interessenausgleichsfragen im Patent- und
Warenzeichenrecht und ihre Behandlung durch die Rechtsprechung» in GRUR Bd. 36
S. 447 ff. Darin äussert sich der Autor u. a. zur Beweislastregelung (S. 462).
Er hält dafür, dass die Beklagte, welche die Schwäche des Klagezeichens
geltend mache, den anderweitigen Gebrauch dieses Zeichens im Verkehr zu
beweisen habe. Allein damit setzt sich Reimer in Widerspruch zu der von ihm
selbst (a.a.O.) erwähnten Auffassung des Reichsgerichtes. Dieses hatte bereits
erklärt, bei Vorhandensein vieler ähnlicher Zeichen in der Zeichenrolle treffe
den Inhaber des Klagezeichens die Beweislast dafür, dass sein Zeichen nicht
schwach sei; er müsse also beweisen. dass die vielen Zeichen sämtlich

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oder jedenfalls zum grössten Teil nicht im Verkehr seien. Dem ist
grundsätzlich beizupflichten. Denn nach allgemeiner Erfahrung begründet eine
grosse Zahl von Eintragungen gleicher oder ähnlicher Marken die Vermutung,
dass davon zumindest einige tatsächlich im Gebrauch stehen. Wer also
Abweichendes behauptet, hat diese Vermutung zu zerstören.
Indessen ist für Reimer die Problemstellung überhaupt eine andere. Er
bespricht die Beweislastverteilung unter der Annahme, dass Marke gegen Marke
steht. Im vorliegenden Fall handelt es sich aber nicht um eine
markenrechtliche Auseinandersetzung über schwache und starke Zeichen. Die
Rechtsfrage geht vielmehr dahin, ob die Seifenfabrik Sunlight A.-G. ein
Individualrecht an dem Namen «LUX» erworben habe. Die Klägerin hat somit
darzutun, dass ihre Marke «LUX» ungeachtet der ca. 50 anderen eingetragenen
Lux-Marken zur verkehrsbekannten Kennzeichnung ihrer Firma geworden ist.
Dieser Pflicht genügt sie nicht mit der allgemeinen Behauptung, es sei für die
übrigen Lux-Marken beim blossen Eintrag geblieben, sondern sie hat im
einzelnen zu beweisen, dass dem so ist. Nachdem sie letzteres unterliess, wäre
die Beweisvorschrift in Art. 8 ZGB selbst dann nicht verletzt, wenn die
Vorinstanz allein in Anbetracht der zahlreichen Eintragungen von Lux-Marken
den Rechtsstandpunkt der Klägerin verworfen hätte. Das Handelsgericht hat aber
überdies positiv den tatsächlichen Gebrauch einzelner Lux-Marken festgestellt
und hervorgehoben, dass die Marke «Elektrolux» für Staubsauger und die Marke
«Luxram» für elektrische Lampen in der Öffentlichkeit nicht weniger bekannt
sind als die Marke «LUX» der Klägerin für Toiletteseifen und Seifenflocken.
Hinzu kommt der durch die Akten ausgewiesene Gebrauch der Marke «LABRADOR-LUX»
für Skibindungen und der Geschäftsbezeichnung «Etablissements Lux» durch die
Firma Reymond & Co. S.A. in Biel. Damit sind die Behauptungen der Klägerin
konkret widerlegt.

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c) Schliesslich macht die Klägerin geltend, sie, bzw. ihre Rechtsvorgängerin,
habe das Zeichen «LUX» schon im Jahre 1900 hinterlegt. Die anderen Lux-Marken
seien später eingetragen worden. Sie hätten nur dann gebraucht werden dürfen,
wenn anders für den Inhaber eine ungerechtfertigte Behinderung seines
Gewerbebetriebes entstanden wäre. Eine solche Behinderung sei nicht erwiesen.
Die jüngeren Marken hätten daher die ältere Marke der Klägerin nicht schwächen
können.
Allein das ist eine rein markenrechtliche Argumentation, die nicht mehr gehört
werden kann. Hier handelt es sich einfach um die Frage, ob die Klägerin das
Aufkommen gleicher oder ähnlicher Marken geduldet habe. Das ist nach dem
angefochtenen Urteil geschehen. Die Vorinstanz bemerkt dazu, die Klägerin habe
sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, gegen die Verwendung neuer Lux-Marken
nicht gewehrt, und diese Entwicklung sei beweisend dafür, dass das Recht am
Namen Lux nicht ein Monopol der Klägerin ist, sondern dass «Lux» als Marke
sehr weitgehende Verbreitung gefunden hat. Diese Feststellung ist nicht im
Widerspruch mit den Akten. Jedenfalls ist von der Klägerin nicht behauptet
worden, sie habe die vorstehend genannten Marken und Geschäftsbezeichnungen,
deren tatsächliche Benützung soweit nicht dokumentarisch belegt
gerichtsnotorisch ist, gerichtlich angefochten.
d) Die erwähnten Tatsachen schliessen es aus, dass der Verkehr alle mit einem
einfachen oder zusammengesetzten Lux-Zeichen versehenen Waren irgendwelcher
Art ohne weiteres dem Unternehmen der Klägerin zuschreibt. Deshalb ist eine
Gleichsetzung ihrer Marke «LUX» mit anderen aus Rechtsprechung und Literatur
bekannten Marken wie «Salamander», «Odol», «Osram», «Agfa», «Mitropa»,
«Nivea», «Gillette» usw., die zu schlagwortartigen Firmenbezeichnungen
geworden und als solche anerkannt sind, nicht angängig.
Zum nämlichen Ergebnis wie die Prüfung der Tatsachen führt eine allgemeine
Überlegung folgenden Inhaltes:

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Selbst wenn das Zeichen «LUX» anfänglich nicht eine schwache, sondern eine
normal starke Marke gewesen ist, so hat es im Laufe der Zeit an
Individualisierungskraft eingebüsst. Das Wort Lux, das vielleicht einmal als
Phantasiebezeichnung empfunden wurde, hat im Verkehr bei Fabrikanten und
Publikum seinen ihm nach dem lateinischen Ursprung zukommenden sprachlichen
Sinn mehr und mehr zurückgewonnen. Es ist heute auch für den Nichtlateiner
gleichbedeutend mit leuchtend, glänzend, blendend, blank, hell, sauber. Darum
wird es vorzugsweise für Waren von der Kategorie der elektrischen
Beleuchtungskörper und Reinigungsapparate (Lampen, Staubsauger usw.) sowie für
Polier- und Putzmittel verwendet. Es ist dadurch zu einem schwachen Zeichen
geworden. Ein solches wird aber erfahrungsgemäss nicht leicht den Charakter
eines schlagwortartigen Firmennamens annehmen.
Gewiss hat das Bundesgericht in BGE 64 II 244 ff. im Falle Wollen-Keller, also
für eine Kombination von Waren- und Geschlechtsnamen, die Entstehung einer
Marke und das Vorhandensein einer Geschäftsbezeichnung bejaht. Allein dort
stand die Verkehrsgeltung der Marke eindeutig fest und es war auch ihre
Individualisierungs- und Unterscheidungskraft nicht zweifelhaft.
Das alles trifft vorliegend nicht zu. Mit der Vorinstanz ist daher ein
Persönlichkeitsrecht der Klägerin an der von ihr für Seife und Seifenflocken
geführten Wortmarke «LUX» zu verneinen.
3.- Soweit die Klägerin die Marke «VITO-LUX» auf Grund des Wettbewerbsrechtes
anficht, erledigt sich ihr Schutzanspruch mit dem eingangs sub. Ziff. 1 lit. b
Ausgeführten. Das neue UWG gelangt nicht zur Anwendung. Nach dem bisherigen
Recht aber kann der Standpunkt der Klägerin schon deshalb nicht gutgeheissen
noch überhaupt des näheren erörtert werden, weil die herrschende
Ausschliesslichkeit der markenrechtlichen Ordnung eine Berücksichtigung der
Normen über den unlauteren Wettbewerb im Prinzip verbietet.

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Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 23. Februar 1945 bestätigt.

SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
¹	Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
²	Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.