BGE-58-II-175 - 1932-01-01 - ATF - Droit civil - Die Klage auf Löschung einer Marke ist eine negative Feststellungsklage, die nur von dem, der ein...

S. 175 / Nr. 30 Markenschutz (d)

BGE 58 II 175

30. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. April 1932 i. S. Roth gegen
Aktiengesellschaft Gaba.

Regeste:
Die Klage auf Löschung einer Marke ist eine negative Feststellungsklage, die
nur von dem, der ein rechtliches Interesse an einer solchen Feststellung hat,
erhoben werden kann (Erw. 1);
Eine Marke kann auch nur für einen bestimmten Teil von Fabrikaten, für die sie
eingetragen wurde, übertragen werden (Erw. 2);
Übertragung einer Marke, wobei der bisherige Inhaber sie weiterbenützt.
Zulässigkeit? (Erw. 3);
Ausnahme vom Universalitätsprinzip, wenn eine Marke in verschiedenen Ländern
für verschiedene Unternehmen eingetragen ist, die wirtschaftlich eine Einheit
bilden und sich mit derselben Fabrikation befassen (Erw. 4).

A. - Dr. Hermann Geiger und Dr. Paul Geiger bildeten in Basel eine
Kollektivgesellschaft unter der Firma «Goldene Apotheke von Dr. H. und P.
Geiger Basel» und gleichzeitig in St. Ludwig im Oberelsass eine offene
Handelsgesellschaft unter der Firma «Dr. H. und Dr. P. Geiger». Sie befassten
sich mit der Herstellung und dem Vertrieb hygienischer, medizinischer,
pharmazeutischer und chemischer Produkte und Präparate, wofür sie am 19. Juni
1908 auf den Namen der schweizerischen Gesellschaft im schweizerischen
Markenregister (unter No. 23965) und am 4. Juni 1909 auf den Namen der
deutschen Gesellschaft im deutschen Markenregister die Wortmarke «Gaba» (eine
Abkürzung für Goldene Apotheke, Basel) eintragen liessen. Sie brachten unter
dieser Bezeichnung von ihnen hergestellte Wyberttabletten in den Handel, die
sie in runden Blechdosen verschiedener Grösse vertrieben. Die Marke Gaba wurde
jeweils auf

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dem Deckel dieser Dosen - der auch im übrigen originelle figürliche Elemente
und Farbenkombinationen aufwies - sowie auf dem aus weissem Papier bestehenden
Verschlussstreifen angebracht.
Im Jahre 1917 gründeten Dr. H. und Dr. P. Geiger, im wesentlichen für
dieselben Geschäftszweige, die Gaba A.-G. mit Sitz in Basel. Laut Statuten
brachten sie das Recht der Fabrikation und des Vertriebes von Präparaten unter
der Bezeichnung Gaba, die vorhandenen Kunden in allen Ländern ausser
Deutschland, sowie das Recht zur Benützung der Handelsmarke Gaba für alle
Länder mit Ausnahme von Deutschland in die Aktiengesellschaft als Apports ein.
Sodann übernahm die Gaba A.-G. ihre Warenvorräte, sowie Maschinen und
Werkzeuge. Seither befasst sich die Gaba A.-G. mit der Herstellung und dem
Vertrieb der erwähnten Wyberttabletten. Im Hinblick auf die genannte Abtretung
wurde die Marke Gaba am 31. Januar 1918 im schweizerischen Markenregister -
gleichzeitig mit einer Gebrauchsausdehnung - unter No. 41102 auf den Namen
Gaba A.-G. eingetragen. Am 18. Juli 1928 erfolgte deren Erneuerung unter No.
67568, wobei die Warenangabe abgeändert wurde. Sodann liess die Gaba A.-G. am
14. Juni 1918 die Gaba Marke in der Ausführung, wie sie auf dem
Verschlusstreifen angebracht ist, und am 27. März 1919 in der auf dem
Dosendeckel angebrachten Kombination unter No. 41970 bezw. 43727 ins
schweizerische Markenregister eintragen. Und endlich wurde am 13. November
1924 unter No. 57608 ein Schriftzug Gaba für die Gaba A.-G. eingetragen.
Georg Roth betreibt in Basel eine Confiseriefabrik. Er fabriziert ebenfalls
Wyberttabletten, die er meist unter der Bezeichnung Geroba-Wybertli (eine
Abkürzung für Georg Roth, Basel) in Dosen in den Handel bringt, die zum Teil
denjenigen der Gaba A.-G. in ihrer farbigen Ausgestaltung äusserst ähnlich
sehen. Die Bezeichnung Geroba sowie verschiedene Aufmachungen seiner
Dosendeckel liess er in den Jahren 1921 und 1922 unter No. 49103.

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50086, 50198 und 51427 ebenfalls als Marken ins eidgenössische Markenregister
eintragen.
B. - Am 27. Juli 1929 reichte die Gaba A.-G. gegen Roth Klage ein, indem sie
verlangte, es sei dem Beklagten zu untersagen, seine Wyberttabletten in Dosen
mit den bezüglichen Aufmachungen in den Handel zu bringen. Sodann verlangte
sie Schadenersatz und Urteilsveröffentlichung.
Der Beklagte beantragte die Abweisung der Klage und stellte widerklageweise
das Begehren, es seien die für die Klägerin eingetragenen Marken, soweit sie
sich auf das Wort Gaba beziehen, im Markenregister zu löschen. Sodann sei der
Klägerin zu untersagen, auf Packungen und sonstigen Reklamen für
Wyberttabletten anzukünden: im Hause der Goldenen Apotheke seien die
weltberühmten Wybert-Gabatabletten anno 1846 zum ersten Mal hergestellt
worden, und: der Goldenen Apotheke zuerst und allein habe Dr. Wybert sein
Hustentablettenrezept überlassen.
C. - Mit Urteil vom 12. Dezember 1931 hat das Zivilgericht des Kantons
Basel-Stadt die Klage auf Grund von Art. 48 OR teilweise gutgeheissen, die
Widerklage jedoch abgewiesen.
D. - Hiegegen hat der Beklagte am 30. Dezember 1931 die Berufung an das
Bundesgericht erklärt, indem er sich zwar mit dem Entscheid der Vorinstanz mit
Bezug auf die Erledigung der Hauptklage zufrieden gab, dagegen an seinem
Widerklagebegehren hinsichtlich seines Anspruches auf Löschung der
klägerischen Gaba-Marken festhielt.
Die Klägerin hat die Abweisung der Berufung beantragt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Der Beklagte begründet sein heute einzig noch streitiges
Widerklagebegehren auf Löschung der klägerischen Gaba-Marken damit, diese
Marke sei seinerzeit von den Dres. Geiger nicht mit dem ganzen dazugehörigen

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Geschäftsbetrieb und auch nicht für den Gebrauch in allen Ländern auf die
Klägerin übertragen worden. Demzufolge sei die Klägerin im Hinblick auf die
Vorschrift des Art. 11 MSchG nicht rechtsgültige Inhaberin dieser Marke
geworden. Die Vorinstanz hat diese Auffassung zurückgewiesen; sie unterliess
aber eine nähere Begründung, da dem Beklagten ein derartiger negativer
Feststellungsanspruch der Klägerin gegenüber mangels jeglichen Interessens gar
nicht zustehe und die Widerklage daher schon deswegen abgewiesen werden müsse.
Der Beklagte bestreitet nun, dass es zur Begründung der Aktivlegitimation des
Nachweises eines Interessens bedürfe. Diese Auffassung ist irrig. Wenn das
Bundesgericht in seiner bisherigen Rechtsprechung schon mehrfach erklärt hat,
eine solche Klage stehe jedermann zu, so geschah dies nur, um damit zum
Ausdruck zu bringen, dass in dieser Hinsicht Art. 27 Ziff. 1 MSchG nicht
gelte, dagegen wurde in den bezüglichen Entscheiden das Vorhandensein eines
rechtlichen Interessens an einer solchen Feststellung immer ausdrücklich als
notwendige Voraussetzung angeführt, indem immer nur von «jedem, der ein
rechtliches Interesse an der Feststellung hat», «jedem rechtlich
Interessierten» bezw. «jedem Interessenten» die Rede war (vgl. z. B. BGE 30 II
S. 122 Erw. 3; 684 Erw. 4; 33 II S. 331 Erw. 2; S. 640 Erw. 4; 36 II S. 258
Erw. 4). Der Beklagte hat keine Gründe anzuführen vermocht, die es
gerechtfertigt erscheinen liessen, diese Praxis aufzugeben. Nun besitzt aber
der Beklagte, wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, kein solches
Interesse. Er verlangt die Löschung nicht deshalb, weil er die Gaba-Marke für
sich selber verwenden möchte. Hiezu wäre er auch gar nicht berechtigt, da,
wenn die streitige Übertragung auf die Klägerin zu beanstanden wäre, dies
nicht zur Folge hätte, dass deshalb die Marke an sich sondern nur, dass deren
Übertragung als nichtig erachtet werden müsste, sodass in diesem Falle das
Markenrecht der frühern Inhaberin. der Firma Goldene

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Apotheke von Dr. H. und P. Geiger Basel, fortbestanden hätte (vgl. auch BGE 36
II S. 258 Erw. 4). Ein rechtliches Interesse des Beklagten konnte somit nur
dann angenommen werden, wenn die Klägerin ihm gegenüber aus diesen streitigen
Markeneintragungen Verbietungs- bezw. Untersagungsrechte herleiten würde bezw.
könnte. Das trifft jedoch nicht zu; denn aus dem angefochtenen Urteil ergibt
sich, dass eine markenrechtliche Kollision zwischen den Marken der Klägerin
und denjenigen des Beklagten nicht vorliegt.
2.- Muss daher der streitige Widerklageanspruch schon mangels
Aktivlegitimation des Beklagten abgewiesen werden, so mag immerhin noch
beigefügt werden, dass er auch materiell unbegründet erschiene. Es ist zwar
richtig, dass gemäss Art. 11 MSchG eine Marke nur zugleich mit dem Geschäft
übertragen werden kann, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient; und
der Beklagte behauptet nun, die frühere Inhaberin der Gaba Marke, die Firma
Goldene Apotheke von Dr. H. und P. Geiger Basel, bestehe heute noch und
fabriziere und vertreibe die streitigen Tabletten nach wie vor. Ob dies
zutrifft, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Allein angesichts der
feststehenden Tatsache, dass die Dres. Geiger seinerzeit gemäss den
klägerischen Statuten die Fabrikation und den Vertrieb der Gaba Präparate samt
den vorhandenen Kunden, sowie das Recht auf die Benützung der Gaba Marke -
unter gleichzeitiger Überlassung der damals vorhandenen Warenvorräte,
Maschinen und Werkzeuge - auf die Klägerin übertragen haben, wäre es Sache des
Beklagten gewesen, seine Behauptung zu beweisen, dass mit Bezug auf die
streitigen Tabletten der Geschäftsbetrieb nicht im vollen Umfange auf die
Klägerin übergegangen sei. Ob dies allenfalls hinsichtlich anderer Erzeugnisse
nicht der Fall war, spielt vorliegend keine Rolle, da eine Marke auch nur für
einen bestimmten Teil von Fabrikaten, für die sie eingetragen wurde,
übertragen werden kann (vgl. auch BGE 24 II S. 334/5).

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3.- Selbst wenn übrigens feststünde, dass die bisherigen Inhaber auch
ihrerseits die fraglichen Tabletten noch herstellen und unter der Bezeichnung
Gaba in den Handel bringen, so vermöchte dies das Recht der Klägerin auf die
streitige Marke nicht zu beeinträchtigen. Durch die Vorschrift des Art. 11
MSchG soll das Publikum vor Täuschung geschützt werden. Der Zweck einer Marke
besteht darin, eine Ware als aus einem bestimmten Geschäft herrührend zu
bezeichnen. Daraus folgt aber, dass eine solche nicht losgelöst von dem
betreffenden Geschäft, für sich allein veräussert werden darf, da sonst das
hierüber nicht aufgeklärte Publikum die mit einer derart veräusserten Marke
versehene Ware als aus einem Geschäftsbetrieb herrührend erachten würde, aus
dem sie in Wirklichkeit gar nicht stammt (vgl. auch BGE 50 II S. 84). Eine
Gefährdung der Interessen des Publikums liegt aber dann nicht vor, wenn die
Übertragung an ein Unternehmen erfolgt, das zwar juristisch vom abtretenden
Unternehmen verschieden ist, aber wirtschaftlich mit diesem in enger Beziehung
steht oder gar eine Einheit mit ihm bildet. In solchen Fällen handelt es sich
in der Regel um identische Waren, sodass hier das Publikum nicht Gefahr läuft,
zufolge eines bei ihm hervorgerufenen Irrtums andere, z. B. minderwertigere
oder anders beschaffene Ware zu erhalten. Daraus ergibt sich aber, dass unter
einer Übertragung im Sinne des Art. 11 MSchG nur diejenige an ein sowohl
juristisch als auch ökonomisch verschiedenes Unternehmen verstanden sein kann.
Eine solche liegt jedoch hier nicht vor. Die Dres. Geiger sind sowohl die
Inhaber der Kollektivgesellschaft Goldene Apotheke von Dr. H. und P. Geiger
Basel als auch die Begründer und hauptsächlichsten Leiter der Gaba A.-G.,
welch letztere die streitigen Tabletten nach demselben Rezepte herstellt. Es
ist daher kein Zweifel, dass, wenn die Dres. Geiger wirklich auch noch unter
der alten Firma Wyberttabletten herstellen und vertreiben sollten, es sich
hiebei um ein und dasselbe Erzeugnis handelt.

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Eine die Interessen des Publikums gefährdende Täuschung kommt daher nicht in
Frage.
4.- Aus denselben Erwägungen kann aber auch der Auffassung des Beklagten, dass
die streitige Übertragung zufolge Missachtung des Universalitätsprinzips
ungültig sei, nicht zugestimmt werden. Wenn schon die Dres. Geiger in Basel
einerseits und in St. Ludwig im Oberelsass andererseits zwei juristisch
verschiedene Gesellschaften gebildet haben und die Gaba-Marke mit Bezug auf
das Gebiet des deutschen Reiches für ihre elsässische Firma, für die Schweiz
aber auf den Namen der schweizerischen Firma haben eintragen lassen, so ist
doch kein Zweifel, dass auch hier wirtschaftlich ein und dasselbe Unternehmen,
das sich mit derselben Fabrikation befasste, vorlag. Daran wurde durch die
Gründung der Gaba A.-G., die die Fabrikation der schweizerischen Gesellschaft
übernahm, wie vorgehend dargetan worden ist, nichts geändert. Selbst wenn
daher die Firma in St. Ludwig auch ihrerseits heute noch selber
Wyberttabletten herstellen und unter der Bezeichnung Gaba in den Handel
bringen sollte, so läge auch hierin, da wiederum gleichartige Ware in Frage
stünde, keine Gefahr für das Publikum. Bei derartigen Verhältnissen entfällt
aber, wie das Bundesgericht schon mehrfach entschieden hat (vgl. Praxis I No.
47 S. 125; BGE 50 I S. 332 f.), die Anwendung des Universalitätsprinzipes.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und demgemäss das Urteil des Zivilgerichtes des
Kantons Basel-Stadt vom 12. Dezember 1931 bestätigt.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
¹	La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
²	L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
³	L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
¹	La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
²	L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
³	L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
¹	La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
²	L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
³	L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.

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¹	La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
²	L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
³	L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.