BGE-56-II-460 - 1930-01-01 - DTF - Diritto civile - Löschung der Marke «Monotyp» wegen Verstosses gegen die Marke «Monotype»?Anerkennung der...

RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi

Art. 12 Conseguenze del mancato uso

Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso.

Se l'uso o la ripresa dell'uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso ai sensi del capoverso 1 prima di tale data.

Chi invoca il mancato uso del marchio lo deve rendere verosimile; la prova dell'uso incombe allora al titolare del marchio.

S. 460 / Nr. 79 Markenschutz (d)

BGE 56 II 460

79. Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Dezember 1930 S. Lanston Monotype
Corporation Ltd. gegen Rychener.

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Regeste:
Löschung der Marke «Monotyp» wegen Verstosses gegen die Marke «Monotype»?
Anerkennung der Löschungspflicht? (Erw. 1.)
Ob der Inhaber bei Erfindung der Marke in guten Treuen gehandelt hat, ist
nicht entscheidend. (Erw. 2.)
Verschiedenheit der Erzeugnisse bei Giess- und Setzmaschinen einerseits und
Buchhaltungsformularen anderseits bejaht. MSchG Art. 6 Abs. 3.
Unerheblichkeit einer Defensiveintragung für Waren, die gar nicht hergestellt
werden .(Erw. 3.)
Verwechslungsgefahr zwischen den Produzenten? (Erw. 4.)

A. - Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in London. Sie hat auf
dem Kontinent und in Amerika verschiedene Tochtergesellschaften und stellt als
«System Monotype» bezeichnete Giess- und Setzmaschinen her, deren Vorteil, wie
der Name andeutet, darin besteht, dass der einzelne Buchstabe, der einzelne
Typ, auch nachträglich jederzeit aus dem Schriftsatz herausgenommen werden
kann. Am 7. Februar 1924 hat sie unter Nr. 55.768 beim Eidgenössischen Amt für
geistiges Eigentum die Wortmarke «Monotype» für die erwähnten Maschinen, aber
auch für eine ganze Reihe anderer Gegenstände, wie «appareillage de chauffage
électrique, outils, graisseurs, machines à écrire les chèques, papiers
(excepté les papiers tenture)» usw. eintragen lassen.
Der Beklagte verwertet in Basel eine am 12. November 1915 patentierte
besondere Buchhaltungsmethode. Am 21. Januar 1927 hat er beim Eidgenössischen
Amt für

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geistiges Eigentum unter Nr. 63.576 eine aus Wort und Bild zusammengestellte
Marke eintragen lassen, die ein Zahnrad mit einem aufgeschlagenen Buch und
darüber das Wort «Monotyp» darstellt und die für Journalblocs, Kontokarten,
Formulare, Buchhaltungskorrespondenzen und dergl. bestimmt ist. Auf den für
seine Kundschaft verwendeten Drucksachen hat der Beklagte das Markenbild
jedoch ganz weggelassen und nur das Wort «Monotype», mit einem e am Schluss,
angebracht. Er behauptet, er habe seine Buchhaltung ursprünglich unter dem
Namen «Telebloc» vertrieben. Das Publikum habe jedoch mit dieser Bezeichnung
nichts anzufangen gewusst, und es seien Verwechslungen mit «Televoc» und
«Teleskop» vorgekommen. Er habe nach einem Wort gesucht, welches das
Wesentliche der Buchhaltungsmethode ausdrücke, dass nämlich mit einem einzigen
Durchschlag auf der Schreibmaschine Buch geführt werde, und er sei dadurch auf
das Wort «Monotype» gestossen. (Griechisch m ó noV , allein, einzig, und t ù
ptw , ich schlage.) Von der Marke der Klägerin habe er keine Ahnung gehabt, da
er nicht Buchdrucker sei.
Die Klägerin hat dem Beklagten am 2. Juli 1929 mitteilen lassen, sie habe
gesehen, dass er ihre Wortmarke, sogar in der gleichen Schreibweise, mit dem
angehängten e, verwende, und sie werde gerichtliche Löschung seiner Marke
verlangen, wenn er sich nicht freiwillig zur sofortigen Löschung und zur
Vernichtung sämtlicher mit dem Wort «Monotype» oder «Monotyp» versehener
Papierbestände bereit erkläre. Der Beklagte hat am 8. Juli 1929 geantwortet,
er werde «die eingetragene Marke «Monotyp» löschen lassen und auf ihre
Weiterführung verzichten, allerdings unter ausdrücklicher Ablehnung jeglicher
Rechtspflicht». Die Klägerin hat dem Beklagten jedoch noch eine Anzahl
Bedingungen gestellt, wenn er einen Prozess vermeiden wolle; so habe er sich
unterschriftlich zu verpflichten, sämtliche mit der Marke bedruckten Papiere
nicht mehr zu benützen oder in den Handel zu bringen. Der

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Beklagte ist darauf nicht eingetreten, sodass es zum Prozess gekommen ist.
B. - Am 7. Oktober 1929 hat die Lanston Monotype Corporation Limited gegen
Hans Rychener Klage eingereicht und das Rechtsbegehren gestellt:
1. Es sei die am 21. Januar 1927 unter Nr. 63.576 vom Beklagten beim
Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern eingetragene Marke
«Monotyp» als ungültig zu erklären und es sei das Eidgenössische Amt für
geistiges Eigentum in Bern anzuweisen, diese angefochtene Marke aus dem
Markenregister zu streichen.
2. Es sei dem Beklagten für die Zukunft zu untersagen, die Marke «Monotyp»
oder «Monotype» für seine Buchhaltungsmethode zu verwenden.
3. Es sei die Beschlagnahme und Vernichtung der sämtlichen im Gewahrsam des
Beklagten befindlichen oder an dritten Orten liegenden und dem Beklagten
gehörenden Papiere aller Art, Schriftstücke, Drucksachen, Prospekte, welche
die Marke «Monotyp» oder «Monotype» tragen, zu verfügen.
4. Es sei der Beklagte in die Kosten zu verfällen.
5. Es sei vorsorglich die sofortige Konfiskation der sämtlichen unter Ziffer 3
genannten Aktenstücke anzuordnen.
C. - Das Civilgericht des Kantons Basel-Stadt als einzige kantonale Instanz in
Markenrechtssachen hat die Klage durch Urteil vom 24. Juni 1930 abgewiesen.
D. - Gegen diesen Entscheid hat die Klägerin rechtzeitig die Berufung an das
Bundesgericht erklärt und den Antrag auf Gutheissung der Klage gestellt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Klage kann weder ganz noch teilweise auf Grund des Schreibens des
Beklagten an die Klägerin vom 8. Juli 1929 gutgeheissen werden. Der Beklagte
hat darin eine Rechtspflicht zur Löschung seiner Marke abgelehnt.

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Die Rechtssicherheit verlangt, dass dieser Vorbehalt beachtet und dass das
Schreiben nicht als unwiderrufliche Anerkennung behandelt werde. Es ist
lediglich als Angebot aufzulassen, auf die Weiterführung der Marke durch
Übereinkunft zu verzichten. Dieses Angebot ist durch die Klägerin nie
angenommen worden. Sie hat in ihrer Antwort eine Reihe von Bedingungen
aufgestellt, zu deren Annahme aufgefordert und die Abfassung eines
schriftlichen Vertrages in Aussicht genommen. Auf diese Vorschläge ist der
Beklagte nie eingegangen. Er ist von seiner Offerte daher wieder befreit
worden, und die Unterhandlungen der Parteien vor dem Prozess sind ohne
rechtlichen Belang für seine Entscheidung.
2.- Ohne Bedeutung ist auch, ob die Darstellung des Beklagten, wie er zur Wahl
seiner Marke gekommen sei, richtig oder erfunden ist. Entscheidend ist im
vorliegenden Fall nämlich nicht, ob der Beklagte in guten Treuen gehandelt
habe, sondern ob die beiden Marken mit einander vereinbar sind, sei es, dass
sie sich durch wesentliche Merkmale von einander unterscheiden, sei es, dass
sie für gänzlich von einander abweichende Waren bestimmt sind. Dieser
objektive Vergleich der Marken und der Erzeugnisse, für die sie eingetragen
worden sind, ist unerlässlich, denn auch wenn der Nachmacher seine Anregung
von der angeblich verletzten Marke geholt hätte, könnten die beiden Marken
unter Umständen nebeneinander bestehen und umgekehrt kann auch der gute Glaube
des Beklagten, nicht vor der Gutheissung der Löschungsklage schützen. Damit
soll jedoch nicht gesagt sein, dass die subjektive Seite der Benützung einer
fremden Marke nicht in einem andern, hier nicht streitigen Zusammenhang, in's
Gewicht fallen könnte.
3.- Nach der verbindlichen, auch vor Bundesgericht nicht angefochtenen
Feststellung der Vorinstanz ist der Beklagte mit der Klägerin darin einig,
dass sich seine Marke nicht durch wesentliche Merkmale von der ihrigen
unterscheide, trotzdem sie als Bildmarke eingetragen

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worden ist und trotz der ursprünglichen Weglassung des e der Endung. (MSchG
Art. 6 Abs. 1.) Unter diesen Umständen hat sich auch das Bundesgericht auf die
Untersuchung der Frage zu beschränken, ob die Gegenstände des Beklagten, für
die seine Marke bestimmt ist, ihrer Natur nach gänzlich von den Erzeugnissen
der Klägerin abweichen (Art. 6 Abs. 3 MSchG).
Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid vom 18. Oktober 1927 i.S. The Yale
and Towne Manufacturing Company gegen Jakob Laib & Cie . (BGE 53 II S. 361)
nach einem Hinweis auf Art. 6 Abs. 3 MSchG ausgeführt: «Freilich hat die
Klägerin ihre Marke «Yale» nicht nur für die Waren eintragen lassen, die sie
tatsächlich mit der Marke versieht, sondern ausserdem für eine ganze Menge
anderer Fabrikate mannigfaltigster Beschaffenheit..., doch kann darauf für die
hier zu entscheidende Frage nichts ankommen. Im Übrigen wäre der Auffassung
KOHLERS (Warenzeichenrecht S. 147) beizupflichten, die Marke werde für die
Waren erworben, für welche sie verwendet werden solle; sie für eine Ware zu
erwerben, die man mit ihr gar nicht bezeichnen wolle, gehe über das Mass des
Berechtigten hinaus. Denn Art. 12 Abs. 2 Lit. a MSchG verlangt in
Übereinstimmung mit § 2 des deutschen Markengesetzes und einem allgemeinen
Grundsatze des Markenrechtes, dass der Hinterleger die Erzeugnisse oder Waren
genau bezeichne, für welche die Marke bestimmt ist.» An dieser Auffassung ist
festzuhalten. Daraus ergibt sich für den vorliegenden Fall, dass die
«Papiere», für welche die Klägerin ihre Marke auch hat eintragen lassen,
welche mit den Markenartikeln des Beklagten scheinbar die grösste Aehnlichkeit
haben, und auf welche die Klägerin im Berufungsverfahren unter Anrufung des
Art. 6 Abs. 3 besonders verwiesen hat, nicht in Betracht fallen können, denn
sie hat nicht behauptet, Papiere zu fabrizieren, zu verarbeiten oder in den
Handel zu bringen, oder auch nur bei Eintragung der Marke die schlüssige
Absicht gehabt zu haben, später auf einen solchen Tätigkeitszweig

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überzugehen. Sie hat im Gegenteil zugegeben, dass die Eintragung ihrer Marke
auch für Papiere dem Schutz vor missbräuchlicher Verwendung zu dienen hatte.
Dieser Schutz Liegt jedoch nicht dem Markeninhaber, sondern im Streitfall dem
Richter ob, und es steht jenem nicht zu, durch eine beliebige Aufzählung von
Erzeugnissen der richtigen Auslegung des Art. 6 Abs. 3 MSchG durch den Richter
vorzugreifen.
Die Klägerin kann sich aber noch aus einem andern Grund nicht auf die Tatsache
berufen, dass der Markenschutz u.a. auch für Papiere (mit Ausnahme der
Tapeten) verlangt worden ist. Papier ist lediglich der Rohstoff für
verschiedenartige Erzeugnisse, wie Holz, Eisen usw. Rohstoffe sind. Für einen
Gewerbetreibenden, der allein oder u.a. diesen Rohstoff herstellt oder in den
Handel bringt, könnte vielleicht allerdings - die Frage kann dahingestellt
bleiben - die Eintragung einer Marke für «Papier» oder «Papiere» in Betracht
kommen. Wenn jedoch die Klägerin die Marke «Monotype» für «Papiere»
schlechthin angemeldet hat, wollte sie zum Vornherein nicht andeuten, dass sie
früher oder später zur Papierfabrikation übergehen werde, sondern sie wollte
durch die blosse Nennung eines verbreiteten Rohstoffes möglichst viele Waren
auf einfache Weise von der Verwendung ihrer Marke durch einen Dritten
ausnehmen, sie wollte auf diese Weise ein besonders wirksames Defensivzeichen
errichten. Dieses Vorgehen geht aber nicht nur über das Mass des Markenrechtes
hinaus und widerspricht dem Art. 6 Abs. 3, dessen Auslegung ausschliesslich
dem Richter zusteht, sondern es genügt auch nicht, wie KOHLER (a.a.O. S. 139
ff.) mit Recht ausführt, den Anforderungen des Art. 12 Abs. 2 Lit. a MSchG,
denn die Anmeldung eines Rohstoffes bedeutet in diesem Falle keine
hinreichende Bezeichnung der Waren, für welche die Marke bestimmt ist.
Da die zahlreichen übrigen Erzeugnisse, für welche die Marke der Klägerin
eingetragen worden ist, auch nach ihrer eigenen Auffassung auf jeden Fall
gänzlich

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verschieden im Sinne des Art. 6 Abs. 3 sind, frägt es sich nur noch, ob diese
gänzliche Verschiedenheit auch zwischen den Giess- und Setzmaschinen der
Klägerin einerseits und den Drucksachen und Buchhaltungsartikeln des Beklagten
anderseits bestehe. Diese Frage ist zu bejahen. Einmal beansprucht der
Beklagte den Markenschutz nicht, wie die Klägerin behauptet, für eine
Buchhaltungsmethode, also für ein reines Geistesprodukt, sondern für ganz
bestimmte Waren. Sodann kann man von diesen Waren, nämlich Journalblocs,
Kontokarten, Buchhaltungsformularen und dergl. wohl sagen, dass sie von Setz-
und Giessmaschinen gänzlich verschieden seien. Kunden der Klägerin werden fast
ausschliesslich Buchdruckereien und jedenfalls Leute sein, bei denen jede
Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Das Bundesgericht hat allerdings
wiederholt erkannt, dass es auf das Unterscheidungsvermögen der Verbraucher,
nicht der Wiederverkäufer der Waren ankomme (vgl. BGE 33 II S. 451, 38 II S.
709, 47 II S. 236 ff., 52 II S. 167, 56 I S. 52), und dies gilt nicht nur für
die Frage, ob sich zwei Marken voneinander genügend unterscheiden, sondern
auch, ob zwei Warengattungen gänzlich voneinander abweichen. Allein abgesehen
davon, dass im vorliegenden Falle der Kreis der möglichen Abnehmer von
klägerischen Maschinen zugleich stets gewissermassen ein Kreis von Fachleuten
ist, der sie sozusagen allein überhaupt kennt, kann auch vom breiten Publikum
nicht gesagt werden, dass es in Giess- und Setzmaschinen einerseits und
Buchhaltungsformularen anderseits nicht gänzlich verschiedene Gegenstände
erblicke. Das Markenrecht schlägt freilich von selbst über auf gleichartige
Warengattungen in der Weise, dass nicht nur die angegebenene Ware, sondern
auch die Waren einer nach verschiedene möglichen Merkmalen abzugrenzenden
Gattung nicht mit der Marke bezeichnet werden dürfen (vgl. KOHLER, a.a.O. S.
148). Bei den hier in Frage kommenden Erzeugnissen besteht jedoch auch in den
Augen des Laien keine Beziehung mehr, welche sie nach irgend einer Richtung
einer gemeinsamen

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Gattung im Sinne des Art. 6 Abs. 3 unterstellen liesse. 4. - In seinem Urteil
vom 23. September 1930 i. S. Société des Etablissements Mousset et Coron
contre Champagne Strub, Mathiss & Cie . (BGE 56 II Nr. 69) hat das
Bundesgericht allerdings erkannt, dass u.U. eine Verwechslungsgefahr zwischen
den Erzeugnissen zweier Marken ausgeschlossen sein kann, nicht aber zwischen
den Produzenten derselben. Es hat ausgeführt: «L'application d'une même marque
à deux objets distincts peut en effet donner lieu à des confusions non pas
entre les produits, mais entre les producteurs. En pareils cas, le titulaire
de la marque est exposé à un préjudice d'une nature un peu particulière, mais
néanmoins très sensible. Ce préjudice ne consiste pas dans un détournement de
sa clientèle, mais en ce que le public, trompé par l'identité des marques,
attribuera à l'un des fabricants les produits de l'autre, et si ceux-ci sont
de mauvaise qualité, c'est au titulaire de la première marque, qu'il imputera
leur défectuosité... (Cf. FAUCHILLE, dans Annales de droit comp. 1894 II p.
267 s.)»
Es ist jedoch klar, dass auch die Gefahr der Verwechslung der Produzenten nur
zu befürchten ist, wenn die beiden Waren oder Erzeugnisse, ohne irgendwie
gleichartig zu sein, doch eine verwandtschaftliche Beziehung aufweisen, sodass
der Irrtum erweckt werden kann, sie stammen von der gleichen Firma. Es kommt
also immer auf die Umstände an. (Vgl. den zuletzt zit. Entscheid, BGE 56 II
Nr. 69.) Im vorliegenden Fall ist zuzugeben, dass die beiden Erzeugnisse etwas
Gemeinsames haben, nämlich ihre Beziehung zur Papierbranche und zum Buchdruck;
die Maschinen der Klägerin dienen der Druckerei, die Artikel des Beklagten
sind Drucksachen. Es ist also in der Theorie denkbar, dass bei einer gewissen
Ideenassoziation eine Verwechslungsgefahr entstehe. In der Praxis wird diese
Gefahr aber vollständig ausgeschlossen sein. Sie könnte überhaupt nur bei den
Personen entstehen, welche die Klägerin kennen, also bei den Fachleuten des
Buchdruckes

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und allenfalls verwandter Gewerbe. Sodann ist zu beachten, dass es sich bei
den Waren des Beklagten nicht um Drucksachen schlechthin handelt, sondern um
Buchhaltungsartikel, deren Eigenart in ihrer Zweckbestimmung und nicht in
irgend einer Qualität des Druckes liegt. Niemand von den erwähnten, allein in
Betracht fallenden Kennern der Klägerin wird auf den Gedanken kommen, dass
sich diese nunmehr ausgerechnet mit dem Vertrieb von Bestandteilen einer neuen
Buchhaltung befasse. Die beiden Gewerbe sind in Wirklichkeit doch so wenig
verwandt miteinander, dass man trotz der Verwendung der, selben Marke
verständigerweise nicht auf denselben Produzenten schliessen wird. (Vgl. BGE
56 II Nr. 69 und ADLER, System des österreichischen Markenrechtes S. 199 ff.,
HAGENS, Warenzeichenrecht, S. 121, FINGER, Das Reichsgesetz zum Schutze der
Warenbezeichnungen 3. Aufl. S. 159, PINZGER & HEINEMANN, Das deutsche
Warenzeichenrecht S. 99). Dies erhellt ohne Weiteres, wenn man den
vorliegenden Tatbestand mit der zitierten Sache Société des Etablissements
Mousset et Coron contre Champagne Strub, Mathiss & Cie . vom 23. September
1930 vergleicht: Dort war streitig, ob Apéritif und Schaumwein ganz
verschiedene Waren seien.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Civilgerichtes des Kantons
Basel-Stadt vom 26. Juni 1930 wird bestätigt.

RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 6 Priorità derivante dal deposito
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