416 Markenschutz. N ° 72.

VI. MARKEN SCHUTZ

72. Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Oktober 1920 i. S. Michel gegen
Bussbach. M a r ke n r e c h t.. Ungültigkeit von Marken, die eine cer-

sonnene Firma i. S. von Art. 14 Ziff. 4

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen - 1 Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.
1	Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.
2	Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden.

MSchG { Rosskopf Fils und
Rosskopf Frères ) tragen.

A. Die klägerisehe Firma, F abrique Centrale J.Russbach in La
Chaux-de Fonds, ist Inhaberin der im eidgenössischen Markenregister
eingetragenen Marken Nr. 27,771 und 27,772 für Uhren, Uhrenbestandteile
und Etuis. Erstere setzt sich aus dem auf einem kreisrunden
Bande stehendenWorte Rosskopf und dem weiteren Wort Fils, das den
anschenraum in der Mitte ausfüllt, zusammen. letztere besteht aus den
Worten Rosskopf Frères , die beide aufeinander folgend sich auf einem
ähnlichen kreisrunden Bande befinden, während hier der Zwischenraum
eine geometrische Figur aufweist. Die. Marke Nr. 27,771 ist auch bei
dem Internationalen Bureau für gewerbliches Eigentum angemeldet werden.

Die Firma des Klägers ist am 8. Januar 1908 durch Uebernahme von
Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft Fabrique Centrale Fritz
Roskopf & Cie S) in La Chaux de Fonds, deren Teilhaber der Kläger war,
entstanden. Bei diesem Anlass waren u. a. die Marken Nr. 20,224 Rosskopf
Frères und 21,556 Rosskopf Söhne , welche die Fabrique Centrale Fritz
Roskopf & C'e ihrerseits von den in den Jahren 1906 11. 1907 gelöschten
Firmen RosskopfMarkenschutz. N° ?2. 41 7

Frères und Rosskopf Söhne in Basel übernommen hatte, auf den Kläger
übergegangen. Infolge Anfechtung durch das Comptoir général de vente
de la montre Roskopf S. A. Veuve Chs._ Léon Schmid & Cie in La Chaux
de-Fonds verpflichtete er sich jedoch durch Vergleich vom 11. Juni
1910, die betreffenden Marken sofort löschen zu lassen. An deren Stelle
hinterlegte er dann am 2. Juli 1910 die oben geschilderten zwei neuen
Marken Nr. 27,771 und 27,772.

B. Am 5. Februar 1912 hat der Beklagte Adolf Michel, Uhrenfabrik Grenchen,
zum Zweck der Fabrikation und des Handels mit Uhren nach dem System
Rosskopf mit Carlo Bonomi in Mailand eine Kollektivgesell-schaft unter
der Firma C. Bonomi & Cie, mit Sitz in Mailand, gegründet. Er verwendete
für seine Erzeugnisse eine Marke, die ebenfalls aus einem kreisrunden
Bande mit dem Wort Rosskopf , sowie dem Wort F.LD.O. in der Mitte,
besteht. Der Kläger erblickte hierin eine Nachahmung seiner eigenen
Marke Nr. 27,771 und hob deshalb die vorliegende Klage an, mit dem
Begehren, der Beklagte habe den Gebrauch jener Marke zu unterlassen,
die Werkzeuge zu deren Herstellung und die mit der Marke versehenen
Uhren und Bestandteile seien zu konfiszieren, der Beklagte habe eine
Entschädigung von 10,000 Fr. zu bezahlen und das Urteil sei auf seine
Kosten im Handelsamtsblatte zu veröffentlichen.

C. Der Beklagte hat Abweisung aller dieser Begehren beantragt und
widerklageweise verlangt : 1° die klägerischen Marken Nr. 27,771 und
27,772 seien als ungültig zu erklären; 2° ihr Gebrauch sei dem Kläger
und Widerbeklagten zu verbieten; 3° es sei die Streichung beider Marken
aus dem Register des Amtes für geistiges Eigentum zu verfügen, und 4°
das Urteil sei auf Kosten des Widerbeklagten im Handelsamtsblatt zu
publizieren.

D. Durch Urteil vom 24. September 1919 hat das Obergericht des Kantons
Solothurn die Hauptklage gutgeheissen, jedoch dem Kläger als Entschädigung
nur

418 Markenschutz. N° "72.

5000 Fr., nebst 5% Zins seit 17. April 1913, zugesprochen, und die
Widerklage abgewiesen.

E. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte und Widerkläger die Berufung
an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag auf gänzliche Abweisung
der Hauptklage und Gutheissung der Widerklage in vollem Umfange; zur
Begründung hat er ein von Advokat Ed. von Waldkirch in Bern verfasstes
Rechtsgutachten eingelegt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. In erster Linie sind die Widerklagebegehren auf ihre Begründetheit
zu prüfen, weil die Hauptklage den Bestand der mit der Widerklage
angefochtenen Marken Nr. 27,771 und 27,772 voraussetzt.

2. Die Vorinstanz geht nun zutreffend davon aus, dass der Name Rosskopf
(oder Roskopf nach der französischen Schreibweise) zu einer im Gemeingut
stehenden Sachbezeichnung für eine bestimmte Art billiger Taschenuhren
geworden ist, und daher, nach Art. 3 Abs.2

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe - 1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
1	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2	Als ältere Marken gelten:
a	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.

MSchG, an sich den gesetzlichen
Markenschutz nicht. geniesst (vergl. AS22 S. 1172 ff.; 38 H S. 308 f.;
39 II S. 124 u. 126). Dagegen kann ihr nicht beigestimmt werden, wenn sie
einerseits ausführt, die in den klägerischen Marken enthaltenen Worte
Fils und Frères seien eine Phantasiebezeichnung, sodass sie deshalb
ausser Betracht fallen, und andrerseits annimmt, dass die Marken, auch als
Ganzes betrachtet, nur das System der Uhr kennzeichnen, also lediglich
eine generelle Bezeichnung der Ware im Verkehr darstellen. Vielmehr
deuten die Gesamtmarken Nr. 27,771 und 27,772 augenscheinlich auf eine
den Benennungen Rosskopf Fils und Rosskopf Frères entsprechende
Firma als Herstellerin der Uhr hin; denn eine auch nur oberflächliche
Betrachtung zeigt, dass die beiden Wörter Rosskopf und Fils bezw.
Frères zusammengehören. Diese Annahme drängt sich auch bei der Marke
Nr. 27,771, wo das Wort Fils nicht unmittelbar auf Rosskopf folgt,
sondern sich in der Mitte da-Markenschutz. N° 72. 419

runter befindet, auf. Alsdann aber kann darüber, dass beide Marken die
Uhren und Uhrenbestandteile als von einer bestimmten Firma herrührend
unidividualisieren und die Beziehung zu diesem Geschäft ausdrücken,
ein ernstlicher Zweifel nicht aufkommen. Die streitigen Marken können
beim kaufenden Publikum geradezu den Glauben erwecken, als ob ihre
Inhaber die Rechtsnachfolger des bekannten Erfinders Georg Friedrich
Rosskopf Waren, oder diesem sonst nahe stünden; jedenfalls muss der
Käufer aus den Marken auf den Bestand einer Firma Rosskopf Fils bezw.
Rosskopf Frères schliessen. Allein abgesehen davon, dass irgend welche
persönliche Beziehung zwischen dem Kläger Russbach und Georg Friedrich
Rosskopf in Wirklichkeit nicht besteht, ist ausschlaggebend, dass es im
Zeitpunkt der Hinterlegung der Marken (2. Juli 1910) eine Firma Rosskopf
Fils oder Roskopf Frères gar nicht mehr gab; auch die Firma Fabrique
Centrale Fritz Roskopf & Cie hatte sich schon seit geraumer Zeit in
diejenige des Klägers umgewandelt. Also hat dieser in seine neuen Marken
ersonnene Firmen im Sinne des Art. 14 Ziff. 4

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen - 1 Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.
1	Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.
2	Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden.

MSchG aufgenommen, was
zur Folge hat, dass die Marken vor dem Gesetz nicht Stand halten und gar
nicht hätten eingetragen werden sollen. Hieran ändert der Umstand nichts,
dass der Kläger bei der am 8. Januar erfolgten Uebernahme von Aktiven
und Passiven der F abrique Centrale Fritz Roskopf & Cie von dieser die
Marken Nr. 20,224 Roskopf Frères und 21,556 Rosskopf Söhne erworben
hatte. Angenommen auch, dass letztere Marken in unveränderter Form
gültig auf ihn hätten übertragen werden können (was voraussetzen würde,
dass Art. 11

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 11 Gebrauch der Marke - 1 Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird.
1	Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird.
2	Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr.
3	Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst.

MSchG sich ohne weiteres auch auf Firmamarken bezöge), so
wäre dieser Uebergang deshalb für den vorliegenden Streit ohne rechtliche
Bedeutung, weil ja der Kläger sich am 11. Juni 1910 gegenüber dem Comptoir
general de' vente de la montre Roskopf S. A. Veuve Chs. Léon Schmid &
Cie förmlich dazu verpflichtet hat, die betref-

420 Markenschutz. N° 72.

{enden Marken sofort löschen zu lassen, und die Streichung aus dem
Markenregister tatsächlich erfolgt ist. Der heutige Prozess dreht
sich um andere, neue Marken, die der Kläger später, am 2. Juli 1910,
hinterlegt hat, was die Vorinstanz übersehen zu haben scheint. Entge-gen
der von ihr vertretenen Auffassung kann deshalb der Kläger auch aus
jener Markenübertragung ein Recht auf Weiterbenutzung der Bezeichnungen
Rosskopf Fils und Rosskopf Frères nicht herleiten. Da somit auf
die Vorgeschichte der Firmen Rosskopf Frères und Rosskopf Söhne in
Basel nichts ankommt, kann dahingestellt bleiben, ob die Ausführungen
des fWiderkläigers und namentlich des Gutachtens von Waldkirch darüber,
dass schon die Gründung dieser Firmen auf einer Fiktion beruht habe und
auf Täuschung berechnet gewesen sei, zutreffen. Aus den angegebenen
Gründen ist der dezeptive Charakter der Marken Nr. 27,771 und 27,772
auch sonst zu bejahen; diese sind offensichtlich geeignet, im Publikum
Verwirrung zu stiften, und die Käufer über die Herkunft der Ware und
die Person des Fabrikanten irrezuführen.

3. Hieraus folgt, dass, in Abänderung des vorinstanzlichen Urteils, die
Widerklage gutzuheissen ist. Denn nach der Praxis des Bundesgerichts
ist eine Marke, deren Hauptbestandteil als unzulässig erscheint, in
vollem Umfang als ungültig zu erklären (s. AS 38 II S. 309). Immerhin
rechtfertigen die Umstände die mit dem Widerklagebegehren 4 verlangte
Veröffentlichung des Urteils im Handelsamtsblatt nicht.

4. Infolge der Ungültigkeit der klägerischen Marken ist sodann die
Hauptklage gänzlich abzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

1.'Die Berufung wird als begründet erklärt und damit, in Abänderung des
Urteils des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 24. September 1919,
die HauptklageVersicherungsvertrag. N° 73. 421

abgewiesen und die Widerklage (Begehren 1 bis 3) gutgeheissen.

2. Demgemäss werden die vom Widerbeklagten am 2. Juli 1910 beim
Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Marken Nr. 27,771
Rosskopf Fils und 27,772 Rosskopf Frères als ungültig erklärt.

Der Gebrauch dieser Marken wird dem Widerbeklagten verboten.

Beide Marken sind aus dem Register des Amtes für geistiges Eigentum
zu streichen.

3. Das Widerklagebegehren 4 wird abgewiesen.

VII. VERSICHERUNGSVERTRAGCONTRAT D'ASSURANCE

73. Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. November 1920 i. S. Germania
gegen Planen.

Ari. 296 des Ffiedensvertrages von Versailles und die entsprechenden
Bestimmungen des deutschen Ausführungsgesetzes vom 31. August 1919 sind
auf einen bei seinem Abschluss dem schweizerischen Recht unterstellten
Lebensversicherungsvertrag nicht anwendbar.

A. Der in Lyon wohnhafte, heute der französischen Staatsangehörigkeit
unterstehende Beklagte schloss als deutscher Staatsangehöriger im
Oktober 1899 mit dem Generalbevollmächtigten der Klägerin in Zürich einen
Lehensversicherungsvertrag ab, wodurch sich die Klägerin verpflichtete,
ihm am 1. November 1919, oder wenn sein Tod früher erfolge, den
Berechtigten die Summe von 40,000 Fr. auszuzahlen. Der Vertrag wurde
in der