BGE-42-II-666 - 1916-12-09 - ATF - Droit civil - sss Markensehutz. N° 103. hatte, ohne irgend welchen prozessualischen Nachteil den

sss Markensehutz. N° 103.

hatte, ohne irgend welchen prozessualischen Nachteil den Abstand erklären
können (s. § 41 der aargauischen ZPO).

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass der Beklagte dem Kläger 280
Fr. zu bezahlen hat.

v. MARKÈNSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

103. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Dezember 1916 i. S. Gesellschaft
für Chemische Industrie, Klägerin und Berufungsklägerin, gegen
Schaffhauser, Beklagten und Berufungsbeklagten.

Klage wegen Markenrechts verl etzu ng und zugleich wegen unlautern Nettb
eW'erb es. Stellung der einzigen kantonalen Instanz des Art. 2 9 M S
ch G. _ Auslegung des Klageund des Berufungsbegehrens. Gemischte Marke
B a s o l i n , gleichzeitig als reine Wortmarkc ge- braucht. Frage der
Aehnlichkeit mit der reinen Vortmarke Bursolin .

1. Die Klägerin, die Gesellschaft für chemische Industrie in Basel, hat
am 22. Juni 1912 beim schweizerischen Amt für geistiges Eigentum unter
Nr. 31550 die Vortmarke BURSOLIN für chemisch technische Produkte
jeder Art hinterlegt.

Am 25. Januar 1913 hat der Beklagte, Anton Schatthauser in Basel, die
gemischte Mar-ke N° 32984 eintragen lassen. Ihr Worthestandteil bildet
das Wort BASOLIN .

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Es wird zweimal verwendet und zwar so, dass es einerseits horizontal
von links nach rechts geschrieben ist, und anderseits vertikal von oben
nach unten, wobei hier die Buchstaben senkrecht unter einander gelagert
sind. Die beiden Werte haben das im Mittelpunkt stehende O gemeinsam
und bilden so zusammen ein Kreuz. Dieses ist von zwei konzentrischen
Kreisen umgeben. Laut der Eintragung dient die Marke für Wachswaren,
Schuhcremes, Tinten, Lacke, Schwarzen, Oele, Fette, Farben und Seifen
aller Art, Sattelpaste, Metallputzmittel, Holzglasuren, Lederkitt,
Gummilösung, kosmetische und pharmazeutische Fabrikate.

lm nunmehrigen Prozesse hat die Klägerin das Begehren gestellt : Dem
Beklagten sei gerichtlich zu verbieten, die Bezeichnung Basolin für
Produkte zur Behandlung von Leder sowohl als Handelsmarke zu verwenden,
als auch auf Anpreisungen, Fakturen, Preislisten und dergleichen zu
gebrauchen. Der Beklagte sei zu verurteilen, innert kurzer richterlich
zu bestimmender Zeit die Anmeldung beim schweiz. Amt für geistiges
Eigentum dahin abzuändern, dass das Warenverzeichnis der Eintragung N°
32984 jede Verwendung dieser Marke Basolin für Produkte zur Behandlung
von Leder ausschliesst. Kommt der Beklagte dieser Verpflichtung zur
Beschränkung der Marke nicht oder nicht in richtiger Weise nach, so sei
auf Löschung der Marke N° 32984 zu erkennen. Die Klägerin macht geltend,
sie bringe unter ihrer Wortmarke Bursolin ein Fischöl enthaltendes
Präparat in den Handel, das zur Behandlung von Leder diene. Der
Beklagte erstelle ein Konkurrrenzprodukt und habe dafür mit der Absicht,
Verwechslungen hervorzurufen, die Marke Basolin gewählt. Abgesehen von
jeder Täuschungsabsieht des Beklagten unterscheide sich objektiv dessen
Marke von jener der Klägerin nicht genügend. Scdann verwende der Kläger
das Wort Basolin auch für sich allein als gewerbliche Benennung auf
Verpackungen, Fakturen, Produkten 11. s. w., was ebenfalls

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zur Irreleitung der Käufers führe. In rechtlicher! Beziehung werde die
Klage auf dasMSchG und Art. 48 OR gestützt.

Das Zivilgericht des Kantons Baselstadt als die nach Art. 29 MSchG
zuständige einzige kantonale Instanz hat durch Urteil vom 22. September
1916 auf Abweisung der Klage erkannt. In der Urteilsbegründung erklärt
es, nur auf die rein markenrechtliche Seite des Prozesses einzutreten,
da für Ansprüchewegen unlautern Wettbewerbs der Instanzenzug anders
geordnet sei. In diesem Punkte ist das Urteil infolge Beschwerde der
Klägerin durch Entscheid des baslerischen Appellationsgerichts vom
7. November 1916 dahin abgeändert worden, dass das Zivilgericht angewiesen
wurde, das Begehren der Kiagerin aus Art. 48 materiell zu behandeln.
Das Zivilgericht, erklärt der genannte Beschwerdeentscheid, sei zwar ohne
weiteres berechtigt gewesen, vorerst nur über das Begehren aus Markenrecht
abzusprechen, dagegen habe es das zweite, an sich gültig erhobene und also
rechts-v hängige Begehren nicht einfach aus dem Rechte weisen dürfen,
wie dies laut den Motiven des zivilgerichtlichen Lrteils geschehen sei,
während die Fassung des Dispositivs sogar auf eine materielle Abweisung
schliessen liesse. Die vom Zivilgericht sachlich behandelte Frage sodann
wird von ihm dahin formuliert, dass zu prüfen sei, ob die Marke des
Beklagten sich von der der Klägerin in einem den Erfordernissen des
Art. 6 Abs. 1 und 2 MSchG genügenden Masse unterscheide. Auf Grund
näherer Ausführungen, auf die, soweit nötig, noch zurückzukommen ist,
gelangt das Gericht in seinen Schlusserwägungen zu dem Ergebnis : Das
Begehren der Klägerin auf Untersagung des Gebrauchs der Marke Basolin
sei abzuweisen, ebenso das Eventualbegehren, die Wortmarke Basolin zu
verbieten, soweit sie als Produkt zur Behandlung von Leder eingetragen
sei. Die Klage sei daher in vollem Umfange abzuweisen.

2. Das Zjvilgericht hat den a n g e f o c h t e n e nMarkenschutz. N°
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E n t s c h e i d als einzige kantonale Instanz' in Markenrechtssachen
im Sinne von A r t. 2 9 M S c h G ausgefällt und tatsaehlich denn
auch ausschliesslich über Ansprüche aus dem Gebiete des Markenrechts,
nicht auch über solche wegen unlautern Wettbewerbs geurteilt. Man hat es
also mit einem le t ztinstanzliehen Urteil im Sinne von Art.59 1 OG zu
tun. Daran ändert auch nichts dass das Dispositiv des zivilgeriehtlichen
Urteils schlechthin auf Abweisung der Klage lautet und dass am Schlusse
der Erwägungen erklärt wird, die Klage sei in vollem Umfange abzuweisen
. Hiebei ist der Vorinstanz offenbar eine ungenaue Ausdrucksweise
unterlaufen, während ihr wirklicher Wille dahin gegangen ist, die Klage
soweit unbeurteilt zu lassen, als sie sich auf den Art. 48 OR gründet,
und sie soweit abzuweisen, als sie auf das MSchG gestützt wird. Es
erhellt das deutlich aus den oben erswähnten weitem Urteilserwägungen;
Dieser Inhalt muss übrigens dem angefochtenen Urteil auch auf Grund des
nachherigen Beschwerdeentscheides vom 7. November 1916 gegeben werden,
womit das Appellationsgericht als ziiständige Beschwerdeinsatanz das
Zivilgericht anweist, über das Begehren aus Art. 48 OR erst noch zu
erkennen, und wonach es also nur das Begehren aus dem MSchG als beurteilt
gelten lässt. Unerörtert bleiben kann, inwiefern die Aufiassung des
Appellationsgeiiehts, vor der einzigen Instanz im Sinne von Art. 29
MSchG könne in Verbindung mit der Markenrechtsklage eine solche aus
unerlaubtem Wettbewerb rechtshängig gemacht werden, zutreffend sei und
inwieweit man es hiebei mit einer vom Bundesgericht nachzuprüfenden
Frage eidgenössischen Rechts zu tun habe. Denn dieser Punkt fällt für
das Streitverhältnis, wie es dem Bundesgericht durch die Berufung zur
Nachprüfung unterstellt wird (unten Erwägung 3), ausser Betracht.

3. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin ihre Klagebegehren -die oben
im Wortlaut Wiedergegeben wurden dem Umstande angepasst, dass die '

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Vorinstanz durch den angefochtenen Entscheid die Klage nur zum Teil,
in markenreehtlicher Hinsicht, erledigt hat. Sie ist mit dieser bloss
teilweisen Erledigung des Falles ' einverstanden, was sich daraus
ergibt, dass sie das Begehren, den Gebrauch der Bezeichnung Basolin
auf Anpreisungen, Fakturen, Preislisten und dergleichen zu verbieten,
fallen lässt. Dabei geht sie nämlich von der auf ihre Richtigkeit nicht
nachzuprütenden Auffassung aus, dieses Begehren betret'fe Handlungen des
unlautern Wettbewerbs. Nach der Meinung der Klägerin selbst sollen hienach
ihre Berufungsanträge lediglich noch markenrechtlichen Inhalt haben.

4. Angefochten werden von der Klägerin zwei Marken des Beklagten :
einmaldie unter N° 32984 eingetragene gemischte Marke Basolin und sodann
die r e i n e W o r t In a r k e ( Basolin , die nicht eingetragen
ist und hinsichtlich der die Klägerin eine Verletzung ihrer eigenen
Marke in dem Sinne behauptet, dass der Beklagte das Wort Basoliu für
sich allein markenmässig verwende, also es auf seinen Erzeugnissen oder
dere'n Verpackung als Herkunftszeichen anbringe. Aus dem Klagebegehren
in seiner antänglichen Fassung ist freilich diese doppelte Anfechtung
nicht klar ersichtlich (nämlich nur insofern, als einerseits das
Begehren, die Bezeichnung Basolin zu verbieten, auf die reine
Wortmarke hinweist, anderseits das Begehren um teilweise Abänderung der
Eintragung N° 32984 sich nur auf die gemischte Marke Basolin beziehen
kann). Vor Bundesgericht hat aber die Klägerin ihre Willensabsicht
dadurch verdentlicht, dass sie ihrem aniänglichen Begehren noch einen
Eventualantrag beifügte, des Inhalts : dem Beklagten den Gebrauch
einer von seiner Bildmarke abweichenden Marke, speziell den Gebrauch
der VVortmarke Basele zu untersagen. Danach beabsichtigt offenbar
die Klägerin mit ihrem Hanptbegehren -nach Vornahme der oben erwähnten,
den Anspruch aus unlau--

Markenschutz. N° 103. ·GTL

term Wettbewerb betreffenden Streichung die gemischte Marke anzufechten,
mit ihrem Eventualantrage hingegen die reine Wörtmarke. Das Bundesgericht
muss freilich bei der Prüfung des Falles den umgekehrten Weg einschlagen,
nämlich vor allem auf das eventuelle Begehren eintreten, also untersuchen,
ob die reine W 0 r t marke zulässig sei d. h. neben der reinen Wortmarke
Bursol'm der Klägerin bestehen könne. Bejahendenfalls ist damit selbst
auch die Zulässigkeit der gemischten Marke Basolin gegeben : diese
unterscheidet sich ja

_in höherem Masse als die Wortmarke von der Marke

Bursolin , indem dem Worte Basolin noch bildliche Elemente beigefügt
sind, nämlich durch dessen figurative Ausgestaltung (doppelteVerwendung
in Kreuzform,wobe1 bei einem der Worte die Buchstaben vertikal
aneinander gereiht sind) und dadurch, dass der Wortbestandteil von zwei
konzentrisehen Kreisen umrahmt ist.

6. Zu entscheiden ist somit in erster Linie, ob die Worte Bursolin
und Basolin, soweit es sich um ihre markenmässige Verwendung handelt,
einander so ähnlich seien, dass eine Verwechslungsgefahr im Sinne von
Art. 6 MSchG besteht. Eine gewisse Uebereinstimmung des Gesamteindrucks
liegt nun zweifellos vor. Sie wird dadurch bewirkt, dass die beiden Worte
aus gleichviel Silben bestehen und ihre Betonung die nämliche ist, dass
die Worte mit dem nämlichen Konsonanten (B) beginnen, mit der nämlichen
silbe schliessen und die zwei mittlern Buchstaben so gemein haben.
Diese Analogie in der Struktur beider vermag indessen doch keine solche
Aehnlichkeit zu begründen, dass derjenige, der sie in ihrer Bedeutung
als Warenzeichen, zum Zwecke der Vergewisserung über die Herkunft
derbezeichneten Ware, auffasst, sie nicht mit der nötigen Sicherheit
auseinanderzuhalten vermöchte. Es bleiben immer noch Unterschiede von
solcher Eindrucksfähigkeit bestehen, um eine Verwechslungsgefahr auch
für den gewöhnlichen Einzelabnehmer, an dessen Unterschei-

672 'Markenschutz. N° 103.

dungsvermögen verhältnismässig geringe Anforderungen gestellt werden,
auszuschliessen. Wesentlich differenzierend wirkt vor allem die
Verschiedenheit der Buchstaben UR einerseits und A anderseits, die
als Bestandteile der betonten Silbe und durch ihre zentrale Stellung
hervortreten. Diese Verschiedenheit macht die Klang-

farbe der beiden Worte beim Sprechen zu einer ganz,

andern und ebenso den Eindruck der geschriebenen

Worte auf das Auge. Sodann schafft die Abweichung in den zwei Buchstaben
auch eine begrifiliche Verschiedenheit der Worte : Wer sich über die
Bedeutung beider als Anhaltspunkt bei der Wiedererinnerung Rechenschaft
geben will, wird (wenigstens soweit das deutsch sprechende Publikum in
Betracht kommt) bei jedem an etwas ganz anderes denken, bei Bursolin
etwa an Börse , bei Basolin an Basel. Endlich ist zu bemerken, dass die
Schlussilbe lin bei chemischen Präparaten stereotyp geworden ist, sie
vermag also für sich allein keine irgendwie erhebliche individualisierende
Bezeichnungskraft mehr zu entfalten und es gewinnen infolgedessen die
zwei ersten Silben eine um so grössere Bedeutung und treten damit die
namhaft gemachten Unterschiede umso schärfer hervor. Nach dem allem sind
also die beiden Wortmarken Bursolin und Basòlin als nebeneinander
zulässig anzusehen (vgl. auch BGE 27 II S. 627 Erwägung 5 und als Beispiel
weitergehender Aehnlichkeit BGE 36 II S. 428 ff. betreffend die Marken
Honneur und Bonheur ).

7. Die von der Vorinstanz näher erörterte Frage der Nachahmungsabsicht
fällt ausser Betracht, nachdem laut dem Gesagten feststeht, dass die für
die Unzulässigkeit der angefochtenen Wortmarke erforderliche objektive
Aehnlichkeit fehlt. Bedeutungslos sind im weitem die Ausführungen der
Vorinstanz darüber, dass bei beiden Parteien auch die V e r p a c k u
n g und die Flaschen für die mit der Marke bezeichneten Erzeugnisse und
ferner auch die Firmenbezeichnungen

Markenschutz. N° 103. si Lxe

verschieden seien. Endlich wird mit dem Gesagten auch eine Prüfung der
Frage unnötig, inwieweit hinsichtlich der zu bezeichnenden Erzeugnisse
das Verwendungsgebie t der beiden Marken sich decke und auch in
dieser Hinsicht die nötigen Voraussetzungen für einen Anspruch wegen
Markenrechtsverletzung gegeben wäre.

8. Das Gesagte führt zunächst dazu, das eventuelle Berufungsbegehren
der Klägerin insofern als sachlich unbegründet abzuweisen, als es sich
im besondern auf Untersagung des Gebrauchs der reinen Wortmarke Basolin
richtet. Sofern es darüber hinaus dahin lautet, dem Beklagten den Gebrauch
einer von seiner Bildmarke abweichenden Marke zu verbieten, kann nicht
darauf eingetreten werden. Ein solcher Antrag ist vor der kantonalen
Instanz nicht gestellt worden und daher nach Art. 80 OG nicht mehr
zulässig. Zudem fehlen in dieser Beziehung die erforderlichen Angaben und
Nachweisungen Das Hauptegehren sodann erledigt sich, wie schon bemerkt,
damit, dass der Antrag um Verbot des Gebrauchs der reinen Wortmarke
Basolin abgelehnt wird : Danach kann die Klägerin auch den Gebrauch der
gemischten Marke N° 32984 nicht verbieten lassen si'und ebensowenig eine
Abänderung oder Löschung des betreffenden Registereintrages verlangen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Zivilgerichts des Kantons
Baselstadt vom 22. September

1916 bestätigt.

RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 29 Date du dépôt
	1.	La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
	2.	Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.

RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 29 Date du dépôt
	1.	La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises.
	2.	Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.

RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 48 [1]

[1] Abrogé par l'art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale, avec effet au 1er mars 1945 (RS 2945).

RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 6 Priorité découlant du dépôt
		Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier.