BGE-38-II-289 - 1912-02-15 - ATF - Droit civil - 288 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Mnteriellrechtliche Entscheidungen. Gesetzgebung

288 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Mnteriellrechtliche
Entscheidungen.

Gesetzgebung und für ihr Gebiet selbständig zu prüfen haben. Im
übrigen mag zunächst darauf hingewiesen werden, dass nach den
Akten der Beklagte für die dem schweizerischen Patent Nr. 33,947
entsprechende Ausführung in Deutschland freilich nicht den Patent-,
wohl aber den Gebrauchsmusterschutz durch die Cintragung der Muster
Rr. 254,130, 264,639 und 266,400 erlangt hat. Praktisch mochte damit
seinem Zwecke in gewissem Masse ebenfalls gedient sein. Was sodann den
den Crfindungsschutz verweigernden Bescheid der Anmeldeabteilnng des
deutschen Patentamtes vom 1. Juli 1907 betrifft, welchen Bescheid der
Beklagte vielleicht eben wegen der Erlangung des Gebrauchsmusterschutzes
nicht weitergezogen hat, so lässt er sich nicht ohne weiteres sachlich
zur Beurteilung der Streitfrage, wie sie sich hier stellt, beiziehen. Es
ist zu beachten, dass dieser Bescheid bei der Prüfung der Schutzfähigkeit
die Transportund Mischsnnktion des Tellers nicht berücksichtigt, wie es
scheint, weil sie im Vorprüfungsversahren formell ungenügend angemeldet
worden war. Anderseits verweist er hinsichtlich der Ausgestaltung der
Schlitzslächen zu Ungnnsten des Anmelders auf ein früheres britisches
Patent Onions (Nr. 18,910), über das die Akten des jetzigen Prozesse-s
keinen Ausschluss geben, weshalb es für diesen Prozess ausser Betracht
fällt. Hinsichtlich der Versetzung der Mahlbahn aber berust sich das
Patentamt für den mangelnden Erfindungscharakter lediglich ans die
Konstruktion Raskowski, was das Bundesgericht ans-den oben entwickelten
Gründen nicht als hinreichend hält·

Ebenso kann das Bundesgericht den Ausführungen des von den Klägern ferner
angerufenen Urteils des Oberlandesgerichtes Karlsruhe vom 11. Oktober 1910
kein Gewicht beimessen, welches Urteil dem Beklagten in Abänderung eines
erstinstanzlichen Entscheides des Landgerichtes Konstanz vom 24. November
1909 untersagt, ohne Einwilligung der Kläger die erwähnten Gebrauchsmuster
gewerblich zu verwenden, weil die Rechte des Beklagten an diesen Mustern
in das ältere Patent der Kläger eingreifen; und ebensowenig dem Urteil des
Reichsgerichts vom 12. Januar 1910, in welchem auf Begehren der Kläger
der Firma Handle & Söhne verboten wurde, ihre Erfindung, die zwischen
den teilweise geschätzten Mahlböden Kegelmäntel als Transportmittel
aufwiesen, ohne

10. Erfindungspatenie. N° Ut. 289

Zustimmung der Kläger zu verwenden. Diese Urteile erklären die
Gebrauchsmuster des Beklagten und jene Erfindung Handle nicht nichtig
wegen mangelnder Neuheit und 'Mangel einer schöpferischen Tätigkeit
sondern sie sprechen sich nur aus über die Abhängigkeit dieser Änderungen
von der Erfindung der Kläger.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

' Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgertchts des
Kantons Zürich vom 24. März 1911 in allen Teilen bestätigt

44. Eli-teil vom 15. Februar 1912 in Sachen ghemilchr Fabrik
HOWeizerhallY.-E Bekl Widerkl. u. Ver.-KL, Seem Gemische Fabrik
Lt.-©.. norm. Moritz gain & gie. und

Drider, Kl Widerbekl. u. Ber.-Bekl.

Rechtsgüätigkeit einer vorzeitig (vor Bekanntgabe des gemäss Art. 63
Ziff. 4

OG ausgefertigten Urteils) erfolgten B eru fungserkläru
ng. -Vornahme eines A ugenschein s durch die B e r u fu n g s in s te, n
z ? -- selbständige Haftbarkeit des Begünstigers einer Pacentverleîzung
gemäss Art. 38 Zt'ff. 4 PatG. K lage wegen Patentnachahmung und
Widerkfage auf Patentnichtîgkeit (Patent betr. Einrichtung zum
mechanischen Entleeren der Aufschliesskammern zur Erzeugung des
Superphosphczts). A n w e n d b arie. e it d e s a Pa t G ,für die
Beurteilung des rechtlichen Bestandes eines r o r d e m Inkrafttreten
des n e 21; e n Gesetzes e r t e i l i e n Patentes. Nichtzutrefi'en der
Nichtigkeitsgeünde des Art. 10 Ziff. i u. 4 aPatG. Verschiedene Lösungen
desselben Erfindungsproblems; Erfindungselem-alder eines allgemeinen
Lösungsp rinze'ps. Au:führbarkeit des Patentgegenstandes an Hand der
Patentscferift. -- Verhältnis vonPatentnachahmung undLizenza n s p ?' u
c h. _Bestimmung des Schadenersatzes für die Paienteerletzung in der H
{ih e d e r L i z e n zg e b & hr, die der Geschädigte hätte beanspruchen
können. -Unzulässigkeit ames Entschd'digzmgszuspruchs für z u k 12 n. ft
i g e Patentrechtsverletzungen.

AS 38 n _' 1912 si 19

290 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechfliche
Entscheidung-m-

Das Bundesgericht hat über folgendes Streitverhältnis:

A... Die Kläger die Chemische Fabrik Aktiengesellschaft--

norm. Moritz Milch & Cie., Zweigniederlassung Danzig, und Fritz Griesel,
Chemiker, in Schnellmühl bei Danzig haben gemeinsam in Deutschland und in
der Schweiz den Patentschutz erwirkt für einen Apparat zum mechanischen
Entleeren der sog. Ausschliesskamtnern, in denen durch Mischung von
Phosphaterde mit Schwefelsäure Superphosphat erzeugt wird, das in
Pulverform als Düngmittel Verwendung findet. Zum Verständnis des Zweckes
der patentierten Einrichtung ist vorauszuschicken, dass dasSuperphosphat
nach der chemischen Reaktion zu einer zusammenbackenden festen Masse
erstarrt, die durch Losbrechen mit schabenden oder kratzenden Instrumenten
zerkleinert und so aus dem Reaktionsbehälter herausgeschafst werden kann.

Jn Deutschland ist die Patentanmeldung der Kläger am 8. Juli 1906 erfolgt
und hat zur Erteilung des Reichspatentes Nr. 198,916 geführt. Das den
Klägern in der Schweiz erteilte Patent datiert, mit Nr. 40,883, vom
19. April 1907. Es lautet aus ein Eupen phosphatreaktionsgefäss mit
Einrichtung zum Entleeren desselben und enthält folgende Patentansprüche":

1. Superphosphatreaktionsgesäss mit Einrichtung zum Entleeren desselben,
gekennzeichnet durch eine als Reaktionsgefäss zu dienen bestimmte Trommel
mit abnehmbarenBöden, von aussen verschliessbarem Entleerungsschlitz
an der Unterseite und Füll bfsnung an der Oberseite, einem rotierenden
ausserhalb der Trommel liegenden Messerwert und ferner-Einrichtungen um
die Trommel und das Messerwerk einander nähern und von einander entfernen
zu können;

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Trommel
fahrbar und das Messerwerk nicht verschiebbar angeordnet ist;

3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messerwerk verschiebbar und die Trommel festsitzend angeordnet is ."

Ein Aussührungsbeispie ' der Einrichtung nach Anspruch 1 und 2 ist durch
Zeichnungen dargestellt.10. Erfindnngspatente. N° 44. si 29!

Mit Brief vom 12. September 1908 machte die Chemische Fabrik
Aktiengesellschaft norm. Moritz Milch &Eie. (im folgenden abgekürzt:
Chem. Fabrik Danzig genannt) die beklagte Aktiengesellschaft Chemische
Fabrik Schweizerhall in Basel aus ihr Schweizerpatent aufmerksam und
osserierte ihr, unter Beilegung einer Planskizze des patentierten
Anspruchs nebst detaillierter Betriebsbeschreibung, eine Lizenz. Sie
erhielt zunächst keine Antwort; erst auf ein weiteres Schreiben vom
17. Dezember 1908, worin sie die Beklagte speziell noch einlud, den
Apparat bei ihr im Betriebe zu besichtigen, antwortete die Beklagte
durch ihren Direktor Weuk am 21. Dezember 1908, sie selbst befasse
sich schon seit einem Jahr mit einer mechanisch sunktionierenden
Entleerungsvorrichtnng für Superphosphatkeller, habe sie aber wegen
Zeitmaugels noch ruhen lassen müssen; es würde sie jedoch interessieren,
zu erfahrenwie hoch die ihr empfohlene Anlage für eine tägliche Leistung
von 50,000 kg zu stehen femme. Hieran machte die Chem. Fabrik Danzig
der Beklagten eine Preisofferte für Apparate der gen-Einschten Grösse-,
unter Vorbehalt der einmal zu bezahlenden Lizenzgebühr, und fügte wiederum
eine Zeichnung und eine eingehende Beschreibung der Einrichtung und ihrer
Betriebs-weise Bei. Tit Beklagte antwortete am 28. Dezember-, die ihr
gegebenen Existenrungen hätten ihr volles Interesse gefunden, und es werde
vielleicht ihrem Direktor Wenk möglich fein. im Frühjahr-, anlässlich
einer Berlinerreise, die Fabrikationsanlage in Danzig zu besichtigen.
Gleichzeitig ersuchte sie um Mitteilung des Lizenzpreises und einiger
weiterer technischer Angaben. In der hierüber fortgesetzten Korrespondenz
gab die Chem. Fabrik Danzig am 4. Januar 1909 die Lizenzgebühr unter
Zugrundelegung einer Jahresproduktion der Beklagten Von 10,000 1: aus
total 7000 Mk. an, in der Meinung, dass mit der einmaligen Zahlung
diesesBetrages alles erledigt, d. {)..." eine weitere Lizenzgebühr
auch bei späterer Steigerung der Produktion seitens der Bekiagteienicht
mehr zu zahlen ware. Als sie aus diese Mitteilung ohne Antwort blieb,
fragte sie die Beklagte am 25. Februar 1909 wiederum an, ob sie sich
für ihren Entleerungsapparat noch interessiere. Daraufhin antwortete
Direktor Wen! namens der Beklagten am 16. März 1909, ihre Verwaltung
nehme bezüglich der Superphosphatkellerentleerung eine zuwartende Haltung

292 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materieurechtliche Entscheidungen.

ein und wolle vorläufig aus die Sache nicht eintreten, da ihr besonders
die Kosten viel zu hoch erscheinen und es ihr an Platz dafür mangle. Und
als die Chem. Fabrik Danzig dann mit Brief vom 23. März 1909 der Beklagten
den Besuch ihres Direktors zum Zwecke einer persönlichen Erörterung der
Angelegenheit in Aussicht stellte, liess ihr die Beklagte durch Direktor
Wen! mit Schreiben vom 29. März 1909 die Mitteilung zugehen, sie habe
sich inzwischen für ein anderes System von Aufschliesskellerentleerung
entschlossen und den mechanischen Teil dazu schon bestellt; der Besuch des
Direktor-Z von Danzig habe somit keinen Zweck. Auf diese Mitteilung sprach
ihr die Chem. Fabrik Danzig mit Brief vom 1. April 1909 ihr Bedauern
darüber aus, von ihrem Entschlusse nicht eher in Kenntnis gesetzt worden
zu sein, da sie sonst in der Lage gewesen ware, der Beklagten über die
sonstigen zur Verwendung kommenden mechanischen Entleerungen noch näheres
zu berichten; zugleich machte sie darauf aufmerksam, dass gemäss Entscheid
des deutschen Patentamtes Iede Fahrbarmachung eines Superphosphatblocks
als in ihr Patent eingreifend angesehen werde. Die Beklagte bestätigte
jedoch als Antwort hieran am 3. April 1909 lediglich das mit Schreiben
vom 29. März Gesagte.

Inzwischen, unter dem 19. März 1909, hatte der Direktor der Beklagten,
Emil Friedrich Wenk, in der Schweiz ein eigenes Patent, Nr. 44,530,
ausgewirkt für eine Einrichtung zur mechanischen Entleerung von
Superphosphat-Aufschliesskellern mit folgenden Ansprüchen:

Patentanspruch:

Es-einrichtung zur mechanischen Entleeruug von
SuperphosphatAusschliesskellern mittelst Ausschliessbehältern und
einem rotierenden Schabmesser, dadurch gekennzeichnet, dass die das
Superphosphat aufzunehmen bestimmten, behufs Beschickung Und Entleerung
mit abschliessbaren Öffnungen versehenen Behälter in nebeneinander
angeordneten Kammern festgemauert sind und im untern Teil ein aus zwei die
Auslassöffnung begrenzenden Längsschienen bestehendes Geleise besitzen,
und dass zu ihrer sukzessioen (Entleerung ein n1ittelst Elektromotor
angetriebenes Schabemesser dient, wobei ersterer auf einem durch ihn
betätigbareu, auf dem genannten Geleise fahrbaren Wagen montiert ist,
das Ganze derart, dass bei10. Erfindungspatente. N° 44. 293 Drehbeweguug
des Motors ein Rotieren und gleichzeitige-Z selbsttätiges Bordringen
des Schabemessers im Behälter erfolgen kann.

Unteransprüche :

1. Einrichtung nach dem Patentanspruch, bei welcher die zur Beschickung
dienenden Behälter in Zementbeton mit säurefester Auskleidnng bestehen.

2. Einrichtung nach dem Patentanspruch, bei welcher das. zur Entleerung
dienende Schabemesser die Form eines Kreuzes besitzt.

B. Im Gegenstande dieses Wenk'schen Patentes erblicken nun die Kläger
eine Nachahmung ihres eigenen Patentgegenstaudes und haben deshalb
gestützt auf die Tatsache, dass eine von Wenk konstruierte Maschine in
der Fabrik der Beklagten in Schweizerhall installiert sei und benützt
werde, gegen die Beklagte im Mai-z 1910 unter Berufung auf die Art. 38
ff . PatG vom 21. Juni 1907, sowie 50 ff. und 70 ff. OR folgende Begehren
ans Recht gesetzt:

1. Es sei der Beklagten der Gebrauch einer Vorrichtung zu untersagen,
wonach Superphosphatreaktionsgesässe von dem erstarrten Superphosphat
dadurch entleert werden, dass sich ein vom Reaktionsgefäss getrenntes,
um eine ausserhalb des Gefässes befindliche, in dessen idealer
Achsenverlängerung liegende Achse retterendes Messerwerk nach Entfernung
der Stirnwand des Reaktion-sgefäszes in dessen erstarrten Inhalt einbohrt,
sei es, indem sich das rotierende Messerwerk gegen den erstarrten
Superphosphatblock bewegt, sei es, dass der Superphosphatblock gegen
das Messersswerk bewegt wird.

2. Es seien die der Beklagten gehörigen gemäss Rechtsbegehren
i beschriebenen Vorrichtungen einzuziehen und zu verwerten oder zu
zerstören gemäss Art. 44 BG betr. die Erfindungspatente vom 21. Juni 1907.

3. Es sei die Beklagte zur Bezahlung von je Fr. 375 Schadenersatz
pro Monat, seit dem 1. April 1909 bis zu demjenigen Zeitpunkte zu
verurteilen, als sie die im Rechtsbegehren 1 genannten Borrichtungen
benützt, jedenfalls aber bis zur Rechtskraft des Urteils, samt 5 jo
Verzugszins vom Tage der Klageerhebung an.

Die Beklagte hat die Klage bestritten und ihr eine Widerklage
entgegengestellt. Ihre Begehren sind, soweit heute noch von Belang,

294 A. Oberste Zivilgerichtsmscanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

aus der in Fakt D unten wiedergegebenen Berufungserklärung des Advokaten
Dr. B. ersichtlich.

G. Durch Urteil vom 11. Juli 1911 hat das Zivilgericht des Kantons
Basel-Stadt, nach Einholung einer gerichtlichen Expertise von
Pros. LI. Weber in Zurich, in teilweiser Gutheissung der Klage erkannt:.

1. Es wird der Beklagten verboten, Superphosphatreaktionsgefässe mit
Einrichtungen zum Entleeren derselben zu gebrauchen, welche dadurch
gekennzeichnet sind, dass sich ein Messerwerk, das ausserhalb der
als Reaktionsgefäss dienenden Trommel liegt und um eine in der idealen
Achsenoerlängerung der Trommel liegende Achse rotiert, in den erstarrten
Inhalt der Trommel einbohrt, und ferner dadurch gekennzeichnet sind,
dass Einrichtungen vorhanden finds, um Trommel und Messerwerk einander
zu nähern, sei es, dass die Trommel fest und das Messerwerk beweglich,
sei es, dass das Messerwerk fest und die Trommel beweglich ist.

2. Die Beklagte wird zur Zahlung einer Entschädigung von Fr. 2000
(zweitausend Franken) an die Kläger verurteilt.

3. Die Beklagte wird für den Fall, dass sie die sub 1 genannten
Snperphosphatreaktionsgefässe in Zukunft widerrechtlich benützt, zur
Zahlung einer Entschädigung von je Fr. 100 (Franken hundert) für jeden
Monat der Benutzung an die Kläger ver-urteilt

4. Die weitergehenden Begehren der Klage sowie die Widerklage werden
abgewiesen.

D. Gegen dieses fautonaldegtinstauzliche Urteil hat der bisherige
Vertreter der Beklagten, Adookat Dr. B. in Basel, auf Grund der mündlichen
Urteilseröffnung noch amgleichen Tage die Berufung an das Bundesgerichf
erklärt unter Aufrechterhaltung folgender Rechtsbegehrem

I. Formaliter:

Es sei die Klage mangels Passivlegitimation der eingeklagt-en
Aktiengesellschast Chemische Fabrik Schweizerhall abzuweisen.

II. Sachlich:

a) Es seien alle Klagerechtsbegehren als sachlich unbegründet abzuweisen.

b) Es seien einredeweise und widerklagsweise das eidg. Patent im. 40,883
d. d. 19. April 1907 und das deutsche Patent10. Erfindungspatente. N°
M. 295

im. 193,916 d. d. 8. Juli 1906 mangels Neuheit der Erfindung resp. mangels
genügender Beschreibung und. mangelsvtechnischer Aussührbarkeit der
Patentansprüche als mchtig zu erklaren.

III. Subeventuell seien die Kläger zu verurteilen, der Beklagten,
resp. Herrn Direktor E. F. Weni, eine Lizenz für die Verwertung
des Wenk'schen Patentes nach Massgabe des Art. 22 des schwekz.
Patentgesetzes abzutreten.

IV. . . . (Ke-fiele) ' ,

Dazu hat der Vertreter der Beklagten am 17. Juli ergauzend bemerkt,
dass seine Partei den Streitwert auf mindestens Fr. "90,000 einschätze *

Nachdem dann die Parteien am 20. Juli 1911 daoon m Kenntnis gesetzt
worden waren, dass die schriftliche Jlusfertigung des Urteils auf der
Zivilgerichtskanzlei zu ihrer Einsicht aufliege, hat die Beklagte
direkt mit Eingabe vom 8. August 19:U noch-folgende Ergänzung der
Berufniigsanträge ihres Anwaltes emgereichtj .

Ad II. Es seien eventuell die Entschädigungsbegehren sur die Vergangeuheit
und Zukunft im Quantitatio zuweduzieren ss

V. 1. Es sei eine neue, aus 3 (Experten bestehende Expernse anzuorduen
und zwar durch das Bundesgerichroder eventuell, un "Falle der Rückweisung
der Sache an die Bormstanz, durch das Zivilgericht.

?. Es seien die den neuen Experten vorzulegenden Fragen der Beklagten und
Widerklägerin zur Vernehmlassung mitzuteilen, eventual seien die, von der
Beklagten zur ersten CFJXPertifeI heimtragteu, aber vom prozessleiteudeu
Präsidenten zuruckgewiesenen Ergänzungsfragen den neuen (Srperten zu
unterbreiten.. __

VI. Eventuell, falls keine neue Expertise angeordnet wird, seien:

1. Dem Experten, Herrn Professor 'Il. Weber, die den der Beklagten und
Widerklägerin gestellteit,1aber vom Prasidenten

urück ewie·enen Ergän ungsfragen vor-zu egen.

"z2. LSzDie Ivom Präsidetztten mit Schreiben vom 10. März 1911 an den
Experten gerichteten Fragen und die vom Expa-ten daran erteilte Antwort
vom 17. März 1911 aus dem Recht zu weisen-

E. Au der Verhandlung vorEBundesgericht vom 29. Dezember 1911 hat der
nunmehrige Vertreter der Beklagten, Rechtsanwalt Dr. M. in samt), in
Begleitung des Direktor Wenk die

296 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. ]. Materiellrechliîche
Entscheidungen.

schriftlich gestellten Berufungsanträge in folgendem Sinne modisiziertt

1. Das Nichtigkeitsbegehren der Beklagten sei dahin gutzuheissen, dass der
Anspruch 1 des schweiz. Patentes Nr. 40,883 der Kläger aus die Ausführung
nach Anspruch 2 beschränkt und Anspruch 3 als nichtig erklärt werde.

Eventuell sei eine weitere Expertise darüber einzuholen:

a) dass die deutschen Patente Cyganek (Nr. 140,131 und 141,489) schon
vor dem 8. Juli 1906 in der Schweiz bekannt gewesen seien;

b) dass nach dem Inhalte des schweizerischen Patentes Nr. 40,883 der
Kläger der Patentanspruch 1 in der Aussührungsform des Anspruchs 3 auch
von einem Fachmann nicht ausgeführt werden könne;

c) dass die Idee, das Messerwerk erst nach dem Erstarren desSuperphosphats
in das Reaktionsgefäss einzuführen, schon in den deutschen Patenten
Cyganek zum Ausdruck·gebracht sei, und die Umänderung der Kläger diesem
Patente gegenüber bloss eine aus handwerksmässiger Geschicklichkeit
beruhende Verbesserung darstelle.

L. Die gegnerische Nachahmuugsklage sei gänzlich abzuweisen, dies schon
wegen mangelnder Passivlegitimation der Beklagten und ferner auch, weil
überhaupt keine Patentverletzung vorliege, sei es wegen der Richtigkeit
des klägerischen Patente-Z, sei es aus den übrigen noch geltend gemachten
Gründen.

3. Die Schadenersatzansprüche der· Kläger seien gänzlich abzuweisen.

4. Jedenfalls sei Dispositiv 3 des angefochtenen Urteils gänzlich
aufzuheben, eventuell sei dessen Zuspruch in quantitativa Hinsicht
zu ermässigen.

Ferner hat der Vertreter der Beklagten beantragt, das Bundesgericht wolle
zunächst einen Augenschein Vornehmen, um sich über das Funktionieren der
Maschinen beider Parteien, derjenigen der Beklagten in Schweizerhall und
derjenigen der Kläger in einer Fabrik in Freiburg-, direkt zu orientieren.

Der Vertreter der Kläger hat beantragt, es sei die Berufung in allen
Teilen abzuweisen und das kantonale Urteil zu bestätigen.

F. Durch Beschluss vom 80. Januar 1912 hat das Bundesgericht den Antrag
der Berufungsklägerin um Vornahme eines10. Erfindungspatente. N° 44. 297

Augenscheines abgelehnt und die Beurteilung der Streitsache im übrigen
aus den heutigen Termin verschoben; in E r w & g un g:

1. Jnnert der in Art. 65 Abs. 1 QG umschriebenen Berufungsfrist d.
h. binnen 20 Tagen nach erfolgter Bekanntgabe des gemäss Art. 63 Ziff. 4

OG ausgesertigten Urteils ist eingegangen zwar nur die Ergänzungseingabe
der Beklagten selbst zu der schon am Tage der mündlichen Urteilseröfsnung
eingereichten Berufungserklärung ihres damaligen Vertreters. Doch
ist auch diese letztere, vorzeitige Erklärung nach der bestehenden
Praxis als rechtsgültig zu betrachten (vergl· AS 25 II Nr. 43 Crw. 3
S. 366). Es würden demnach an sich die Anträge dieser beiden Eingaben in
Betracht fallen. Nun sind aber jene Anträge vom gegenwärtigen Vertreter
der Beklagten an der Parteioerhandlung vom 29. Dezember 1911 teilweise
eingeschränkt worden. Folglich ist insoweit aus diese spätere, endgültige
Formulierung der Berufung abzustellen. Dagegen war dem in der Verhandlung
vom 29. Dezember ausserdem noch gestellten Begehren der Beklagten um
Vornahtne eines Augenschein-Z durch das Bundesgericht keine Folge zu
geben, weil das Gericht über die rechtlich relevanten Eigenschaften der
fraglichen Maschinen durch die Akten und die mündlichen Erläuterungen
der Parteivertreter genügend aufgeklärt worden ist. Es kann unter diesen
Umständen dahingestellt bleiben, ob jenes Begehren auch deshalb abzulehnen
gewesen wäre, weil es sich als Anrufung eines neuen Beweismittels
darstelle, die nach Art. 80 OG vor Bundesgericht ausgeschlossen ist.

2. Die Einrede ihrer mangelnden Passivlegitimation begründet die Beklagte
mit dem Hinweise darauf, dass sie weder Inhaberin noch Lizenzträgerin des
Patentes sei, dessen Gegenstand die Kläger als Nachahmung ihres eigenen
Patente-Z beanstander dass jenes Patent vielmehr ausschliesslich ihrem
Direktor Wenk persönlich zustehe. Diese Argumentation muss mit der
Vorinstanz als unerheblich bezeichnet werden. Es ist unbestritten, dass
Direktor Wenk einen Superphosphat-Entleerungsapparat seiner patentierten
Konstruktion in der Fabrik der Beklagten in Schweizerhall montiert und in
Betrieb gesetzt hat. Die Duldung dieser Handlungen seitens der Beklagten
aber erfüllt, sofern der Apparat eine Verletzung des Patent-

298 A. Oberste Zivilgerichtsiustanz. [. Hateriellrechtliche
Entscheidungen.

rechts der Kläger im Sinne von Art. 38 PatG darstellt, unzweifelhaft den
Tatbestand der Ziffer 4 daselbst (Mitwirkung bei der Patentverletzung
im Sinne einer Begünstigung oder Erleichterung derselben). Folglich
sind die Kléger berechtigt, wegen der behaupteten Verletzung ihres
Patentrechts auf Grund des Art. 38 PatG auch gegen die Beklagte
vorzugehen. Und deren Einwand, dass sie als blosse Begünstigerin der
angeblichen Patentverletzung nur gleichzeitig mit dem Haupttäter Wenk
belangt werden könnte, wird durch die Fassung des Art. 88 PatG, dessen
Ziffer 4 die Begünstigung der Patentverletzungen als selbständigen
Verletzungstatbestand aufsuhrt, ohne weiteres widerlegt, so dass
die Zulässigkeit der vorliegenden Belangung bloss der Beklagten schon
angesichts jener Spezialbestimmung des Patentgesetzes und abgesehen von
der allgemeinen Vorschrift des Art. 60 OR, auf die der kantonale Richter
ausserdem noch abgesteckt hat, zu besahen ist.

3. In der Sache selbst hält die Beklagte den Ansprüchen der Kläger, die
diese aus der behaupteten Nachahmung ihres Patentgegenstandcs durch den
Gegenstand des Wenk'schen Patentes ableiten, vor allem das Begehren um
Nichtigerklärung des Patentes der Kläger im Umfange seiner angeblichen
Nachahmung, d. h. mit Bezug auf Patentanspruch 1 in der speziellen
Aussührungssorm nach Patentanspruch 3, entgegen. Dabei handelt es
sich nach verbindlichem Entscheide der Vor-instanz, der übrigens auch
nicht angefochten ist um eine prozessualisch rechtmässig erhobene
Widerklage, zu deren Begründung die Beklagte in der Berufungsinstanz
noch wesentlich folgenden Standpunkt hat vertreten lassen: Es sei
an Hand der Patentschrift des schweig. Patentes Rr. 40,883 der
Kläger einem Fachmanne nicht möglich, die patentierte Maschine in
der Variante des Anspruchs 3 zur Ausführung zu bringen; denn weder
aus der Patentbeschreibung, noch aus den zugehörigen Zeichnungen sei
ersichtlich, in welcher Weise die Vorschiebnng des Messerwerks gegen
die festsitzende Trommel bewirkt werden solle, die beschreibende und
zeichnerische Erläuterung des Patentgegenstandes habe vielmehr bloss
auf eine Aussührungsform mit verschiebbarer Trommel bei unbeweglichem
Messerwerk, im Sinne des Anspruchs 2, Bezug. Die Idee der Verwendung
eines Messerwerks mit rotierender Vorbewegung zur (Entleerung eines
unbeweg-10. Erflndungspatenie. N° 44. 299

lichen trommelförmigen Reaktionsgefässes sei zudem im Zeitpunkte schon
der deutschen Patentanmeldung der Kläger (dom 6. Juli 1906) nicht mehr neu
gewesen da bereits der Gegenstand des von Johannes Cyganek am 4. Dezember
1901 angemeldeten und mit Patentschristausgabe vom 4. April 1903
erwirkten deutschen Patentes Nr. 140,131 für eine Aufschliessvorrichtnng
für künstliche Düngmittel, nebst Zusatzpatent Nr.141,489 vorn i. April
1902 / 30. Mai 1903, darauf beruhe. Diese vIdee an sich bilde jedoch
ein blosses Problem, dessen technisch brauchbare Lös un g, die Angabe
einer bestimmten Art und Weise ihrer praktischen Durchführung, erst als
Erfindung angesprochen werden könne. Eine solche Lösung aber habe Cyganek
nicht gefunden, und das Patent der Kläger enthalte in dieser Hinsicht
überhaupt keine besonderen Angaben, sondern bringe als originelles,
wenn auch unzweckmässiges, Entleerungsverfahren, wie bereits erwähnt,
lediglich die Vorschiebung des Reaktionsgefässes gegen ein unbewegliches
Messer-wert zur Darstellung Erst das Went'sche Patent habe eine brauchbare
Verwendung des vorschiebbaren Messerwerks zum Gegenstande.

Bei Beurteilung dieses Einwandes ist davon auszugehen, dass für die
Frage der Richtigkeit des Patentes der Kläger nicht, wie der kantonale
Richter in Übereinstimmung mit den Parteien angenonnnen hat, das
gegenwärtig geltende PatG vom 21. Juni 1907, sondern noch das aPatG von
1888-1893 zur Anwendung kommt, da das streitige Patent im Zeitpunkt des
Jnkrafttretens des neuen Gesetzes (i. Dezember 1907) bereits erteilt
war und daher in seinem rechtlichen Befiande in Ermangelung einer
gegenteiligen besonderen Gesetzesvorschrift nach allgemeinem Rechtsgrund-
satze (vergl. Art. SS? aOR und Art. 1 SchlT, ZGB) noch von der frühem
Rechtsordnung abhängt. Übrigens weichen die einschlägigen Bestimmungen
der beiden Gesetze inhaltlich nicht voneinander ab, indem nach Art. 10
Biff. 1 und 4 aPatG, gleich wie nach Art. 16 Ziff. 1 , 4 und 7 PatG, die
Wirksamkeit des Patentschutzes eine neue Erfindung voraus-setzt, deren
Ausführung nach dem Inhalte der Patentschrist jedem Sachverständigen
möglich sein muss.

Materiell sodann kamt den Ausführungen der Beklagten über

300 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechfliche
Entscheidungen.

den Inhalt des Patentes der Kläger und dessen Verhältnis zu den
angerufenen Cyganek'schen Patenten nicht beigepslichtet werden. Das
schon den Patenten Cyganeks zu Grunde liegende technische Problem besteht
nur darin, das Superphosphat nach dem Erstarren auf mechanischem Wege,
allerdings speziell unter Verwendung eines rotierenden Messerwerks als
Schabevorrichtung, aus dem in Anpassung an diese Vorrichtung trommelförmig
gestalteten Reaktionsgesäss zu entfernen. Dagegen fällt die Art und Weise
der Anbringung des Messerwerks und der Vermittelung seines Kontaktes
mit der Superphosphatmasse unter den Begriff der Lösung des Problems _

Nun hat Cyganek diese Lösung in der Weise versucht, dass er das Messerwerk
in die Reaktionstrommel eingebant hat. Die das Messerwerk tragende Welle
liegt in der Längsare der Trommel und wird zum Zwecke der fortschreitenden
Einwirkung der Messer auf den abzuschabenden Superphosphatblock samt dem
Messerwerk vermittelst einer (im Zusatzpatent näher charakterisierten)
Gewindevorrichtung mit der Notation in der Arenrichtung verschoben. Der
ganze Schabeapparat befindet sich somit im Innern des Reaktionsgesässes
schon bei dessen Füllung. Immerhin soll das eigentliche Messerwerk
von der Berührung mit dem noch nicht erstarrten Superphosphatbrei
dadurch fern gehalten werden, dass es vor Einleitung des Breis an das
eine Längsende der Trommel gedreht und hier durch Einschaltung eines
beweglichen Schiebers,

der dann zum Beginn der Entleerungsarbeit wieder entfernt werden

mug, vom übrigen Trommelraum getrennt wird.

Nach dem Patent der Kläger dagegen ist das rotierende Messerwerk
vollständig d. h· mit Einschluss der gesamten Welle ausserhalb der
Reaktionstrommel, in der Verlängerung der Längsare derselben, montiert
und wird zur Jubetriebsetzung nach Erstarren des Superphosphatbreies
zunächst mit der Trommel zusammengeführt, wobei sein Kontakt mit dem
Superphosphatblock durch Entfernung des ihm zugekehrten abnehmbaren
Trommelbodens ermöglicht wird. Die Mittel zur Zusammensührung von
Messerwerk und Trommel und zur Erzeugung der Rotation des Messerwerks
setzt die Patentschrift als bekannt voraus; denn deren Beschreibung des
Patentgegenstandes erwähnt lediglich die auch in den

u__u... ....

10. Erfindungspatente. N° 44. 301

Patentansprüchen (Biff. 2 und 3) zum Ausdruck gebt-achte alternative
Möglichkeit, entweder die Trommel mit dem Phosphatblock an das
festsitzende Messerwerk, oder aber umgekehrt das Messerwerk an
die festsitzende Trommel heran zu bewegen, und bemerkt dazu, diese
Bewegung des einen der beiden Maschinenbesiandteile gegen den andern,
eventuell beider gegeneinander, könne in verschiedener Weise geschehen,
die Bewegung des Superphosphatblocks gegen das Messerwerk zu (die als
Ausführungsbeispiel in den Patentzeichnnngen zur Darstellung gebracht
ist) z. SB. mittelst die Trommel verschiebenden Schraubenspindeln. Als
wesentliches 'Merkmal ihres Patentgegenstandes erachten somit die
Kläger hinsichtlichfder Beziehung zwischen Messerwerkxund Trommel nur
die organisch vollständige Trennung dieser beiden Bestandteile und ihre
Zusammenführung erst zum Beginn der Entleerungstätigkett. Ihr Patent
gibt m. a. W. die Lösung des oben bezeichneten Problems in der

orm des in jener gegenseitigen Anordnung und Bewegung der beiden
Bestandteile liegenden allgemeinen Lösungsprinzips und behandelt
die Erzielung der erforderlichen Bewegungen als solcher sowohl
der Zusammenführung von Messerwerk und Trommel, als auch der
Rotationsbewegung des Messerwerks als eine technisch ohne weiteres
gegebene, mit verschiedenen bekannten Mitteln erreichbare Funktion.

Es fragt sich daher in erster Linie-, ob dieser Problemlösung der Kläger
an sich und speziell gegenüber derjenigen Ehganeks der Charakter einer
schutzfähigen Erfindung zukomme. Diese Frage ist mit der Vorinstanz schon
auf Grund der heutigen Aktenlage zu besahen. Nach den unbestrittenen
Ausführungen der Kläger muss nämlich als erstellt gelten, dass die
Schabevorrichtung der Cry-genetschen Patente sich deswegen als mangelhaft
erwiesen hat weil die im Superphosphatblock eingeschlossene Welle dem
Antriebeu des Messerwerks einen erheblichen Widerstand entgegensetzt und
uber-, dies, zufolge der Eigenschaft des erstarrten Superphosphates,
bei Reibung unter starkem Druck, wie er auf die eingebettete Welle
ausgeübt wird, sich in einen schwierigen Brei zu verwandeln, das richtige
Funktionieren des Messerwerks teilweise vereitelt. Diese Mängel haben
die Kläger mit der gänzlichen Entfernung der Welle aus dem Bereiche des
Superphosphatbreies bei ihrem Patentgegen-

302 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechfliche
Entscheidungen.

stande gehoben und dadurch unzweifelhaft einen neuen technischen
Nutzeffekt erzielt. Zu prüfen bleibt somit hinsichtlich des
Erfindungsbegrisss nur noch, ob es sich dabei um eine bloss
handwerksmässige Verbesserung des Cyganek'schen Patentes, oder aber um
eine wirkliche erfinderische Neuschöpfung handle. Die im Wesentlichen
tech- nische Frage aber hat der vom kantonalen Richter zugezogene Experte
im letzteren Sinne beantwortet, indem er in seinem Nachtragsbericht
vom 17. März 1911 erklärt hat, die Anordnung der Kläger, wonach während
der Reaktion keine Teile des Messerwerks mit der Superphosphatmasse in
Berührung kommen, sei gegenüber derjenigen Erwarter als patentfähige
Änderung anzuerkennen. Auf diesen Befund des Erperten ist mit der
Vorinstanz til-zustellen Neben der so erledigten Bestreitung, dass der
Gegenstand des Patentes der Kläger in der Ausführungsform des Anspruchs
3 überhaupt eine schutzfähige Erfindung darstelle, wendet die Beklagte
ferner ebenfalls zu Unrecht ein, jene Ausführungsform könne nach den
Angaben der Patentschrift von einem Fachmann nicht erstellt werden. Die
Patentbeschreibung gibt allerdings speziell für die Zusammenführung des
Messerwerks mit der sestsitzenden Trommel keine Mittel an; allein es
darf wohl unbedenklich angenommen werden, dass die darin ausdrücklich
nur für den umgekehrten Fall der Vorschiebung der Trommel gegen das
unbewegliche Messerwerk als beispielsweise verwendbar bezeichneten
Schraubenspindeln in Wirklichkeit in gleicher Weise auch aus die Bewegung
des wesentlich leichteren Messerwerks bezogen werden wollten. Sind
doch solche Schraubenspindeln bei dem von den Klägern im Prozesse
vorgelegten und speziell noch in der bundesgerichtlichen Verhandlung
demonsirierten Modell ihres Patentgegenstandes in der Ausführungsform
des Anspruchs 3 tatsächlich zur Verwendung gebracht. Übrigens scheint
auch der gerichtliche Experte über die Ausführbarkeit des fraglichen
Apparates an Hand der Patentschrift keine Zweifel gehabt zu haben, da
er in dieser Hinsicht keinerlei Bedenken geäussert, insbesondere die
Bemerkung der Patentbeschreibung, dass dies Bewegung von Messerwerk und
Trommel gegen einander auf verschiedene Weise vermittelt werden könne,
nicht beanstandet hat. Nach dem Gesagten besteht keine Veranlassung
zur Anordnung der von der Beklagten eventuell verlangten Aktenergänzung
(An-il). Erfindungspatente. N° 44. 303

träge der litt. a c unter Biff. 1 in Fakt. E oben); vielmehr ist ihr
Widerklagebegehren auf Mchtigerklärung des streitigen Patentanspruchs
der Kläger in Bestätigung des Entscheides der Vorinsianz als unbegründet
abzuweisen

4. Im weitern vertritt die Beklagte zur Bestreian der Nachahmungsklage
ihrer Prozessgegner noch den Standpunkt, eine Nachahmung des Patente-s
der Klage-c durch Wenk liege insofern nicht vor, als der Gegenstand des
Wenkschen Patente-s jedenfallseine originelle Anwendungsart des von den
Klägern patentierten allgemeinen Lösungsprinzips und als solche gemäss dem
mindesgerichtlichen Präjudiz i. S. Stalder gegen Mac Cormick Harvesting
Maschine Co. (AS 30 Il Nr. 41 Erw. 3 S. 344 ff.) ihrerseits ebenfalls des
Patentschutzes fähig sei. Dieser Argumentation istv mit der Vorinstanz
entgegenzuhalten, dass wenn auch die in den Wenk'schen Patentansprüchen
charakterisierte besondere Erzeugung-sart der an sich bekannten Bewegungen
des Messerwerks, vermittelst- des selbstbeweglichen Elektromotors,
eine schöpserische Neuerung von patentrechtlich wesentlicher Bedeutung
sein sollte (wie in der Tat sowohl der vorinstanzliche Experte, als
auch die Anmeldeabteilung IV des deutschen Patentamtes, laut ihrem bei
den Akten liegenden Beschlusse vom 11. November 1910 über die Zulassung
des von Went nachgesuchten deutschen Patentes, angenommen haben), dies
die in Rede stehende Verletzung des Patentrechts der Kläger nicht ohne
weiteres ausschliessen würde. Denn es geht aus dem Inhalte der Wenkschen
Patentansprüche klar hervor-, dass der Wenksche Bewegungsapparat eben doch
die nach dem früher Gesagten zum Patentgegenstande der Kläger gehörende
allgemeine Problemlösung der organisch getrennten Anordnung von Messerwerk
und Reaktionstrommel benutzt. Und dazu hat die Vorinsianz aus der in
Fakt. A oben erwähnten, zwischen den Parteien vor der Patentanmeldung
Wenks gewechselten Korrespondenz gewiss mit Recht geschlossen und für
den Berufungsrichter verbindlich festgestellt, dass Wenk zur Zeit seiner
eigenen Patentanmeldung das Patent der Kläger genau gekannt und höchst
wahrscheinlich erst auf Grund dieser Kenntnis die Idee zu seiner Maschine
gefasst habe. Angesichts dieser Aktenlage erscheint die noch in der
Berufungsvers handlung verfochtene Behauptung der Beklagten, das Wenksche

304 A. Oberste Zivilgenchtsinstmz. l. MaterielIrechtliche Entscheidungen.

Patent beruhe nicht aus demjenigen der Kläger, sondern vielmehr auf
den Cyganek'schen Patenten, als haltlos. Demnach aber stellt die
Verwertung des Wenk'schen Patentes trotz seiner allsälligen, von der
Beklagten geltend gemachten patentfähigen Neuerung einen rechtswidrigen
Eingriff in das Patentrecht der Kläger dar, solange Wenk von diesen
nicht gemäss Art· 22 aPatG eine Lizenz erwirkt. Dies ist jedoch noch
nicht geschehen, und das von der Beklagten im vorliegenden Verfahren
ursprünglich gestellte Lizenzbegehren ist von der Vorinstanz zutreffend
als nicht nach Vorschrift des Abs. 3 jener Gesetzesbestimmung angebracht
zurückgewiesen und denn auch in der Berufungsverhandlung nicht mehr
ausgenommen worden5. -Nach den vorstehenden Erwägungen sind die beiden
heute noch streitigen Rechtsbegehren der Kläger, die darauf abzielen,
die Beklagte habe den weiteren Gebrauch des Wenk'schen Apparates zu
unterlassen und wegen des bisherigen Gebrauchs Schadenersatz zu leisten,
grundsätzlich gutzuheissen. Auch die Grundlage des Schadenersatzanspruchs
ist gegeben, indem die Vorinstanz nicht im Widerspruche mit den Akten
und daher für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat, dass die
Veklagte den von Went in ihrer Fabrik installierten Apparat tatsächlich
in der Weise benutze, dass sie die zu seinem Betriebe erforderlichen
Rohmaterialien liefere und das Produkt verkaufe. Wenn nun der kantonale
Richter zur Ermittelung des den Klägern dadurch zugefügten Schadens
zunächst auf die Lizenzgebühr abgestellt hat, gegen deren Entrichtung
sich die Beklagte das Recht zur Benutzung des Patentes der Kläger hätte
verschafer können, so muss diese Art der Schadensbestimmung als den
hier gegebenen Verhältnissen durchaus angemessen bezeichnet werden. Und
dass die Vorinstanz dabei in guautitativer Hinsicht ohne weiteres mit
dem von den Klägern in ihrem Schreiben an die Beklagte vom 4. Januar
1909 geforderten Gesamtlizeuzbetrag von Fr. 7000 gerechnet und dessen
aus die Zeit der wider-rechtlichen Patentbenutzung entfallende Quote
von Fr. 1200 als Schadensfaktor berücksichtigt hat, ist ebenfalls nicht
zu beanstanden, in Anbetracht, dass die Beklagte selbst gegen die Höhe
dieser Lizenzgebühr seinerzeit keine Einwendungen erhoben, sondern in
Kenntnis derselben die ihr zur Last gelegte Patentverletzung begangen
hat. Dagegen sind die Kläger mit dem Zuspruch der ihnen rechtswidrig

,. .10. Erfindzmgspatente. N° 44. 30:3

vorenthalten-en Lizeuzbeträge voll entschädigt, und es geht insbesondere
nicht an, ihnen, wie die Vorinstanz es getan hat, eine weitere
Entschädigung noch deswegen zuznerfennen, weil die Beklagte mittels des
Wenk'schen Apparates billiger als sonst, habe arbeiten können und so den
Klägern gegenüber konkurrenzfähiger geworden sei; denn diesen Vorteil
hätte die Beklagte ja durch Bezahlung der geforderten Lizenzgebühr
rechtmässig erlangen können.

Endlich erscheint auch die vorinstanzliche Festsetzung einer Entschädigung
für die seitens der Beklagten nach Erlass des Urteils allsällig noch
fortgesetzte Verletzung des Patentrechtes der Kläger (Disp. Z) als
gesetzlich unstatthaft Der im Patentgesetz normierte Schadeuersatzanspruch
des Patentinhabers wegen Verletzung seines Patentrechtes ( Art. 38
ff.) farm, in Ermangelung einer abweichenden besonderen Umschreibung,
dem natürlichen Begriff des Schadenersatzes als eines Entgelts für
bereits eingetretenen Schaden entsprechend, nur als Leistungsauspruch mit
Bezug auf bereits erfolgte oder doch als sicher erfolgend voraussehbare
Patentrechtsverletzungen verstanden werden. Dazu aber können die hier in
Rede stehenden zukünstigen Patentverletzungen offenbar nicht gerechnet
werden; denn die Vermutung spricht doch gewiss dafür, dass die Beklagte
sich dein Richterspruche unterziehen und die ihr verbotene rechtswidrige
Benutzung des Patentgegenstandes der Kläger in Zukunft unterlassen wird.

Demnach ist der Entschädigungszuspruch an die Kläger, abweichend von der
Vorinftanz, auf den von dieser ermittelten Betrag der ioiderrechtlich
dorenthaltenen Lizenzgebühren von Fr. 1200 zu beschränken; -

erkannt:

Die Berufung der Beklagten wird insoweit für begründet erklärt und
das Urteil des Zivilgerichts des Kantons Basel-Stadt vom il. Juli
1911 dahin abgeändert, dass der in Dis-positiv 2 dieses Urteils den
Klägern zugesprochene Entschädigungsbetrag auf Fr· 1200 herabgesetzt und
Dis-positiv 3 des kantonalen Urteils gestrichen wird. In allen übrigen
Punkten wird die Berufung abgewiesen und das Urteil des Zioilgerichts
bestätigt.

#,-

es 38 n wie