BGE-36-II-424 - 1910-07-14 - BGE - Zivilrecht - 424 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz, I. Materiellrechtliche Entscheidungen- 2. Fabrikund.

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz

Art. 31 Widerspruch

Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 gegen die Eintragung Widerspruch erheben.

Er kann keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer geografischen Marke erheben. [1]

Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

[1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3631; BBl 2009 8533).

424 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz, I. Materiellrechtliche
Entscheidungen-

2. Fabrikund. Handelsmarken, etc.

Marques de fabrique, etc.

68. guten vom 14. Juli 1910 in Sachen Degcumoîs, Kl. u. Ber.-Kl., gegen
Ein-echt & Cie., Bekl. u. ebenfalls Ber.-Kl.

Nachahmung einer Wortmarke. (Das Wort HONNE UR als Nachahmung des Wortes
BONHEUR als solchen und als Hawaii-erlassenteils einer Kombinalionsmnrlce
; Verwendung der Marken für Uhrenund Uhrenbestandteile). Priorität
des Gebrauchs (Art. 5 MSchG). Für den Berufungsrickter verbindliche
Beweiswù'rd-égung (Az-t. 81 OG). -Gesetzeskonkurrenz: Nsiiahtanwmdbarîfeit
der allgemeinen Grundsätze über illegale Konkurrenz an Stelle der
Spezialbestimmungen des MSchG beta". das Verbot der Markennachahmung und
die Rechtsfolgen seiner Ueöe'rtremng. Nicht genfigende Unterscheidbarkeit
der beiden Marken. (Art. 6 MSchG) : Würdigung der mussgebenden
Faktoren. -Konfiskation der zur Markennachahmung verwendeten
Stempel und Plauen, dagegen Maki auch der mit der nachgeahmte-n
Marke Versetzen-en Fahrt-Ernte ( A rt. 32 MSG}? G). Publikaèe'on des
Urteils? Schadenersatzpflicht: Faktoren der Ent-

schädigungsbemessung.

A. Durch Urteil vom 14. Oktober 1909 hat das Obergrricht des Kantons
Solothurn in vorliegender Rechtsstreitsache erkannt:

Sämtliche Klagebegehren find abgewiesen. B. Gegen dieses Urteil hat der
Kläger einerseits die Beru-

fung an das Bundesgericht ergriffen und anderseits bei der Vorinstanz
ein Revisionsgesuch gestellt. Dieses Gesuch hat zu einem neuen Urteil
der Vorinsianz vom 26. Februar 1910 geführtwodurch erkannt wurde:

1. Das Urteil des Obergerichtes vom 14. Oktober 1909 ist aufgehoben.

2. Die Rechts-begehren I, II und III der Klage sind abgewiesen-

3. Das Rechtsbegehren IV der Klage ist in dem Sinne gutgsheissen, dass
der Beklagtschaft für die Zukunft untersagt ist ihre

Bemfungsinstanz : 2. Fabrikund Handelsmarken. N° 83. 425

Fabrikate mit der angefochtenen Marke Honneur i der Urkunde D zu
versehen und zu verkaufen der Form

4. Die Beklagtschast hat dem Kläger wegen illoyaler Konkurrenz den Betrag
von 500 Fr. zu bezahlen, nebst Zins zu 50/0 seit dem Tage der Klaganhebung
(23. Dezember 1907).

5. Das Rechtsbegehren VI der Klage ist abgewiesen

C. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien gültig die Berufung an das
Bundesgerieht ergriffen-

Der Kläger hat die in der Klage gestellten Begehren ( abgesehen von dem
vormstanzlich gutgeheissenen Eventualbegehren unter Ziffer V) wieder
aufgenommen und beantragt, das angesochtene Urteil sei im Sinne dieser
Begehren abzuändern

Die Beklagte hat beantragt: Das angefochtene Urteil, insbesondere dessen
Dispositive 3 und 4, seien aufzuheben und es solle damit beim ersten
Urteil vom 14. Oktober 1909 in allen Teilen seianewenden haben, in der
Weise, dass die gegen dieses Urteil erklarte Berufung als unbegründet,
eventuell die Klage ihrem ganzen Umfange nach abwiesen werde.

D.Jn der heutigen Verhandlung haben die Vertreter der Parteien die
gestellten Berufungsanträge wiederholt und auf Abweisung der gegnerischen
Berufung unter Kostenfolge zu Lasten der Gegenpartei geschlossen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. _. Am 10. Dezember 1898 hat der Kläger Ernst DegenIndis, Uhrenfabrikant
in St· Immer, beim eidgenössischen Amte fur geistiges Eigentum eine
Marke Nr. 10,627 für Uhren und Uhrenbestandteile, von folgender Gestalt,
hinterlegt: In einem grossem Kreise befindet sich in konzentrischer
Lage ein kleinerer Kreis, der seinerseits eine fünfzackige Sternlinie
umschliesst. In deren Mitte ist der Buchstabe D angebracht Im obern
Teil des von den Kreisen gebildeten Bandes steht das Wort BONHEUR ,
Im untern Teil das Wort DEPOSÉ ; zwischen den zwei Worten befinden sich
beiderseits zwei Punkte. Am 8. Mai 1905 hat die beklagte Firma Obrecht &
(Sie. in Grenchen ebenfalls für Uhren und Uhrenbestandteile die Marke
Nr. 18,786 hinterlegt, die ausschliesslich aus dem Worte HONNEUR
besteht. Schon vorher hatte der Kläger seine Marke BONHEUR unter

426 A. Oberste Zivitgekichisinsianz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

Weglassung der figurativen Bestandteile der frühem Eintragung als blosse
Wortmarke gebraucht, wobei er immerhin die Anfangsund Endbuchstaben
dieses, in Bogensorm geschriebenen Wortes mit kleinen Verzierungen
umgab. In dieser neuen Form ist die Marke am 11. April 1907 unter
Nr. 21,955 eingetragen worden.

Mit der vorliegenden Klage hat nunmehr der Kläger die Begehren gestellt :

I. Die Marke HONNEUR der Beklagten sei als eine Nachahmung der vom
Kläger am 10. Dezember 1898 deponierten und seit diesem Zeitpunkte
gebrauchten Marke BONHEUR zu erklären.

II. Die Hinterlegung der angefochtenen Marke sei nichtig zu erklären
und das Amt für geistiges Eigentum anzuweisen, diese Marke zu löschen.

III. Die bei, der Beklagten vorhandenen und mit der Marke HONNEUR
versehenen Uhren und Uhrenbestandteile, Platten und Stempel seien zu
konfiszieren.

IV. Es sei der Beklagten für die Zukunft zu untersagen, ihre Fabrikate
mit der angefochtenen Marke zu versehen und zu verkaufen.

V. Die Beklagte habe dem Kläger den verursachten Schaden mit 10,000
Fr. nebst Zins zu 5 9,10 seit der Klageanhebung zu ersetzen;eventuell
sei sie grundsätzlich schadenersatzpflichtig zu erklären

VI. Das verurteilende Erkenntnis sei auf Kosten der Beklagten in vier
Zeitungen nach der Wahl des Gerichts zu veröffentlichen.

Entsprechend dem Antrag der Beklagten hat die Vorinstanz mit ihrem
ersten Urteile vom 14. Oktober 1909 die Klage gänzlich abgewiesen,
von _ der Erwägung aus, dass die angefochtene Marke sich genägend von
der kombinierten Marke Nr. 10,627 unterscheidewährend sie freilich mit
der vom Kläger im Jahre 1907 hinterlegten Wortmarke eine ausgesprochene
Ähnlichkeit aufweise, dass hingegen der Kläger den Nachweis der Priorität
des Gebrauches seiner Wortmarke gegenüber der Verwendung der angefochtenen
Marke durch die Beklagte nicht erbracht habe und damit eine Voraussetzung
für die behauptete Markenrechtsverletzuug fehle. Im Revisionsurteil vom
26. Februar 1910, das diesen Entscheid aufhebt, erklärt die Vorinstanz
unter Berichtigung ihrer frühem An-

nahme, jene Priorität des Gebrauchs sei durch das Beweisergebnis _

Berufungsinstanz : ?. Fabrikund Handelsmarken. N° 63. 427

dargetan; und sie führt dann aus, dass sie auch jetzt noch keine
Markenrechtsverletzung annehmen könne, dass aber eine eoncurrence déloyale
der Beklagten vorliege, indem diese doloser Weise eine der klägerischen
täuschend ähnliche Marke verwendet und den Kläger dadurch geschädigt
babe. Gestützt hierauf hat sie in der oben wiedergegebenen Weise erkannt.

2. In Frage stehen nur noch die zwei gegen das Urteil vom 26. Februar
1910 ergriffenen Berufuugen, während die gegen das Urteil vom 14. Oktober
1909 eingelegte dadurch gegenstandslos geworden ist, dass jenes spätere
Urteil dieses frühere aufgehoben und Über sämtliche Klagebegehren neu
entschieden hat

Z. In tatsächlicher Beziehung muss als erstellt gelten, dass der Kläger
seine kombinierte Marke Nr. 10,627 früher hinterlegt und verwendet,
und dass er seine im Jahre 1907 hinterlegte Wortmarke BONHEUR früher
verwendet hat, als die Beklagte die angefochtene Marke HONNEUR . Der
Vertreter der Beklagten hat zwar heute bestritten, dass der Kläget den
Beweis der Priorität des Gebrauches seiner Wortmarke BONHEUR erbracht
babe. Allein die Vorinstanz nimmt gestützt aus verschiedene Zeugenaussagen
(namentlich die des Zeugen DitisheimJ ohne Aktenwidrigkeit das Gegenteil
an, dass nämlich der Kläger seine Wortmarke schon vor dem Jahre 1902
verwendet habe, als die Beklagte laut ihrer Behauptung die ihrige auf
Balancier-vjsjble-Uhren anzubringen anfing. Das Bundesgericht hat die
Lösung dieser Beweisfrage nicht aus ihre Richtigkeit nachzuprüfen,
namentlich auch nicht insoweit, als es sich um die Unbefangenheit
der abgehörten Zeugen handelt, von welchem Gesichtspunkte aus diese
Lösung heute im wesentlichen angefochten worden ist. Hat aber der Kläger
seine Wortmarke vor derjenigen der Beklagten gebraucht, so ist nach dem
Art. 5 MSchG sein Markenrecht trotz der spätern Eintraguug seiner Marke
zu vermuten, und da die Beklagte diese Vermutung nicht zu entkrästen
versucht hat, so ist der Kläger sowohl hinsichtlich seiner Wortmarke
als hinsichtlich seiner kombinierten Marke, bei der auch die Priorität
der Eintragung besteht, im Verhältnis zur Beklagten des Markenschutzes
teilhaftig.

4. Seine Klage ist denn auch eine solche aus dem Markenschutzgefetz,
indem laut ihrer Begründung der Kläger sowohl seine kombinierte, als
auch seine Wortmarke (diese freilich, ohne sie in

428 A. Oberste Zjviigeriehtsiasianz. I. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

den Klagebegehren ausdrücklich zu erwähnen) gegen Nachahmung geschützt
und die gegnerische Marke als gesetzwidrige Nachahmung erklärt wissen
will. Mit Unrecht kommt deshalb die Vorinstanz, trotzdem sie annimmt,
dass wirklich eine Nachahmung vorliege, dazu, statt der markenrechtlichen
Bestimmungen die Über die concurrence déloyale anzuwenden und kraft
ihrer der Beklagten den künftigen Gebrauch der angesochtenen Marke
zu verbieten und sie zu einer Entschädigung zu verurteilen Das Verbot
der Nachahmung einer Marke und die an die Übertretung dieses Verbotes
geknüpften Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Markenschutzgesetze
selbst, und das gemeine Recht kann dabei nicht in Konkurrenz mit dem
Spezialgesetz, sondern nur, was hier ausser Betracht fällt, subsidiär
zu seiner Ergänzung Platz greifen.

ö. Für die Frage der Nachahmung kommt es bei beiden klägerischen Marken,
auch bei der kombinierten Marie Nr. 10,627, daraus an, ob das von der
Beklagten gebrauchte Wort HONNEUR dem vom Kläger gebrauchten Worte
BONHEUR täuschend ähnlich sei. Denn wenn auch die kombinierte Marke
neben dem Wortbestandteil noch sigurative Elemente aufweist, so sind
diese doch gegenüber jenem Bestandteil so elementarer und nebensächlicher
Natur, dass sie vor ihm zurücktreten und dass der Wortbestandteil seiner
bildlichen und lautlichen Eigenart und Distinktivkrast der ganzen Marke
ihr Gepräge verleiht und den in der Erinnerung haftenden Eindruck
bewirkt. Sobald deshalb die beiden Worte täuschend ähnlich find, so
genügt das, um in der Marke HONNEUR eine unerlaubte Nachahmung auch
der klägerischen Kombinationsmarke zu erblicken, ganz abgesehen davon,
ob nicht der Wortbestandteil dieser Marke für sich allein als schussfähig
gelten miisse (vergl. in letzterem Sinne AS 23 I S. 645, und Adler-,
System des österreichischen Markenrechtes, Wien 1909, S. 273/8).

Eine solche Ähnlichkeit der beiden Worte liegt nun in der Tat, wie auch
die Vorinstanz annimmt, vor : Zunächst ist der Eindruck, den sie aus das
Auge machen, ein so gleichartigen dass die Möglichkeit der Verwechslung
in hohem Grade besteht. Jedes der Worte ist zweisilbig und enthält sieben
Buchstaben, die im allgemeinen identisch sind und sich in gleicher Reihe
folgen, nämlich mit den

Berufungsinstanz: 2. Fabrikund Handelsmarken. N° 63. 429

zwei einzigen Ausnahmen, dass der Ansangskonsonant hier ein B und
dort ein H, und der Mittelkonsonant hier ein H und dort ein N ist,
welche Unterschiede aber bei der ähnlichen Form dieser mit Majuskeln
geschriebenen Buchstaben und bei der Kleinheit der Schrift eine erhebliche
Differenzierung der gesamten Wortbilder nicht zu bewirken vermögen. Neben
diese Gleichartigkeit des Gesichtseindruckes tritt sodann eine solche des
Eindruckes der gesprochenen Worte aus das Gehör; ihre Klangwirkung gleicht
sich im wesentlichen völlig, indem auch hier die zwei verschiedenen
Konsonanten nur eine leichte Niiancierung zur Folge haben. Das einzige
disserenzierende Moment ist die begrissliche Verschiedenheit der beiden
Werke. Aber diese besitzt für die Unterscheidbarkeit nicht für sich allein
Bedeutung, sondern nur neben und in Verbindung mit dem Gesichtsund dem
Gehöreindruck, und durch die Gleichartigkeit der letztern wird seine
Distinktivkrast ebenfalls abgeschwächt. Dazu kommt sodann namentlich
noch, dass die Verschiedenheit des Sinnes der beiden Worte insoweit
überhaupt keine Rolle spielt, als dem kaufenden Publikum dieser Sinn
meistens nicht erkennbar isi. Laut den Akten befindet sich nämlich
das Absatzgebiet der fraglichen Uhren nicht in Frankreich, sondern in
andern Ländern, besonders in Russland, und bei dem niedrigen Preise der
Uhren können die Detailabnehmer aus diese, und nicht auf die Grossisten,
wie die Vorinstanz meini, kommt es an sich nur aus Bevölkerungsschichten
rekrutieren, die der französischen Sprache zum grössten Teil nicht mächtig
find. Kennt aber der Käufer die Wortbedeutung nicht, so ist er in viel
höherem Masse der Verwechslungsgesahr ausgesetzt, die die Gleichartigkeit
der Gesichtsund Gehörseindriicke in sich birgt. Das Gesagte schon lässt
endlich daraus schliessen, dass man es mit einer bewussten Nachahmung
zu tun hat. Ein Zweifel darüber kann dann nicht mehr obwalten, wenn man
ferner berücksichtigt, dass die Beklagte als grössere Firma über die in
der Uhrenbranche verwendeten Mai-ten orientiert sein und daher auch die
gegnerische Marke gekannt haben muss und dass sie ihre Wortmarke nicht
entsprechend der Eintragung, sondern in abgeänderter, der klägerischen
angepasster Form verwendet hat, indem sie dem Worte HONNEUR ebenfalls
eine bogenförmige Gestalt verlieh und es mit ähnlichen Verzierungen umgab,
wie der Kläger (vergl. im

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übrigen noch AS 321 II Nr. 93, bes. S. 770 Erw. 6; Bundesgerichtsentscheid
i. S. Klingler c. Dr. H. Bleier & Cie., vom 22. April 1910 *; und Adler,
a. a. O S. 229).

6. Damit gelangt man zur Gutheissung der beiden ersten Klagebegehren,
wonach die angefochtene Mat-fe Nr. 18,776 als Nachahmung der klägerischen
Marke Nr. 10,627 nichtig erklärt und ihre Löschung verfügt werden
soll. Ferner ist das dritte Klagebegehren gestützt auf die Art. 31 und
32 MSchG insoweit zuzusprechen, als damit die Konfiskation der Stempel
und Platten, die zur Anbringung der Marke dienten, verlangt wird. Von
einer Konfiskation auch der mit der Marke versehenen Fabrikate ist
dagegen Umgang zu nehmen; denn sie sind nach Ausmerzung des Markenbildes
für die Beklagte noch verwendbar, und ein Missbrauch scheint deshalb
ausgeschlossen, weil, wie sich aus dem Gesagten bereits ergibt, auch das
Rechtsbegehren IV guizuheissen ist, wonach der Beklagten verboten werden
soll, ihre Fabrikate künftig mit der angefochtenen Marke zu versehen
oder zu verkaufen. Dem Begehren Vl aber, die Veröffentlichung des
Erkenntnisses zu verfügen, ist keine Folge zu geben. Die Interessenten
im Uhrenhandel erfahren die Ungültigkeitserklärung der Marke schon aus
dem amtlichen Löschungsvermerke, und für das kaufende Publikum in den
allein in Frage kommenden auswärtigen Ländern ist die vorgeschlagene
Publikation wirkungslos Es ist auch durch das Verbot, die Marke
weiterhin zu verwenden, gegen fernere Täuschung hinlänglich geschützt,
und dem Kläger steht es zudem frei, von sich aus auf seine Kosten die
beteiligten Verkehrskreise vom Ausgange des Rechtssireites noch besonders
zu benachrichtigen.

7. Hinsichtlich des Schadenersatzes (Klagebegehrens V) ist zu sagen,
dass der Kläger gemäss dem Entscheid des Bundesgerichts vom 19. Juni
1896 (AS 22 Nr. 94. Erw. 2) zur Liquidierung auch des vor der Eintragung
der reinen Wortmarke entstandenen Schadens berechtigt ist. Doch ware,
selbst wenn man den in jenem Entscheide aufgestellten Grundsätzen nicht
beipflichten wollte, auch schon gestützt auf die frühere Eintragung der
kombinierten Marke seine Legitimation hier anzuerkennen, da die neuere
Praxis auch des Bundesgerichts den Schutz einer kombinierten Marke auch
auf die einzelnen wesentlichen Wortbestandteile ausgedehnt hat (vergl.

* Nr. ci? dieses Bandes, S. 255 ff.
(Anm. d. Reif. Pai-l.)Berufungsinstanz: 2. Fabrikund Handeismarken. N°
63. 431

den schon zitierten Entscheid: AS 23 I S. 645). Im übrigen fällt bei
der Schadensbemessung zunächst in Betracht, dass die Zahl der mit
der angefochtenen Marke verkauften Uhren verhältnismässig gering war
(1784 Stück), dass es sich um billige Uhren handelt und dass die vom
Beklagten erzielte Einnahme nicht einfach dem entgangenen Gewinne des
Klägers gleichgestellt werden fami, umsoweniger als die Beklagte ihre
Uhren bedeutend billiger verkaufte, als der Kläger (dieser zu 11 bis
13 Fr jene zu 5 Fr. das Stück). Insoweit wäre die von der Vorinstanz
zugesprochene Ersatzsumme von 500 Fr. ausreichend. Dagegen hat die
Vorinstanz mit Unrecht verneint, dass die klägerische Marke durch das
Vorgehen des Beklagten diskreditiert worden sei. Nach den Akten ist der
Absatz der mit der klägerischen Marke versehenen Balanciervisible-Khren
nach dem Auftreten der gegnerischen Marke im Handel von Jahr zu Jahr,
namentlich anfangs, in bedeutendem Masse, zurückgegangen Mögen auch
noch andere Ursachen dazu mitgewirkt haben, so namentlich in grösserem
Umsange der Umstand, dass man es mit einem Modeartikel zu tun hat, der
mit der Zeit weniger begehrt wurde, so liegt doch jedenfalls ein Grund
auch darin, dass die Beklagte die fragliche Spezialuhr in schlechterer
Qualität fabrizierte und damit eine Verminderung der Nachfrage aus
dem Kundenkreis der Klägerin bewirkte. Von diesem Gesichtspunkte aus
rechtfertigt sich eine Erhöhung des vorinstanzlich gesprochenen Betrages
auf 1500 Fr. Demnach hat das Bundesgericht erkannt-

Die Berufung des Klägers wird teilweise gutgeheissen, nämlich dahin,
dass die Klagebegehren I, II und IV voll zugesprochen werden, das
Klagebegehren III, soweit der Kläger die Konfiskation der Platten und
Stempel verlangt, und das Klagebegehren V in dem Umfange, dass die
dem Kläger zu leistende Entschädigung von 500 Fr. auf 1500 Fr zinsbar
zu 5 0/0 seit der Klageanhebung (23. Dezember 1907), erhöht wird. Jn
den übrigen Punkten wird das angefochtene Urteil des solothurnischen
Obergerichtes vom 26. Februar 1910 bestätigt-

Die Berufung der Beklagten wird abgewiesen.

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 5 Entstehung des Markenrechts
		Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register.

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 6 Hinterlegungspriorität
		Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 32 Glaubhaftmachung des Gebrauchs
		Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Artikel 12 Absatz 1, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.