536 A, Entscheidungen des Bundesgerichts als oberste-r
Zivilgerichtsinstanz.

die Vorinstanz, ob ein neuer technischer Nutzeffekt vorliege und ob
dieser sich darstelle als Verwirklichung eines schöpferischen Gedankens,
im Gegensatz zur blossen handwerksmässigen Verbesserung An Hand dieses
Kriteriums ist das Patent der Kläger zu prüfen. Das Resultat, das mit der
Erfindung der Kläger erwirkt werden soll, ist das, dass die Fadennaht
gestärkt und gesichert werden soll und Oberund Unterteil des Schuhes
auch dann noch zusammengehalten werden sollen, wenn die Fadennaht durch
mechanische oder chemische Einwirkungen zerplatzt ist. Demgegenüber ist
Zweck der schon bekannten Einzelnietung: die Fadennaht an bestimmten,
besonders gefährdeten Punkten zu sichern und so das Zaiammenhalten von
Oberund Unterteil des Schuhes zu stärken. Die Vorinstanz führt nun
ans, in dem praktisch bessern Resultat, das die Neuerung der Kläger
herbeiführen möge, liege kein neuer technischer Nutzeffekt, keine neue
Kombination von Naturkräften, sondern lediglich eine Summierung schon
bekannter Wirkungen, eine rein quantitative Häufung dieser Wirkungen. Jn
diesem entscheidenden Punkte ist der Vorinstanz beizusiimmen. Es kann
nicht als richtig anerkannt werden, wenn das Urteil des Handelsgerichts
des Kantons Aargau im frühem Prozesse hierin die Verwirklichung eines
schöpferischen Gedankens erblickt hat. Der Umstand, dass die Punktnietung
sich als geeignet erwies für die Laschenschuhe, die Seriennähte aber
siir andere Schuhschnitte, begründet keine qualitative Differenz. Und
die Ausführung des Bundesgerichts im Urteil vom 14. Mai î904si: wenn
etwas neues, mit Nutzen zu gebrauchendes vorliege, das gleichwohl bisher
von niemandem ausfindig gemacht worden sei, so sei in der Regel der
Schluss gerechfertigt, dass es nur durch diejenige geistige Tätigkeit
zu eruieren gewesen sei, welche als erfinderische bezeichnet zu werden
pflege, _ geht zu weit und nimmt zu wenig Rücksicht auf den Gegensatz
von handwerksmässiger Verbesserung und erfinderischer Tätigkeit;
das Ersordernis des schöpferiichen Gedankens, das das Bundesgericht
stetsfort als dem Begriff der Erfindung essentiell bezeichnet hat, wird
damit ausgeschaltet Damit in einem derartigen Falle von erfinderischer
Tätigkeit gesprochen werden könne, ist vielmehr erforderlich, dass
ein überraschender oder doch ein erheblicher Fortschritt gegenuber
dem bisher dagewesenen erzielt werde (Seligsohn, Patentgesetz, Anm 9
zuVIII. Fabrikund Handelsmarken. N° 98. 637

rg i, S. 36 f.). Bei der Nietenserie der Kläger handelt es sich

nur um eine sich aus den Grundsätzen der Summierung ohne weiteres
ergebende Verstärkung der Wirkungen der schon bekann-; ten Einzelnietung;
neue und andere Wirkungen als die Summe aller Einzelwirkungen ergeben
sich nicht; nur eine graduelle Steigerung wird erwirkt. Danach mangelt
es aber an dem Erfordernis der Erfindung, und aus diesem Grunde ist die
Widerklage gutznheissen, was ohne weiteres die Abweisung der Hauptklage,
soweit sie nicht von der Vorinstanz geschützt worden welcher Punkt nicht
angefochten ist, zur Folge hat. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
' Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 10. April 1907 in allen Teilen bestätigt

VIII. Fabrikund. Handelsmarken. Marques de fabrique.

96. gut-eis vom 2:2. Yovember 1907 in Sachen getrennt & glie
Kl. u. Ber.-Kl., gegen "Helvetia, il.-G., Bekl. U. Ber.-Bekl.

Herkunftsbezeîchnung, Art. 18; 20 Ziff. 1 MSth. Bee der Frage-,
ob eine Herkunflsbezeichnung falsch sei, ist auf den tatsächlichen
Fabrikatéfmsort, reicht auf den Ort des Verèriebes des Produktes
a-bzeestellen.

A. Durch Urteil vom 28. Mai 1907 hat der Appellationsund Kassationshof
des Kantons Bern (I. Abteilung) über die Rechtsbegehren:

1.Die Beklagte sei nicht berechtigt ihre unter Nr 18, 592 am 27 März
1905 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eingetragene Marke
zu verwenden

2 Das eidgenössische Amt für geistige-s Eigentum sei anzuweisen die
Löschung dieser Marke vorzunehmen ,

AS 33 11 1907 ss 42

688 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als
oberster'Zlivilgerichtsinstanz.

3. Die Beklagte sei schuldig, der Klägerin den derselben durch Verletzung
des Bundesgesetzes über Fabrikund Handelsmarken entstandenen Schaden
aus gerichtliche Bestimmung hin zu vergüten;--

erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und formrichtig die
Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit der sie ihre Klagebegehren
wieder aufnimmt.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin seine
Berufungsanträge erneuert und eventuell auf Rückweisung der Sache zu neuer
Beurteilung, insbesondere über die Freizeichenqualität der Stabsqnadrate
der klägerischen Marken, angetragen.

Der Vertreter der Beklagten hat Bestätigung des angefochtenen Urteils
beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Am 17. April 1896 liessen Kuenzer & (Sie, Fabrikanten in Freiburg
i. Br., beim eidgenössischen Amt für geistige-Z Eigentum unter Nr. 8296
eine Mar'f'e für Kafseesurrogate eintragen. Diese Marke stellt die
Verpackang des in rollenförmigen Paketen zum Verkause gelangenden
homöopathischen Kasfeesurrogates nach Längsseite und Stirnfläche dar. Auf
der Längsseite ist aufgedruckt Freiburger (dieses Wort in grossen
Lettern auf einerBeile) homöopathisches Kaffeesurrogat von Kuenzer &
Comp. (Darumer folgt eine Anpreisung des Produktes.) Die Stirnfläches
besteht aus drei ineinanderliegenden, durch Breite, schwarze Striche auf
hellem Grunde gebildeten Quadraten. Am 17. Juli 1898 liessen Kuenzer &
Cie. unter Nr. 8503 eine weitere eidgenössische Marke eintragen, die ans
drei ineinanderliegenden, aus schwarzen Strichen gebildeten Quadratem
mit horizontaler, hellerer Schraffierung der Zwischenräuine und der
Jnnenflächen besteht. Beide Marken sind, Nr. 8296 als Nr. 13,086,
Nr. 8503 alsNr. 13,088, am 25. Februar 1901 auf die Firma Kuenzer &
Cie.,. Gesellschaft mit beschränkter Haftung die heutige Klägeriu -,
übertragen worden, wobei jedoch bei der zweiten Marke die Schweffierung
weggelassen worden. Die Beklagte ihrerseits, die A.-G. Helvetia,
Schweiz. Kasfeesurrogatfabriken in Langenthal, hatte-

am 9. Januar 1902 eine von der Firma Paul Heidlauff in Pratteln
am 12. Juni 1899 unter Nr. 11,153 eingetrageneVIII. Fabrikund
Handelsmarken. N° 96. 639

Marke als Nr.14,187 aus sich übertragen lassen; die Marke zeigte zwei
parallel zu einander um ein helles Mittelfeld quadratwrong herumgelegte,
gezackte, schwarze Streifen; sie bildet die Stirnfläche der den
Paketen der Klägerin gleichsehenden Verkaufspakete der Kasseesurrogate
der Beklagten. Am 5. November 1902 hatte die Beklagte sodann unter
Nr. 15,151 das GesamtBild ihrer Aufmachung eintragen lassen. Auf
Klage der Klägerin hin ist jedoch der Beklagten, letztinstanzlich
durch Urteil des Bundesgerichts vom 80. Dezember 1904, die Führung
dieser Markte und ihrer Eiikette untersagt worden, unter Anweisung an
das eidgenössische Amt für geistige-Z Eigentum, die Marke zu löschen,
und unter Verfällung der Beklagten zu Schadenersatz. Daraufhin hat
fdie Beklagte unterm 27. März 1905 als Nr. 18,592 eine neue Marke für
Kaffeefurrogate und Nahrungsmittel eintragen lassen, welche folgendes
Bild zeigt: Zu beiden Seiten befinden sich gezackte, schwarze Striche
mit weissen Zwischenraumen, so, dass das ganze sägeförmig aussieht; im
Mittelraum zwischen diesen Wandern finden sich Ausschriften. Die Bänder
dieser Mark-e kommen bei der rollenförmigen Verpackung der Pakete der
Beklagten auf die Stirnfläche zu liegen, wobei in der Mitte ein Quadrat
entsteht Aus diese Marke bezieht sich die vorliegende Klage.

2. Die Beklagte hat der Klage drei Einwendungen entgegengehalten:
Erstens bilde die angegriffene Marke der Beklagten keine Nachahmung der
klägerischen Marke, zweitens sei die quadratische Kopfverzierungdfür
zhlindrische Kasseesnrrogatpakete, für welche die Klägerin Markenschutz
beansprucht, Gemeingut; eventuelI komme für diese Verzierungen nicht der
Klägerin die Priorität zu. Drittens endlich seien die klägerischen Mai
fen, weil sie fälschlicherweise indem dort von der Klägerin nicht mehr
fabriziert werde Freiburg i. Br. als Herkunftsort angeben, deeeptiv und
daher nicht schutzfähig. Die Vorinstanz hat von diesen Einwendungen nur
die dritte geprüft und ist in deren Gutheissung zudem heute angefochtenen
Urteil gelangt.

3. Vorerst kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Klägerin in der
Schweiz den schweizerischen Warkenschutz genieszt; das er: gibt sieh aus
Art. 1 und 2 des Ubereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland,
vom 13. April 1892, ohne weiteres.

640 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

Klar ist sodann, dass auf die Klagebegehren als solche eidgenössisches
Recht Anwendung findet und in dieser Beziehung die Kompetenz des
Bundesgerichts gegeben ist. Aber auch die von der Vorinstanz einzig
beurteilte Frage des deceptiven Charakters der klägerischen Marken
untersteht dem eidgenbssischen Recht. Denn die Einrede macht einen
Gesichtspunkt geltend, der öffentlich-rechtliche Interessen berührt,
den Bestand der klägerischen Marken vor der allgemeinen Rechtsordnung
betrifft; diese Einrede aber muss dem Recht unterstehen, dem die Marken
an sich unterliegen.

AL Mit Recht hat die Vorinsianz auch, entgegen der Auffassung der
Klägerin, angenommen, der Beklagten stehe die Legitimation zur Erhebung
jener Einwendung zu, und es bedürfe dazu nicht einer besondern Klage. Es
genügt, hiefür auf das Urteil des Bundesgerichts vom 7. Oktober 1904
in Sachen Bächler gegen von Arx & Cie., AS 30 II Nr. 76 S. 581 ff.,
spez. S. 583 ff. Erw. 3 f., zu verweisen. Denn wenn dort ausgeführt
worden ist, dass eine Nichttgkeitsklage seitens eines rechtlich
interessierten gegen eine Marke zulässig sei, die sich darauf stütze,
dass die angegriffene Marke das Recht eines Dritten verletze, so muss u
fortiori von jedem rechtlich Juteressierten der Einwand erhoben werden
können, eine Marke sei nichtig, weil sie deceptiv sei oder der allgemeinen
Rechtsordnung zuwiderlause. Dass eine falsche Herkunftsbezeichnung
die Marfa zu einer absolut nichtigen macht, erhellt übrigens auch
aus Art. 14

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 14 Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente - 1 Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito.
1	Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito.
2	Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda.

Biff. é MSchG, wonach das Amt für geistiges Eigentum die
(Eintragung einer Marke, die eine offenkundig falsche Herkunstsbezeichnung
trägt, ex officio zu verweigern hat. Wer aus der Eintragung einer Marke
Verbietuugsund Schadenersatzrechte herleitet, muss gewärtigen, dass ihm
der Einwand entgegengehalten wird, das behauptete Markenrecht bestehe
nicht dieser Einwand kann auch einredeweise geltend gemacht werden ;
denn die Eintragung der Marte hat ja nicht konstitutive Wirkung, so dass
bis zur Löschung der Markenschutz materiell zu Recht bestände, sondern es
kommt ihr nur deklarativer Charakter zu; ebenso aber auch der Löschung;
eine vorgängige Löschung der Marke ist daher keineswegs nötig. Dass
endlich die Beklagte ein rechtliches Interesse an der Geltendmachung
des Einwandes hat, bedarf keiner nähern Ausführung

5. Jst sonach zu erörtern, ob tatsächlich in der Bezeichnung

svm. Fabrikund Handelsmarken. N° 96. 641

Freiburger homöopathisches Kaffeesurrogat eine falsche
Herkunstsbezeichnung liege, so ist in erster Linie zu bemerken, dass der
Entscheid der Vorinstanz auf der Feststellung beruht, dass die Klägerin
gegenwärtig nicht mehr in Freiburg fabriziert, sondern in Basel,
wahrend sie allerdings den Vertrieb ihrer Produkte von Freiburg aus
besorgt. Gestützt auf diese Feststellung ist die Vorinstanz in Auslegung
des MSchG, speziell des Art. 20 Ziff. 1, zu der Annahme gelangt,
die Herkunftsbezeichnung Freiburger sei deceptiv. Jene tatsächliche
Feststellung nun ist Von der Klägerin nicht als aktenwidrig angefochten
worden und konnte auch nicht als aktenwidrig angefochten werden, da sie
den Akten, speziell den Parteianbringen, durchaus konform ist. Dagegen
wendet die Klägerin ein, die Verlegung der Fabrikation nach Basel sei nur
vorubergehend, und weiter, es komme überhaupt auf den Ort des Vertriebes
an, die Fabrikation erfolge in Basel unter der Leitung von Freiburg
i. Br.;endlich macht sie geltend, zur Zeit der Eintragung der Marken sei
Freiburg tatsächlich noch Fabrikationsort gewesen. Vorerst kann nun auf
diesen letztern Umstand nichts ankommen. Ob eine Herkunftsbezeichnung
falsch sei oder nicht, beurteilt sich nach dem Zeitpunkte, in dem sie
verwendet wird und ihre Wirkung nach aussen entfaltet. Des weitern
handelt es sich bei der streitigen Frage um eine Auslegung des Art. 18

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 18 Licenza - 1 Il titolare del marchio può autorizzare terze persone a usare il marchio per l'insieme o per una parte del territorio svizzero per tutti o una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendicato.
1	Il titolare del marchio può autorizzare terze persone a usare il marchio per l'insieme o per una parte del territorio svizzero per tutti o una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendicato.
2	La licenza è iscritta nel registro su richiesta di parte. Essa diviene pertanto opponibile ad ogni diritto al marchio acquisito posteriormente.

und insbesondere 20 Biff. 1 MSchG. Dem Wortlaut nach gestattet das Gesetz
(Art. 18 Abs. 2) die Anbringung der Herkunftsbezeichnung dem Fabrikanten
oder Produzenten des betreffenden Ortes (wie auch dem Käufer). Art. 20
Ziff. 1 statuiert sodann eine Ausnahme, indem er die Anbringung einer
Herkunftsbezeichnung auf einem anderwärts verfertigten Erzeugnis dann
zulässt, wenn dies für Rechnung eines Fabrikanten geschieht, dessen
Hauptsabrikationsgeschäft sich in der als Fabrikationsort angegebenen
Ortlichkeit befindet. Unter diese Ausnahme fällt der Fall der Klägerin
offenbar nicht. Nach Wortlaut und Tendenz des MSchG, speziell auch der
Bestimmungen über die Herkunftsbezeichnungen", ist anzunehmen, dass am Ort
der Herkunftsbezeichnung die Fabrikation der Produkte stattfinden soll ;
der Vertrieb von einer Ortlichkeit aus genügt nicht, um die Berechtigung
zur Herkunftsbezeichnung zu schaffen (fiche auch Duna-nt, Traité,
Nr. 309S. 463 f.). Die Ausnahme, die Art. 20 Ziff. 1 aufstelli, ist

W A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

strikte zu interpretieren Dass Freiburg i. Br. für Kasseesurrogate
einen Ruf geniesst, ist wohl für das Bundesgericht verbindlich von der
Vorinstanz festgestellt und übrigens notorisch.

6. Hiernach ergibt sich, dass die Klägerin nicht berechtigt ist, die
Herkunstsbezeichnung Freiburger zu verwenden Und dass daher die Marke,
die diese Bezeichnung enthält Nr. SWG/13,086 allerdings deceptiv ist Und
zwar macht dieser deceptive Bestandteil, wie die Vorinstanz, gestützt
auf Kohler, richtig ausgeführt hat, diese ganze Marke nichtig. Dagegen
geht nun die Vorinstanz rechtsirrtümlicher Weise zu weit, wenn sie ohne
jede nähere Begründung auch Marke Nr. 13,088sials deceptiv erklärt. Diese
Marke als solche enthält die Herkunftsbezeichnung Freiburger gar nicht
Dass sie tatsächlich nur in Verbindung mit dieser Bezeichnung, aus der
Verpackung, verwendet wird, tut ihrem selbständigen Bestand als Marke
keinen Eintrag. Mit Bezug aus diese Marie ist also das von der Vorinstanz
angenommene Motiv zur Abweisung der Klage nicht durchschlagend.

7. Das hat zur Folge, dass die Sache zu neuer Beurteilung der übrigen
von der Beklagten erhobenen Einwendungen und eventual der Folgen an
die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Zwar liesse sich ein·Entscheid über
die Fragt-, ob die angegriffene Marke eine Nachahmung der klägerischen
Marke Nr. 13,088 bilde, wohl heute schon treffen, da das ein reiner
Rechtsentscheid ist, wozu es keiner tatsächlichen Feststellungen
bedarf. Da indessen über die Frage des Gemeingutes und der Priorität
jedenfalls Aktenvervollständigung stattzufinden hat, empfiehlt es
sich, auch. die Frage der Nachahmung der Vorinstanz zur Beurteilung
zurückzuweisen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird in dem Sinne als begründet erklärt, dass das Urteil
des Appellationsund Kassationshoses des Kantons Bern (I. Abteilung)
vom 28. Mai 1907 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung, im
Sinne der Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils, an die Vorinstanz
zurückgewiesen wird.LX. Sehuldbelreibung und Konkurs. N° 97. _ 643

IX. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites pour dettes et faillite.

.. 97. Arten vom 28. Heptember 1907 * in Sachen Kantine-malte der
Enerreichischszkhweir gl.-@. für Yakdansbentuug und Hotzimport
Bekl. u. Ber.-Kl., gegen d'Eggis, Kl. u. Ber.-Bekl.

Ikeeoxeukeit kann ein sehweizere'seher Gläubige); fei?" dessen Forderung
ausser-Mission {m casa in Oesterreich geèegene}, nieset ZusMasse zieh-.ss
bare Pfaeeder [tufi-eee, im. schweizerischen Konkurs teilnehmen ?

' A. Durch Urteil vom 29. Mai 1907 hat die I. AppellationsÎammer des
zürcherischen Obergerichts erkannt:

Die vom Kläger im Konkurse der Beklagieu angemeldete

Forderung ist mit 512,609 Fr. 35 Cis. in die V. Klasse zu kollozieren,
in der Meinung, dass der Kläger zum Bezuge der Konkursdividende nur
berechtigt ist, wenn er nachweist, ob und in welchem Betrage er bei
Realisierung seiner Unterpfande zu Verlust gekommen ist. B. Gegen
dieses Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und in richtiger Form die
Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrage: es sei in
Wiederherstellung des erstinstanzlichen Erkenntnisses die Klage der
Gegenpartei gänzlich abzuweisen · . C. In der heutigen Verhandlung hat
der Vertreter her' Be? rufungsklägerin diesen Antrag erneuert, derjenige
des Berusungsbeklagten auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des
angesochtenen Urteils angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: ss.

1. Der Kläger und Berufungsbeklagte .A. d'Eggis gewährte im Jahre 1902 dem
Dr· Walder, Notar Angst und Jean Weber ein Darlehen von 500,000 Fr., das
durch 25,0()0 Freiburgerlose von 20 Fr. Nominalivert, berechnet zum Kurse
von 1.8 Fr., und einen Barbetrag von 50,000 Fr. entrichtet wurde und das

* Für die dritte Lieferung verspätet. (Anm. d. Red. s. Publ.)