S. 187 / Nr. 32 Erfindungsschutz (d)

BGE 74 II 187

32. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. November 1948 i.S. Schnell gegen
Glückler.


Seite: 187
Regeste:
Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
3	...117

PatG.: Eine «zivilrechtliche Streitigkeit betreffend die
Erfindungspatente» im Sinne von Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
3	...117

PatG liegt nicht vor, wenn
Patentrechtsfragen bloss einredeweise geltend gemacht werden.
Art. 49 LBI: On n'est pas en présence d'une «contestation civile relative aux
brevets d'invention» au sens de l'art. 49 LBI lorsque des questions touchant
au droit des brevets ne sont soulevées que par voie d'exception.
Art. 49 LBI: Non si è in presenza di una «contestazione civile relativa ai
brevetti d'invenzione» a norma dell'art. 49 LBI se le questioni concernenti il
diritto dei brevetti sono sollevate soltanto incidentalmente.

A. ­ Durch Vertrag vom 1. Mai 1947 übertrug Albert Schnell dem Rudolf Glückler
die Fabrikation und den Vertrieb einer von ihm unter der Nr. 15,527
patentierten Spielzeugfigur gegen eine vierteljährlich zahlbare, nach dem
Fabrikationsumsatz berechnete Lizenzgebühr. Als Glückler nicht bezahlte,
klagte Schnell vor Bezirksgericht Bülach die vertraglichen Lizenzgebühren im
Betrag von Fr. 4500.­ nebst Zins ein und stellte das Gesuch um unentgeltliche
Prozessführung. Der Beklagte widersetzte sich dem Gesuch mit der Begründung,
der Prozess sei wegen Nichtigkeit des in Lizenz gegebenen Patentes
aussichtslos. Mit Rücksicht auf diese Einrede qualifizierte das Bezirksgericht
den Rechtsstreit als eine Streitigkeit betreffend die Erfindungspatente im
Sinne von Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
3	...117

PatG, für die gemäss § 78 Zürcher GVG das Handelsgericht als
einzige kantonale Instanz zuständig sei. Infolgedessen verweigerte es dem
Kläger die unentgeltliche Prozessführung und wies die Klage wegen
Unzuständigkeit von der Hand. Den Rekurs des Klägers gegen diesen Entscheid

Seite: 188
wies das Obergericht des Kantons Zürich am 6. August 1948 ab, ausführend, es
entspreche der zürcherischen Praxis, der sich auch der Kommentar WEIDLICH/BLUM
N. 4 zu Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
3	...117

angeschlossen habe, Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
3	...117

PatG auch dann anzuwenden, wenn in
einem Verfahren patentrechtliche Fragen nicht durch den Kläger, sondern erst
durch den Beklagten aufgeworfen würden.
B. ­ Der Kläger greift diesen Entscheid über die Zuständigkeit mit Berufung an
und stellt den Antrag, das Bezirksgericht Bülach sei für seine Klage als
zuständig zu erklären.
Der Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. ­ Nach Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
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PatG haben die Kantone zur Behandlung der zivilrechtlichen
Streitigkeiten betreffend die Erfindungspatente eine Gerichtsstelle zu
bezeichnen, die als einzige kantonale Instanz entscheidet.
Die Vorinstanz hat die Frage offen gelassen, ob das Handelsgericht nicht auf
Grund des über Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
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PatG hinausgehenden § 78 Zürcher GVG als einzige
kantonale Instanz zuständig sei. Sie hat dessen Zuständigkeit vielmehr einzig
aus der bundesrechtlichen Vorschrift hergeleitet. Infolgedessen ist auf die
Berufung einzutreten.
2. ­ Die Vorinstanz verneint mit Recht, dass die Klage um die Lizenzgebühr
eine «Streitigkeit betreffend die Erfindungspatente» im Sinne von Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
3	...117

PatG
sei. Sie glaubt aber, die Einrede der Nichtigkeit des in Lizenz gegebenen
Patentes mache sie zu einer solchen. Dem kann nicht beigepflichtet werden.
Mangels abweichender Vorschriften sind der Anwendung des Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
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PatG die
feststehenden Regeln, welche die Bestimmung der Zuständigkeit beherrschen,
zugrunde zu logen. Es ist hiebei ein unverrückbarer Grundsatz des
Prozessrechtes, dass die Natur des Rechtsstreites sich nach der Klage, nicht
aber nach der ihr entgegengestellten Einrede bestimmt. Allerdings lässt sich
mitunter die Natur

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der Klage erst aus der Antwort gewinnen, aber lediglich im Sinne der näheren
Bestimmung und Auslegung, jedoch nicht ihrer Änderung. Denn soll die
Zuständigkeit nicht in der Schwebe bleiben, was sich mit einem geregelten
Prozessgang nicht vertrüge, so muss für sie die Klage massgebend sein. Die
Einrede dagegen entbehrt der selbständigen Bedeutung; das Interesse des
Beklagten, der sie erhebt, erschöpft sich in der Abweisung der Klage, weshalb
auch der Einrede keine weiterreichende Bedeutung zukommt.
Würde dagegen mit der Vorinstanz angenommen, die Einrede sei
zuständigkeitsbegründend, so wäre die Folge die, dass jede Klage, wie gering
auch ihr Streitwert wäre und auf welcher Rechtsgrundlage ­ Obligationenrecht,
Zivilgesetzbuch, Betreibungsrecht usw. ­ sie immer beruhte, vor das
Spezialgericht des Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
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PatG gebracht werden müsste, sobald unter den ihr
entgegengestellten Einreden auch nur eine patentrechtlicher Natur wäre. Wenn
indessen der Beklagte seinen Rechtsstandpunkt, soweit er ihn auf das
Patentrecht stützt, willentlich dem Interesse an der Abweisung der Klage
unterordnet, indem er ihn nur einredeweise vorbringt, so besteht kein Grund,
den Parteien den Patentprozess aufzudrängen. Freilich hat damit der
ordentliche Richter über eine Streitfrage zu entscheiden, die als Klage (oder
Widerklage) in den Aufgabenkreis eines andern Gerichtes ­ hier des
Spezialgerichtes gemäss Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
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PatG ­ fiele. Aber das ist im Prozessrecht,
wenn der Richter auf Einrede hin oder vorfrageweise entscheiden muss, eine
häufige Erscheinung; sie erklärt sich daraus, dass diese Entscheidung für das
ihr unterliegende, dem angerufenen Richter fremde Rechtsgebiet der Wichtigkeit
und selbständigen Bedeutung entbehrt, weil sie nicht an der Rechtskraftwirkung
des Urteils teil hat. Sie lässt vielmehr den Parteien die Möglichkeit offen,
vor dem Spezialgericht zu klagen, wenn ihnen an der autoritativen Feststellung
des diesem Rechtsgebiet angehörenden Anspruches gelegen ist.

Seite: 190
Diese Folge kann insbesondere der Beklagte herbeiführen, indem er die
Nichtigkeit des Patentes nicht bloss einredeweise, sondern durch Widerklage
geltend macht. Damit wird sein eigenes Interesse an der Beurteilung der
Patentrechtsfrage, das sich nicht mehr in der Abweisung der Klage erschöpft,
sondern in einem selbständigen Klagebegehren äussert, beachtlich, und es liegt
eine «Streitigkeit betreffend Erfindungspatente» vor. Es ist dann eine Frage
des kantonalen Prozessrechtes, ob die Widerklage von der Vorklage zu trennen
und allein der bundesrechtlich vorgeschriebenen einzigen kantonalen Instanz
zuzuweisen sei unter allfälliger richterlicher Einstellung des Verfahrens um
die Vorklage bis zu ihrer Beurteilung, oder ob beide Klagen zusammen vor die
einzige kantonale Instanz gehen.
3. ­ Liegt demnach kein Rechtsstreit im Sinne von Art. 49

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
3	...117

PatG vor (womit
nichts entschieden ist bezüglich der Anwendbarkeit von Art. 67

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 49
1	Wer ein Erfindungspatent erlangen will, hat beim IGE ein Patentgesuch einzureichen.
2	Das Patentgesuch muss enthalten:
a	einen Antrag auf Erteilung des Patentes;
b	eine Beschreibung der Erfindung und im Falle der Beanspruchung einer Sequenz, die sich von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, eine konkrete Beschreibung der von ihr erfüllten Funktion;
c	einen oder mehrere Patentansprüche;
d	die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
e	eine Zusammenfassung.116
3	...117

OG bei
einredeweiser Geltendmachung von Patentrechtsfragen), so ist die Berufung
grundsätzlich gutzuheissen. Der Berufungsantrag, das Bezirksgericht Bülach
zuständig zu erklären, geht jedoch zu weit. Die Vorinstanz muss erst noch
Gelegenheit erhalten, die offen gelassene Frage zu entscheiden, ob nicht auf
Grund von § 78 Zürcher GVG das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz
zuständig sei.