135 III 656
95. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) gegen X. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_447/2009 vom 9. November 2009
Regeste (de):
- Art. 34 Abs. 3
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz
PatG Art. 34 - 1 Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung).
1 Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). 2 Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden. 3 Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind. SR 232.141 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV) - Patentverordnung
PatV Art. 105 Vormerkung und Eintragung im Patentregister - 1 Im Patentregister werden vorgemerkt oder eingetragen:
1 Im Patentregister werden vorgemerkt oder eingetragen: a ... b Änderungen im Recht am Patent; c Firmenänderungen; d andere Änderungen, wie Änderungen in der Person des Vertreters, die Einräumung von Rechten sowie Verfügungsbeschränkungen von Gerichten oder Zwangsvollstreckungsbehörden. 1bis Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz ist vom Patentinhaber oder vom Lizenznehmer zu stellen.226 2 Alle Änderungen müssen durch eine schriftliche Erklärung des bisherigen Patentinhabers oder Anmelders oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden; vorbehalten bleiben die Artikel 106 und 107. Die Beweisurkunden gehören zu den Akten.227 2bis ...228 3 Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register vorgemerkt oder eingetragen ist, werden für das gleiche Patent keine weiteren Lizenzen vorgemerkt oder eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind. 4 Eine Unterlizenz wird im Register vorgemerkt oder eingetragen, wenn sie durch eine schriftliche Erklärung des vorgemerkten oder eingetragenen Lizenznehmers oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen wird. Zudem muss das Recht des Lizenznehmers zur Einräumung von Unterlizenzen nachgewiesen sein.229 5 -6 ...230 - Der Lizenznehmer, der beim Registerführer die Eintragung seiner Patentlizenz beantragt, muss sich auf das Einverständnis des Patentinhabers stützen können. Beweis des Bestands der Lizenz und des Einverständnisses zum Eintrag; Gehörswahrung. Bietet der Patentinhaber keine Hand zur Eintragung, bleibt dem Lizenznehmer nur der Weg über eine Zivilklage (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 34 al. 3 LBI, art. 105 al. 2 OBI; inscription d'une licence au registre des brevets.
- Le preneur de licence, qui requiert du teneur du registre l'inscription de sa licence de brevet, doit pouvoir se fonder sur l'accord du titulaire du brevet. Preuve de l'existence de la licence et du consentement à son inscription; garantie du droit d'être entendu. Si le titulaire du brevet ne prête pas la main à l'inscription, le preneur de licence n'a pas d'autre choix que d'ouvrir une action civile (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 34 cpv. 3 LBI, art. 105 cpv. 2 OBI; iscrizione di una licenza nel registro dei brevetti.
- Il licenziatario che chiede all'ufficiale del registro di procedere all'iscrizione della sua licenza di brevetto deve potersi avvalere del consenso del titolare del brevetto. Prova dell'esistenza della licenza e del consenso all'iscrizione; garanzia del diritto di essere sentito. Se il titolare del brevetto non collabora all'iscrizione, al licenziatario non resta che promuovere un'azione civile (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 657
BGE 135 III 656 S. 657
A. Am 8. Oktober 2001 räumte A. der X. (Beschwerdegegnerin) in einem Lizenzvertrag eine exklusive Lizenz an zwei Patenten im Zusammenhang mit Zahnimplantaten ein, die im Schweizerischen Patentregister auf seinen Namen registriert sind. Der Vertrag sieht für den Fall schwerer Vertragsverletzungen ("significant contract violations") ein beidseitiges Kündigungsrecht vor. Als Beispiel einer schweren Vertragsverletzung nennt er unter anderem das Nichteinhalten der Zahlungsfristen für die vierteljährlich zu entrichtenden Lizenzgebühren. Mit Schreiben vom 8. Mai 2008 trat A. vom Lizenzvertrag zurück und kündigte diesen zugleich mangels pünktlicher Bezahlung der Lizenzgebühr. In der weiteren Diskussion zwischen den Vertragsparteien bestritt die Beschwerdegegnerin eine gültige Auflösung des Vertrags und hielt am Bestand ihrer Exklusivlizenz fest. Am 28. Januar 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) unter Vorlage des Lizenzvertrags aus dem Jahre 2001, ihre exklusive Lizenz für die europäischen Patente Nr. y und z im Patentregister einzutragen. Mit Schreiben vom 29. Januar 2009 teilte das IGE der Beschwerdegegnerin die beantragte Änderung im Register mit. Am 6. Februar 2009 ersuchte A. das IGE um Wiedererwägung und Widerruf, eventuell Löschung der Lizenzeintragungen. Zur Begründung führte er aus, dass die Lizenz mit der Auflösung des Lizenzvertrags untergegangen sei. Mit Verfügung vom 13. Februar 2009 hiess das IGE das Wiedererwägungsgesuch gut und widerrief den Registereintrag vom 29. Januar 2009, den es gleichentags löschte.
B. Die Beschwerdegegnerin erhob dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte (im Wesentlichen), die Eintragungen seien zu bestätigen und die Lizenz - falls gelöscht - wieder einzutragen.
BGE 135 III 656 S. 658
Mit Zwischenverfügung vom 24. März 2009 ordnete das Bundesverwaltungsgericht die vorläufige Wiedereintragung der beiden ausschliesslichen Lizenzen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens an. Das IGE trug daraufhin die Lizenzen am 1. April 2009 wieder ein. Mit Urteil vom 7. Juli 2009 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut und hob die Verfügung des IGE vom 13. Februar 2009 auf. Das Eventualbegehren des Patentinhabers um Anordnung einer Sicherheitsleistung wies es ab.
C. Das IGE beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Juli 2009 sei aufzuheben. Das IGE sei anzuweisen, die vom Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 24. März 2009 angeordnete und mit Urteil vom 7. Juli 2009 bestätigte Eintragung der ausschliesslichen Lizenz für die europäischen Patente Nr. y und z zu löschen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Die Eintragung der exklusiven Lizenz zugunsten von X. bei den EP Patenten Nr. y und z sei zu bestätigen. Das Bundesverwaltungsgericht beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Verzicht auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Damit stellt sich die weitere Frage, ob die neu getroffene Verfügung vom 13. Februar 2009, mithin die Verweigerung der beantragten Eintragung der Lizenz, rechtens war. Das IGE begründet die Verweigerung damit, dass die vom Patentinhaber vorgebrachten Tatsachen darauf schliessen liessen, dass der Lizenzvertrag zur Zeit der Einreichung beim IGE am 28. Januar 2009 aufgrund des Rücktritts des Patentinhabers vom Vertrag nicht mehr rechtswirksam gewesen sei. Daher könne gestützt darauf die Lizenz nicht eingetragen werden. Die Eintragung einer Lizenz setze das Einverständnis des Patentinhabers voraus. Der Lizenznehmer habe kein Recht auf Eintragung, sondern lediglich einen selbständig einklagbaren Anspruch gegen den Lizenzgeber. Die Vorinstanz vertritt demgegenüber die Ansicht, dass die Vorlage des Lizenzvertrags als Voraussetzung für die Eintragung ausreiche.
BGE 135 III 656 S. 659
Die ausdrückliche Zustimmung des Lizenzgebers sei nicht verlangt. Der Lizenzvertrag diene als Beleg für das Bestehen der Lizenz, die als solche den Anspruch des Lizenznehmers auf Vormerkung begründe. Die Vormerkung einer Lizenz sei bereits dann vorzunehmen, wenn die Lizenz unstrittig zustande gekommen sei und an ihrer vom Lizenzgeber eingewendeten seitherigen Aufhebung erhebliche Zweifel bestünden.
3.1 Die Eintragung von Lizenzen an Patenten im Patentregister ist in der Gesetzgebung nur rudimentär geregelt. Art. 34 Abs. 3
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 34 - 1 Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
|
1 | Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
2 | Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden. |
3 | Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind. |
Zum Eintragungsverfahren bestimmt Art. 105 Abs. 2
SR 232.141 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV) - Patentverordnung PatV Art. 105 Vormerkung und Eintragung im Patentregister - 1 Im Patentregister werden vorgemerkt oder eingetragen: |
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1 | Im Patentregister werden vorgemerkt oder eingetragen: |
a | ... |
b | Änderungen im Recht am Patent; |
c | Firmenänderungen; |
d | andere Änderungen, wie Änderungen in der Person des Vertreters, die Einräumung von Rechten sowie Verfügungsbeschränkungen von Gerichten oder Zwangsvollstreckungsbehörden. |
1bis | Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz ist vom Patentinhaber oder vom Lizenznehmer zu stellen.226 |
2 | Alle Änderungen müssen durch eine schriftliche Erklärung des bisherigen Patentinhabers oder Anmelders oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden; vorbehalten bleiben die Artikel 106 und 107. Die Beweisurkunden gehören zu den Akten.227 |
2bis | ...228 |
3 | Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register vorgemerkt oder eingetragen ist, werden für das gleiche Patent keine weiteren Lizenzen vorgemerkt oder eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind. |
4 | Eine Unterlizenz wird im Register vorgemerkt oder eingetragen, wenn sie durch eine schriftliche Erklärung des vorgemerkten oder eingetragenen Lizenznehmers oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen wird. Zudem muss das Recht des Lizenznehmers zur Einräumung von Unterlizenzen nachgewiesen sein.229 |
5 | -6 ...230 |
SR 232.141 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV) - Patentverordnung PatV Art. 106 Löschung von Drittrechten - Das IGE löscht auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers das zugunsten eines Dritten im Aktenheft vermerkte oder im Patentregister vorgemerkte oder eingetragene Recht, wenn gleichzeitig eine ausdrückliche Verzichtserklärung des Dritten oder ein anderes gleichwertiges Dokument vorgelegt wird. |
3.2 Die Eintragung der Lizenz wirkt im Innenverhältnis zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer bloss deklaratorisch, das heisst das Entstehen der Lizenz ist nicht von der Eintragung abhängig (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. II, 2. Aufl. 1975, N. 109b zu Art. 34
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 34 - 1 Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
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1 | Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
2 | Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden. |
3 | Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 34 - 1 Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
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1 | Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
2 | Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden. |
3 | Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind. |
BGE 135 III 656 S. 660
HILTY, a.a.O., S. 325; KASPAR SPOENDLIN, Unklare Rechtswirkungen des Patentregisters, SMI 1978 S. 166 ff., 173; hier kann offenbleiben, ob die Eintragung den Lizenznehmer auch gegenüber späteren Lizenznehmern schützt [vgl. dazu etwa BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., N. 109d zu Art. 34
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 34 - 1 Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
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1 | Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
2 | Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden. |
3 | Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 34 - 1 Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
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1 | Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
2 | Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden. |
3 | Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 34 - 1 Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
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1 | Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
2 | Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden. |
3 | Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind. |
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 18 Lizenz - 1 Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch überlassen. |
|
1 | Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch überlassen. |
2 | Die Lizenz wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Sie erhält damit Wirkung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke. |
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 18 Lizenz - 1 Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch überlassen. |
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1 | Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch überlassen. |
2 | Die Lizenz wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Sie erhält damit Wirkung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke. |
SR 232.111 Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV) MSchV Art. 29 Lizenz - 1 Der Antrag auf Eintragung der Lizenz ist vom Markeninhaber oder vom Lizenznehmer zu stellen und umfasst: |
|
1 | Der Antrag auf Eintragung der Lizenz ist vom Markeninhaber oder vom Lizenznehmer zu stellen und umfasst: |
a | eine ausdrückliche Erklärung des Markeninhabers oder eine andere genügende Urkunde, nach welcher der Inhaber die Marke dem Lizenznehmer zum Gebrauch überlässt; |
b | den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Lizenznehmers; |
c | gegebenenfalls das Begehren, dass die Lizenz als ausschliessliche Lizenz eingetragen wird; |
d | bei einer teilweisen Lizenz die Angabe der Waren und Dienstleistungen oder des Gebiets, für welche die Lizenz erteilt wird. |
2 | Für die Eintragung einer Unterlizenz gilt Absatz 1. Ausserdem muss nachgewiesen werden, dass der Lizenznehmer zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist. |
3 | Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register eingetragen ist, werden für die gleiche Marke keine weiteren Lizenzen eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind.66 |
SR 232.141 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV) - Patentverordnung PatV Art. 105 Vormerkung und Eintragung im Patentregister - 1 Im Patentregister werden vorgemerkt oder eingetragen: |
|
1 | Im Patentregister werden vorgemerkt oder eingetragen: |
a | ... |
b | Änderungen im Recht am Patent; |
c | Firmenänderungen; |
d | andere Änderungen, wie Änderungen in der Person des Vertreters, die Einräumung von Rechten sowie Verfügungsbeschränkungen von Gerichten oder Zwangsvollstreckungsbehörden. |
1bis | Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz ist vom Patentinhaber oder vom Lizenznehmer zu stellen.226 |
2 | Alle Änderungen müssen durch eine schriftliche Erklärung des bisherigen Patentinhabers oder Anmelders oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden; vorbehalten bleiben die Artikel 106 und 107. Die Beweisurkunden gehören zu den Akten.227 |
2bis | ...228 |
3 | Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register vorgemerkt oder eingetragen ist, werden für das gleiche Patent keine weiteren Lizenzen vorgemerkt oder eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind. |
4 | Eine Unterlizenz wird im Register vorgemerkt oder eingetragen, wenn sie durch eine schriftliche Erklärung des vorgemerkten oder eingetragenen Lizenznehmers oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen wird. Zudem muss das Recht des Lizenznehmers zur Einräumung von Unterlizenzen nachgewiesen sein.229 |
5 | -6 ...230 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 34 - 1 Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
|
1 | Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
2 | Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden. |
3 | Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind. |
BGE 135 III 656 S. 661
Lizenz noch nicht dargetan ist, dass der Patentinhaber mit deren Eintrag im Register einverstanden ist. Der Lizenzvertrag reicht daher grundsätzlich nicht als "andere genügende Beweisurkunde" im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 232.141 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV) - Patentverordnung PatV Art. 105 Vormerkung und Eintragung im Patentregister - 1 Im Patentregister werden vorgemerkt oder eingetragen: |
|
1 | Im Patentregister werden vorgemerkt oder eingetragen: |
a | ... |
b | Änderungen im Recht am Patent; |
c | Firmenänderungen; |
d | andere Änderungen, wie Änderungen in der Person des Vertreters, die Einräumung von Rechten sowie Verfügungsbeschränkungen von Gerichten oder Zwangsvollstreckungsbehörden. |
1bis | Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz ist vom Patentinhaber oder vom Lizenznehmer zu stellen.226 |
2 | Alle Änderungen müssen durch eine schriftliche Erklärung des bisherigen Patentinhabers oder Anmelders oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden; vorbehalten bleiben die Artikel 106 und 107. Die Beweisurkunden gehören zu den Akten.227 |
2bis | ...228 |
3 | Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register vorgemerkt oder eingetragen ist, werden für das gleiche Patent keine weiteren Lizenzen vorgemerkt oder eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind. |
4 | Eine Unterlizenz wird im Register vorgemerkt oder eingetragen, wenn sie durch eine schriftliche Erklärung des vorgemerkten oder eingetragenen Lizenznehmers oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen wird. Zudem muss das Recht des Lizenznehmers zur Einräumung von Unterlizenzen nachgewiesen sein.229 |
5 | -6 ...230 |
SR 232.141 Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV) - Patentverordnung PatV Art. 105 Vormerkung und Eintragung im Patentregister - 1 Im Patentregister werden vorgemerkt oder eingetragen: |
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1 | Im Patentregister werden vorgemerkt oder eingetragen: |
a | ... |
b | Änderungen im Recht am Patent; |
c | Firmenänderungen; |
d | andere Änderungen, wie Änderungen in der Person des Vertreters, die Einräumung von Rechten sowie Verfügungsbeschränkungen von Gerichten oder Zwangsvollstreckungsbehörden. |
1bis | Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz ist vom Patentinhaber oder vom Lizenznehmer zu stellen.226 |
2 | Alle Änderungen müssen durch eine schriftliche Erklärung des bisherigen Patentinhabers oder Anmelders oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden; vorbehalten bleiben die Artikel 106 und 107. Die Beweisurkunden gehören zu den Akten.227 |
2bis | ...228 |
3 | Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register vorgemerkt oder eingetragen ist, werden für das gleiche Patent keine weiteren Lizenzen vorgemerkt oder eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind. |
4 | Eine Unterlizenz wird im Register vorgemerkt oder eingetragen, wenn sie durch eine schriftliche Erklärung des vorgemerkten oder eingetragenen Lizenznehmers oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen wird. Zudem muss das Recht des Lizenznehmers zur Einräumung von Unterlizenzen nachgewiesen sein.229 |
5 | -6 ...230 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 34 - 1 Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
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1 | Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung). |
2 | Steht das Patentgesuch oder das Patent im Eigentum mehrerer, so kann eine Lizenz nur mit Zustimmung aller Berechtigten erteilt werden. |
3 | Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind. |
3.3 Aus dem oben Gesagten folgt, dass der Patentinhaber in das Eintragungsverfahren auf Antrag des Lizenznehmers grundsätzlich
BGE 135 III 656 S. 662
einzubeziehen ist, damit er seinen Standpunkt einbringen kann, und ihm jedenfalls die Verfügung über den Eintrag der Lizenz zu eröffnen ist. Bei Streitigkeiten über Bestand oder Fortbestand der Lizenz muss eine Eintragung unterbleiben, da es nicht Aufgabe des Registerführers sein kann, den Bestand bzw. Fortbestand des Lizenzvertrags zu prüfen. Solche Vertragsstreitigkeiten sind vom Zivilrichter zu entscheiden.
3.4 Die Verfügung des IGE vom 29. Januar 2009 war mithin in doppelter Hinsicht ursprünglich fehlerhaft. Einerseits wurde das rechtliche Gehör des Patentinhabers (A.) verletzt, indem dieser gar nicht in das Verfahren einbezogen wurde und ihm die Verfügung nicht eröffnet wurde. Die Beschwerdegegnerin unterliess es, das IGE darüber zu unterrichten, dass der Fortbestand des eingereichten Lizenzvertrags aus dem Jahre 2001 streitig war. Als Folge davon erging die Verfügung gestützt auf einen unvollständig abgeklärten Sachverhalt, indem einzig auf den (angeblich bestehenden) Lizenzvertrag abgestellt wurde und Zweifel an dessen Fortbestand unberücksichtigt blieben. Andererseits lag die Zustimmung des Patentinhabers zur Eintragung nicht vor. Bei dieser Sachlage hätte die Lizenz nicht eingetragen werden dürfen und der Widerruf der Lizenzeintragung durch die Verfügung vom 13. Februar 2009 erfolgte auch materiell zu Recht, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Patentinhaber sich dem Eintrag widersetzt. Der gegenteilig lautende Entscheid der Vorinstanz erweist sich als bundesrechtswidrig. Die von der Vorinstanz mit Zwischenverfügung vom 24. März 2009 angeordnete und mit dem angefochtenen Urteil bestätigte Eintragung der ausschliesslichen Lizenz für die europäischen Patente Nr. y und z ist zu löschen.