Urteilskopf

128 III 447

80. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. Paris Première SA gegen
Hachette Filipacchi Presse SA (Berufung)
4C.157/2002 vom 29. August 2002

Regeste (de):

Markenrecht; Zeichen des Gemeingutes (Art. 2 lit. a MSchG). Beschreibender
Charakter der für eine Kino-Zeitschrift bestimmten Marke "PREMIERE" (E. 1).
Verwechslungsgefahr und Verkehrsdurchsetzung einer Marke (E. 2).

Regeste (fr):

Droit des marques; signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a LPM).
Caractère descriptif de la marque "PREMIERE", destinée à un magazine de cinéma
(consid. 1). Risque de confusion d'une marque et question de savoir si
celle-ci s'est imposée dans le commerce (consid. 2).

Regesto (it):

Diritto dei marchi; segno di dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM). Carattere
descrittivo del marchio "PREMIERE", destinato ad una rivista cinematografica
(consid. 1). Per statuire sul rischio di confusione occorre dapprima stabilire
se il segno si è imposto come marchio (consid. 2).

Sachverhalt ab Seite 448

BGE 128 III 447 S. 448

A.- Die Hachette Filipacchi Presse SA (Klägerin) gibt seit 1976 die
Kino-Zeitschrift mit dem Titel "PREMIERE" heraus, die auch in der Schweiz
vertrieben wird. Die Klägerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 650'865
"PREMIERE", die in Frankreich am 29. Juni 1995 hinterlegt wurde. In der
Schweiz wurde der Marke der Schutz am 27. März 1997 provisorisch verweigert,
dann aber mit Entscheid des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum
(IGE) vom 8. Dezember 1999 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
14,
18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 und 42 definitiv gewährt.
Die Paris Première SA (Beklagte) betreibt seit 1986 einen französischen
Fernsehsender. Die Beklagte ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 690'780 PARIS
(darunter) PREMIERE (Schriftzüge in rotem bzw. schwarzem Balken), die in
Frankreich am 2. Dezember 1997 hinterlegt wurde. In der Schweiz wurde der
Marke der Schutz am 4. Mai 1999 provisorisch verweigert, dann aber vom IGE mit
Entscheid vom 27. Juli 2000 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 38,
41 und 42 definitiv gewährt.

B.- Mit Klage vom 24. Januar 2001 beantragte die Klägerin dem Handelsgericht
des Kantons Bern, der schweizerische Anteil der IR-Marke Nr. 690'780 sei
nichtig zu erklären und das Nichtigkeitsurteil sei dem Eidgenössischen
Institut für geistiges Eigentum gestützt auf Art. 54 des Bundesgesetzes vom
28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG; SR
232.11) von Amtes wegen mitzuteilen. Mit Urteil vom 19. März 2002 hat das
Handelsgericht des Kantons Bern die Klage
gutgeheissen.

C.- Mit Berufung beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, das Urteil des
Handelsgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen. Das Bundesgericht hebt
das angefochtene Urteil auf und weist die Streitsache zur Neubeurteilung an
die Vorinstanz zurück.

Auszug aus den Erwägungen:

Aus den Erwägungen:

1.

1.1 Die Vorinstanz hat zunächst den Nichtigkeitseinwand der Beklagten
verworfen, wonach das klägerische Zeichen PREMIERE als Hinweis auf die
Qualität der in den Zeitschriften besprochenen

BGE 128 III 447 S. 449

Produkte und als Hinweis auf Premièren zum Gemeingut gehöre. Die Vorinstanz
führt aus, der Bezeichnung Première könnten verschiedene Bedeutungen zukommen.
Der Ausdruck könne stehen für
- etwas Erstmaliges oder Vorrangiges,
- etwas Zuerstkommendes, wie z.B. das erste Fernsehprogramm,
- Lehrmaterial, das für Erstklässler bestimmt sei.
Der Zeitschriftentitel Première bedeute nicht, dass nur über Erstaufführungen
berichtet werde, was tatsächlich beschreibend wäre. Er bedeute vielmehr, dass
aus dem Gegenstand der Berichterstattung ein Teil herausgegriffen werde, um
damit schlagwortartig in einem übertragenen Sinne über den breiteren Inhalt
des Filmangebotes etwas auszusagen. Weil die Bezeichnung Première verschiedene
Assoziationen wecke, sei sie fantasiehaft und nicht beschreibend. Sie könne
auch nicht als geläufige Anpreisung verstanden werden, die freihaltebedürftig
wäre. In den relevanten Klassen (38,
41 und 42) habe das IGE die klägerische Marke im Übrigen als durchgesetzte
Marke eingetragen, wobei auch Indizien dafür bestünden, dass die Bezeichnung
PREMIERE in der Schweiz seit 1984 als Titel für die gleichnamige Zeitschrift
gebraucht werde. Die Verkehrsdurchsetzung brauche jedoch nicht geprüft zu
werden, da PREMIERE nicht zum Gemeingut gehöre.

1.2 Die Beklagte macht geltend, die Vorinstanz habe ihren Nichtigkeitseinwand
zu Unrecht verworfen. Am 27. März 1997 habe das IGE der klägerischen Marke IR
650'865 den Schutz provisorisch verweigert, weil PREMIERE zum Gemeingut
gehöre. Die klägerische Marke sei sodann für die auch die Beklagte
betreffenden Klassen 38, 41 und 42 am 8. Dezember 1999 lediglich als
durchgesetzte Marke unter Schutz gestellt worden, wobei die
Verkehrsdurchsetzung wegen unbestrittenem Nichtgebrauch der Marke von
der Klägerin nicht bewiesen werden könne. Zur Beurteilung der Frage, ob
PREMIERE zum Gemeingut gehöre, sei davon auszugehen, dass Französisch in der
Schweiz - anders als in Deutschland - eine Amtssprache sei und dass PREMIERE
im allgemeinen französischen Sprachgebrauch ein überaus geläufiges und
jedermann bekanntes Wort sei. Seine Bedeutung als Adjektiv sei vergleichbar
mit "prima, gut, fein, extra, super, unic" und weise primär auf "Erstmaliges,
Erstklassiges, Vorrangiges" hin. Als Substantiv bedeute es Erstaufführung und
sei ebenfalls verbreitet und beschreibend, denn ein Begriff sei auch
dann beschreibend, wenn er direkte Rückschlüsse auf einzelne Waren oder
Dienstleistungen zulasse welche unter einen allgemeinen Begriff fallen, für
den Schutz beansprucht wird.

BGE 128 III 447 S. 450

1.3 Die Klägerin macht geltend, der Begriff PREMIERE sei nicht direkt
beschreibend. Weil ihm verschiedene Bedeutungen zukämen, seien verschiedene
Assoziationen erforderlich, um aufgrund des Zeichens auf das Produkt zu
schliessen. Allgemeine oder abstrakte Begriffe, die - wie das Wort Banquet
oder Swissline - verschiedene Assoziationen zulassen und keinen unmittelbaren
Bezug zu konkreten Waren und Dienstleistungen aufweisen, seien
markenschutzfähig. Der Interpretationsspielraum des
Begriffes PREMIERE sei derart breit, dass das Zeichen ohne weiteres als
schutzfähig einzustufen sei. Der Markenschutz schliesse einen sachlichen
Mitgebrauch nicht aus. In einem Parallelprozess in Deutschland habe man wie in
der Schweiz davon ausgehen müssen, dass das Wort PREMIERE französischen
Ursprung habe. Weder im Ursprungsland Frankreich noch in Deutschland sei wegen
des französischen Sprachgebrauchs eine Markeneintragung verweigert worden.
Selbst wenn das Zeichen PREMIERE zum Gemeingut gehören würde, spreche die auf
seiner Verkehrsdurchsetzung beruhende Vermutung dafür, dass die
Klägerin ihre Marke gebraucht habe. Diese Vermutung sei nicht widerlegt
worden, weil die Beklagte den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft gemacht
habe, weshalb die Klägerin den Gebrauch der Marke nicht habe unter Beweis
stellen müssen.

1.4 Die Einrede der Schutzunfähigkeit gemäss Art. 2 MSchG ist trotz der
Eintragung der Marke "PREMIERE" im Markenregister zulässig. Nach ständiger
Rechtsprechung kann die Schutzunfähigkeit einer registrierten Marke im
Zivilprozess widerklage- oder einredeweise geltend gemacht werden (BGE 74 II
183
ff. insbes. S. 186 mit Hinweisen; BGE 103 Ib 268 E. 3b S. 275; BGE 124 III
277
E. 3c S. 286; DAVID, Basler Kommentar, 2. Aufl., N. 1 zu Art. 2 MSchG;
MARBACH, Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, Kennzeichenrecht, S. 26
f.).

1.5 Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom
Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für
bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten
nach ständiger Praxis Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die
Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder
Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke
Gedankenassoziationen weckt oder
Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung
hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu
lassen. Der gedankliche

BGE 128 III 447 S. 451

Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass
der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu
erkennen ist. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet
der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 127 III 160 E. 2b/aa mit
Hinweisen).

1.6 Die Klägerin übersieht, dass ihre Marke für Waren und Dienstleistungen in
den Bereichen Film, Fernsehen und Radio eingetragen ist und der Kennzeichnung
einer diese Bereiche betreffenden Zeitschrift dient, die sich an Abnehmer
richtet, welche ein besonderes Interesse an Filmen haben. Diesen Abnehmern ist
die Bedeutung des Substantives Première (Erstaufführung), das im Theater- und
im Filmwesen häufig vorkommt, ebenso vertraut, wie der Umstand, dass der Name
der Zeitschrift auf ihren
Inhalt anspielt und somit das Produkt beschreibt. Selbst wenn sich diese
Zeitschrift nicht auf die Berichterstattung über Erstaufführungen beschränkt,
wird doch die Erwartung geweckt, dass Erstaufführungen - der Aktualität halber
- besonders einlässlich behandelt werden. Es bedarf keiner besonderen
Denkarbeit und keines grossen Fantasieaufwandes, um die Bedeutung des
Ausdruckes Première als Inhaltsangabe und damit als beschreibend und
anpreisend zu erkennen.
Der Markenadressat, dem die Bedeutung eines als Substantiv verwendeten Wortes
im Verwendungszusammenhang ins Auge springt, wird sich kaum dadurch
beunruhigen lassen, dass dasselbe Wort, als Adjektiv verwendet, eine andere
Bedeutung haben kann. Diese andere Bedeutung lässt sich solange nicht
zuverlässig ermitteln, als das Adjektiv in Alleinstellung verwendet wird, was
hier nicht der Fall ist. Das weist wiederum darauf hin, dass die - sofort
erkennbare - Bedeutung des als Substantiv verwendeten Wortes für den
Adressaten die massgebende sein soll. Nicht jedes Wort, das mit
wechselnder Bedeutung sowohl als Substantiv wie auch als Adjektiv verwendet
werden kann, ist schutzfähig, weil es verschiedene Assoziationen hervorruft
und daher fantasiehaft ist, wie die Vorinstanz unter Hinweis auf MARBACH
(a.a.O., S. 44) dartut. Ergibt sich aus dem Verwendungszusammenhang unschwer
die Absicht, ein Wort als Substantiv mit nahe liegender Bedeutung zu
verwenden, kann unbeachtet bleiben, welche Assoziationen dieses Wort bei
seiner Verwendung als Adjektiv sonst noch hervorrufen könnte. Jedenfalls
dürfen Wörter, die mit wechselnder Bedeutung sowohl als Substantiv wie auch
als
Adjektiv verwendet werden können, nicht ohne Beachtung des
Verwendungszusammenhanges dem Gemeingut entzogen werden.

BGE 128 III 447 S. 452

Ein Vergleich mit andern Zeichen, die in der bisherigen Praxis zum Gemeingut
gezählt worden sind, spricht ebenfalls gegen die Schutzfähigkeit der Marke der
Klägerin (vgl. die Kasuistik bei DAVID, a.a.O., N. 13, 19 und 21 zu Art. 2
MSchG sowie MARBACH, a.a.O., S. 39 ff.). So hat das Bundesgericht erwogen, es
sei kein Fantasieaufwand erforderlich, um die Bedeutung des Zeichens
"BIODERMA" zu erfassen, das gleichzeitig auf die Qualität ("BIO") und auf den
Anwendungsbereich ("DERMA") des Produktes anspielt, das es beschreibt. Die
Bedeutung des
Wortes sei für die Konsumenten, für die das damit bezeichnete Produkt bestimmt
ist, offensichtlich (Urteil 4C.403/1999 vom 16. Februar 2000, publ. in: sic!
4/2000 S. 287, E. 3b). Ebenfalls zum Gemeingut gezählt wurde "AVANTGARDE", da
weite Kreise der Bevölkerung sowohl in den deutschsprachigen als auch in den
französischsprachigen Landesteilen darin eine reklamehafte Anpreisung mit der
augenfälligen Werbebotschaft erblickten, das damit bezeichnete Erzeugnis sei
der Zeit voraus und schreite von seiner technischen Konzeption oder modischen
Formgebung her der Entwicklung voran. Dieser
Aussagegehalt sei insbesondere dann sofort und leicht erkennbar, wenn das
Zeichen "AVANTGARDE" im Zusammenhang mit Erzeugnissen verwendet werde, bei
deren Vermarktung technische Neuerungen und ein im modischen Trend liegendes
Erscheinungsbild - wie beim Automobil - wichtige Verkaufsargumente sind
(Urteil 4A.7/1997 vom 23. März 1998, publ. in: sic! 4/1998 S. 397 und Pra
87/1998 Nr. 122
S. 683, E. 2). Schliesslich wurde auch die Marke "Creaton" als
schutzunfähig betrachtet. Nach diesem Entscheid aus dem Jahre 2000 ist
ausschlaggebend, dass neben dem auf "kreativ" anspielenden Bestandteil auch
das Element "ton" als beschreibend zu verstehen ist, weil "Creaton" als Marke
für Tonwaren eingetragen wurde und in diesem Zusammenhang der Sinn des an sich
mehrdeutigen Bestandteiles "ton" festgelegt werde. Dass Baumaterial als
solches nicht kreativ sein könne, ändere am beschreibenden Charakter nichts.
Denn angesichts der Zweckbestimmung von Baumaterialien sei die Kreativität im
Umgang damit oder in der Gestaltung der Materialien derart nahe liegend, dass
der Sinngehalt der Wortverbindung ohne besonderen Fantasieaufwand erkennbar
sei (Urteil 4C.42/2000 vom 18. Juli 2000, publ. in: sic!
7/2000 S. 590, E. 1b und Pra 90/2001 Nr. 13 S. 70). Diese Beispiele machen
deutlich, dass für den Adressaten eines Zeichens der Aufwand an Fantasie zur
Ermittlung seines Sinngehaltes je nach Verwendungszusammenhang wesentlich
reduziert wird, so dass von

BGE 128 III 447 S. 453

einem besonderen Fantasieaufwand - wie im hier vorliegenden Fall -
gegebenenfalls keine Rede mehr sein kann.
Weil das klägerische Zeichen zum Gemeingut gehört und insoweit vom
Markenschutz ausgeschlossen ist, hat das IGE der klägerischen Marke den Schutz
nur als im Verkehr durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG
gewährt. Die Vorinstanz hat indessen ausdrücklich offen gelassen, ob das IGE
zu Recht eine Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz angenommen hat. Sie hat zwar
Indizien angeführt, die für eine Verkehrsdurchsetzung sprechen, die Frage aber
letzten Endes nicht entschieden. Daran ändert nichts, dass die Klägerin in der
Berufungsanwort
behauptet, es sei bereits aus prozessualen Gründen von einer
Verkehrsdurchsetzung auszugehen. So oder anders kann das Bundesgericht die
Frage der Verkehrsdurchsetzung nicht selbst prüfen, weshalb das angefochtene
Urteil aufgehoben und die Streitsache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz
zurückgewiesen werden muss.

2. Die Vorinstanz hat die Verwechslungsgefahr der Streitzeichen bejaht, indem
sie Markenähnlichkeit sowie Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit
angenommen hat. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist sie davon
ausgegangen, bei der klägerischen Marke handle es sich um eine normale Marke,
weder um ein besonders starkes noch um ein besonders schwaches Zeichen. Die
Kennzeichnungskraft der Marke sei ein wenig geschwächt dadurch, dass PREMIERE
nicht sehr fantasievoll sei und bei der
Verwendung für gewisse Waren und Dienstleistungen Rückschlüsse zulassen könne.
Zu beachten ist, dass Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen
Sprachgebrauchs anlehnen, als schwach gelten. Stark sind demgegenüber Marken,
die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im
Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a S. 385; BGE 127 III 160 E.
2b/cc S. 168). Über die Frage der Verwechselbarkeit kann daher nur entschieden
werden, wenn vorgängig geprüft wird, ob sich
das Zeichen der Klägerin im Verkehr durchgesetzt hat, weshalb die Streitsache
auch aus diesem Grunde an die Vorinstanz zurückzuweisen ist.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Entscheid : 128 III 447
Datum : 29. August 2002
Publiziert : 31. Dezember 2002
Gericht : Bundesgericht
Status : 128 III 447
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Regeste : Markenrecht; Zeichen des Gemeingutes (Art. 2 lit. a MSchG). Beschreibender Charakter der für eine...


Stichwortregister
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