Urteilskopf

106 II 245

49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Dezember 1980 i.S.
Hilti AG gegen Bundesamt für geistiges Eigentum
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

Regeste (de):

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG. Die Eintragung der Wortmarke "ROTRING", die für
Werkzeuge bestimmt ist, darf nicht verweigert werden; das gilt selbst dann,
wenn ihre Inhaberin die Ware mit einem roten Ring versehen sollte.

Regeste (fr):

Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF. L'enregistrement de la marque verbale "ROTRING",
destinée à des outils, ne peut être refusé, même si la marchandise devait être
pourvue d'un anneau rouge.

Regesto (it):

Art. 14 cpv. 1 n. 2 LMF. La registrazione della marca verbale "ROTRING",
destinata a ustensili, non può essere negata, neppure se il prodotto dovesse
essere provvisto di un anello rosso.

Auszug aus den Erwägungen: ab Seite 245

BGE 106 II 245 S. 245

Erwägungen:

1. Die Hilti AG führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung des
Bundesamtes für geistiges Eigentum, das am 1. August 1980 ihr Gesuch um
Eintragung der Wortmarke "ROTRING" zurückgewiesen hat. Die Marke ist für den
Gebrauch auf Bohr- und Meisselwerkzeugen, auf Bohrgeräten,

BGE 106 II 245 S. 246

Bohr- und Meisselhämmern bestimmt. Das Amt fand, dass die Marke die
Vorstellung eines roten Ringes erwecke, der vermutlich mit entsprechender
Farbe rund um den Stiel des Werkzeugs angebracht werde; mit einem weitern
Gesuch habe die Hilti AG denn auch ein solches Zeichen als Bildmarke
angemeldet. Es handle sich daher um ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen,
das gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG als Marke nicht zugelassen werden
könne.
Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und
die Wortmarke "ROTRING" gemäss ihrem Gesuch zur Eintragung zuzulassen. Das Amt
hält an seiner Auffassung fest und kommt zum Schluss, die Beschwerde sei
abzuweisen.

2. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG darf eine Marke nicht eingetragen werden,
wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen
enthält. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem
Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche
die Marke bestimmt ist. Blosse Gedankenassoziationen oder Anspielungen, die
nur entfernt auf eine Ware hindeuten, machen eine Marke freilich nicht zur
Sachbezeichnung; enthält die Marke ein Sachwort, so muss der gedankliche
Zusammenhang mit der Ware vielmehr derart sein, dass ihr beschreibender
Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasieaufwand zu
erkennen ist (BGE 104 1b 66 und 139, 103 Ib 17/18 und 270).
Von dieser Rechtslage geht im vorliegenden Fall nicht nur das Amt, sondern
auch die Beschwerdeführerin aus; sie ziehen daraus aber verschiedene Schlüsse.
a) Nach der angefochtenen Verfügung gehören zur Beschaffenheit der Ware auch
deren Ausstattung und Verpackung, während die Beschwerdeführerin die äussere
Aufmachung eines Erzeugnisses davon ausnehmen möchte. Die Auffassung des Amtes
leuchtet schon deshalb ein, weil als markenmässiger Gebrauch auch derjenige
auf der Verpackung anzusehen ist (BGE 101 II 296) und Waren, die z.B. aus
einer Flüssigkeit oder losen Stücken bestehen, zusammen mit der Verpackung
notwendigerweise ein Ganzes
bilden. In diesem Sinne hat sich das Bundesgericht letztmals im EntscheidBGE
103 Ib 272 E. 3 geäussert, wo die
insbesondere für Zigaretten vorgesehene Marke "RED & WHITE" unter anderem
auch als Hinweis auf

BGE 106 II 245 S. 247

eine rot/weisse Packung verstanden werden konnte. Auf die äussere Aufmachung
bezogen hat das Bundesgericht ferner die für Tabakwaren bestimmte Wortmarke
"Gold Band", weil Bänder dieser Farbe häufig zur Verzierung von Zigarren oder
deren Verpackung verwendet werden (Urteil vom 16. Mai 1967, publ. im Schweiz.
Patent-, Muster- und Marken-Blatt [PMMBl] 1967 I S. 37). Auch bei
tatsächlichen oder vermeintlichen Hinweisen auf die Verpackung ist aber zu
beachten, dass zwischen der Marke und der äusseren Aufmachung der Ware eine
sachliche Beziehung, die ohne besondere Überlegungen ersichtlich ist,
bestehen muss, um ein Zeichen als schutzunfähiges Gemeingut ausgeben zu können
(BGE 103 Ib 274).
Aus dem Urteil des Bundesgerichtes vom 25. April 1980 zur Wortmarke "BLACK
& WHITE" (publ. im PMMBl 1980 S. 60) kann für den vorliegenden Fall
dagegen nichts abgeleitet werden. Die in der Marke genannte Farbkombination
war in jenem Fall auch nach Auffassung des Amtes nicht auf die äussere
Ausstattung oder Verpackung der Ware, sondern auf die vorherrschenden Farbtöne
von Kleidern zu beziehen, die mit der Marke gekennzeichnet werden sollten. Das
bundesgerichtliche Urteil vom 4. August 1975 i.S. Janssen (publ. im PMMBl 1975
I S. 71) kann vorliegend ebenfalls nicht
massgebend sein; dort ging es um eine reine Bildmarke, welche aus acht
horizontal und parallel verlaufenden Wellenlinien bestand und graphisch nicht
begrenzt war. Jener Fall lässt sich mit dem vorliegenden, wo es um eine
Wortmarke geht, zum vorneherein nicht vergleichen.
b) Das Amt wendet freilich ein, die Wortverbindung "ROTRING" lasse in
Verbindung mit dem beanspruchten Warenverzeichnis an einen roten Ring denken,
mit dem die Werkzeuge gekennzeichnet würden. Das schwebe der
Beschwerdeführerin offenbar auch vor, da sie ihrem Gesuch um Zulassung der
Bildmarke die Abbildung eines rotberingten Bohrers beigelegt habe. Ein solcher
Ring gehöre als blosse Verzierung aber zur Aufmachung der Ware und könne daher
nicht als selbständiges, von der Ware unabhängiges Kennzeichen gewertet
werden.
Dem hält die Beschwerdeführerin mit Recht entgegen, dass es vorliegend nur um
die von ihr hinterlegte Wortmarke geht und dafür nichts darauf ankommt, wie
diese auf der Ware in Erscheinung tritt. Damit stimmt überein, dass das Amt
die

BGE 106 II 245 S. 248

Marke so zu prüfen hat, wie sie im Gesuch wiedergegeben wird (E. SCHMIDT, in
GRUR Int. 1980 S. 399), und dass bei der Vergleichung zweier Marken ebenfalls
nicht auf den tatsächlichen Gebrauch, sondern auf den Eintrag im Register
abzustellen ist (MATTER, Kommentar zum MSchG S. 99). Als markenmässiger
Gebrauch könnte zudem nur die Verwendung der Wortmarke, nicht aber die
Anbringung eines roten Rings auf der Ware angesehen werden. Letzteres ist
markenrechtlich unerheblich und wäre höchstens als Ausstattung nach UWG zu
schützen. Wie es sich mit der Bildmarke verhält, welche die Beschwerdeführerin
inzwischen ebenfalls angemeldet hat, ist zur Zeit nicht zu prüfen, da das Amt
darüber noch nicht entschieden hat. Erst aus der Bildmarke ist aber
ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin offenbar Werkzeuge oder
Werkzeugstiele mit einem roten Ring versehen will.
c) Um eine Wortmarke ging es in dem bereits erwähnten Urteil von 1967 über das
Zeichen "Gold Band", das für Tabakwaren vorgesehen war, vom Amt aber als
unzulässig zurückgewiesen wurde, weil goldene Bänder, Streifen oder Ringe als
Verzierung solcher Waren üblich seien; der Käufer könne daher ohne weiteres
erkennen, dass die Marke bloss ein für die gegebene Warenart
charakteristisches Ausstattungsmerkmal bezeichne. Das Bundesgericht schloss
sich dieser Betrachtungsweise an. Anders als in jenem Fall liegt im
vorliegenden aber nichts dafür vor, dass rote Ringe um oder auf
Werkzeugen ebenfalls als allgemein übliches Ausstattungsmerkmal anzusehen
seien, wie das Amt unterstellt; es ist auch nicht zu ersehen, wieso sich das
geradezu aufdrängen sollte. Dass eine Wortmarke selbst dann als unzulässig zu
bezeichnen wäre, wenn sie sich auf ein zwar mögliches, aber keineswegs
übliches Ausstattungselement bezieht, ist 1967 jedenfalls vom Bundesgericht
und offenbar auch vom Amt nicht entschieden worden.
d) Auch das Urteil von 1977 über das Warenzeichen "RED & WHITE" betraf
eine Wortmarke (BGE 103
Ib 269
ff.). Seine Erwägungen treffen entgegen der Meinung des Amtes auch auf
den vorliegenden Fall zu. Stand in jenem die tatsächlich verwendete rot/weisse
Packung der Wortmarke "RED & WHITE" nicht im Wege, so kann hier darin,
dass die Beschwerdeführerin ihre Werkzeuge so ausstatten will, wie das Amt
vermutet, ebenfalls kein Rückweisungsgrund liegen. Ebensowenig kann streitig
sein, dass das inBGE 103 Ib 272 E. 3

BGE 106 II 245 S. 249

zur Verpackung Gesagte auch dort gelten muss, wo ein Ausstattungselement, wie
hier, unmittelbar auf der Ware angebracht wird; denn die Frage nach der
Gemeinfreiheit der Beschaffenheitsangabe stellt sich genau gleich, selbst wenn
Werkzeuge für eine Ausstattung oder Verzierung weniger Möglichkeiten bieten
als Zigarettenpackungen. Entscheidend bleibt so oder anders, dass die
Mitbewerber durch die Eintragung der Wortmarke "ROTRING" nicht daran gehindert
werden, Waren der gleichen Kategorie ihrerseits mit einem roten Ring zu
versehen, da Grundfarben schon wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung
nicht monopolisiert werden dürfen (BGE 103 Ib 270 unten); dasselbe gilt für
einfache geometrische Figuren, die
ebenfalls als gemeinfrei zu bezeichnen sind. Ihrer Verwendung durch Dritte ist
nur dann eine Schranke gesetzt, wenn Mitbewerber sie als Wettbewerbsmittel
missbrauchen.
Der Einwand des Amtes, dass die Ringform als solche nach der deutschen
Rechtsprechung nicht als schutzfähig gelte, stösst daher ins Leere. Das Amt
verkennt zudem, dass die von ihm angerufenen Urteile nicht Wort-, sondern
Bildmarken betrafen; das trifft teils auch auf eigene Entscheide zu, auf die
es verweist. Die streitige Wortmarke lässt sich schliesslich auch nicht mit
den zwei Zeichen vergleichen, die es aus seiner Rückweisungspraxis zitiert und
TROLLER (Immaterialgüterrecht I S. 347 Anm. 203) als Beispiele übernommen hat.
Die Marken "arête verte" für Skikanten und
"Gold Ended-Ribbon" für Schreibmaschinen-Farbbänder lassen sich schon wegen
der in ihnen vorkommenden Sachbezeichnung, die sich mit der Ware deckt, nicht
als willkürlich wählbare farbliche Verzierung ausgeben. Sollte der vorliegende
Entscheid für das Amt eine Praxisänderung bedeuten, so hätte es dazu schon
nach dem Urteil zur Marke "RED & WHITE" Anlass gehabt, das bereits drei
Jahre zurückliegt.

Entscheid

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des
Bundesamtes für geistiges Eigentum vom 1. August 1980 aufgehoben und das Amt
angewiesen, die Wortmarke "ROTRING" zur Eintragung zuzulassen.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Entscheid : 106 II 245
Datum : 12. Dezember 1980
Publiziert : 31. Dezember 1980
Gericht : Bundesgericht
Status : 106 II 245
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Regeste : Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG. Die Eintragung der Wortmarke "ROTRING", die für Werkzeuge bestimmt...


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