B-3248/2019 - 2019-11-19 - protection des marques, du design et des variétés végétales - Widerspruchsverfahren Nr. 100126; IR 1'244'832 itravel / CH 715'514 itravel

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II

B-3248/2019

Urteil vom 19. November 2019

Richter Martin Kayser (Vorsitz),

Besetzung Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,

Gerichtsschreiber Julian Beriger.

Itravel GmbH,
Sechtemer Strasse 5, DE-50968 Köln,

Parteien vertreten durch lic. iur. LL.M. Erich von Arx, Rechtsanwalt, Von Arx Schmidiger Faber,
Neumarkt 15, Postfach 2098, 8401 Winterthur,

Beschwerdeführerin,

gegen

Sita Advanced Travel Solutions Limited,
c/o Sita Legal, Royal Pavilion, Wellesley Road,
GB-GU11 1PZ Aldershot, Hampshire,

vertreten durch lic. iur. Andrea Mondini, Rechtsanwalt,

Times Attorneys, Rechtsanwälte,
Feldeggstrasse 12, 8024 Zürich,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 100126;
IR 1'244'832 iTravel / CH 715'514 itravel - for that moment.

Sachverhalt:

A.
Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 715'514 "itravel - for that moment" der Beschwerdeführerin wurde am 19. April 2018 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist unter anderem für folgende hier interessierende Dienstleistungen registriert:

Klasse 38:
Bereitstellung eines Zugangs zu einer E-Commerce-Plattform im Internet.

Klasse 42:
Programmierung von Software für E-Commerce-Plattformen; Pflege von Software im Bereich E-Commerce; Hosting von E-Commerce-Plattformen im Internet; Beratungsdienste in Bezug auf Software im Bereich E-Commerce; Bereitstellung von technischen Informationen und Computerberatungsdienstleistungen in Bezug auf e-Commerce [Warenbestellung]; Beratungsleistungen in den Bereichen Gestaltung und Entwurf von Websites für E-Commerce; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte (für Dritte); Qualitätsprüfung; Aktualisierung von Software, Design von Computersoftware; Erstellung von Computerprogrammen; Computerhard- und Softwareberatung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computeranimationen; Installation und Wartung von Software; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Kopieren von Computerprogrammen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware.

B.
Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 19. Juli 2018 Widerspruch an die Vorinstanz und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 1'244'832 "iTravel", welche für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9:
Logiciels informatiques.

Klasse 42:
Services d'installation, création, compilation, location, maintenance, conception et développement en rapport avec des logiciels informatiques et programmes informatiques; services d'écriture, essai, mise à niveau, duplication et location en rapport avec des logiciels informatiques et programmes informatiques; prestation de conseils et services de conseillers en matière de logiciels informatiques, programmes informatiques et programmation informatique; programmation informatique; hébergement de bases de données informatiques; services de conseillers en technologies informatiques; services de programmation dans le domaine des technologies de l'information; services de gestion de projets informatiques.

C.
In ihrer Widerspruchsantwort vom 4. September 2018 machte die Beschwerdeführerin die fehlende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend. "iTravel" enthalte einen direkten Hinweis auf Softwaredienstleistungen im Zusammenhang mit Reisen und stehe somit im Gemeingut. Eine Verwechslungsgefahr sei aufgrund der Übereinstimmung der Zeichen ausschliesslich in gemeinfreien Elementen zu verneinen.

Die Beschwerdegegnerin hielt dem mit Eingabe vom 5. November 2018 entgegen, dass die Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 nicht beschreibend sei und ihr somit normale Kennzeichnungskraft zukomme. Eine Verwechslungsgefahr liege vor.

D.
Mit Verfügung vom 23. Mai 2019 hiess die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich gut. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die vollständige Übernahme des Zeichens "itravel" in die angefochtene Marke führe - trotz des leicht reduzierten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke - vor dem Hintergrund der Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der relevanten Waren und Dienstleistungen zu einer Verwechslungsgefahr. Der Zusatz "for that moment" vermöge das Gesamtbild der jüngeren Marke nicht hinreichend zu verändern.

E.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 26. Juni 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung. Es sei von der Widerrufung der angefochtenen Marke für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 abzusehen.

Die Beschwerdeführerin anerkennt zwar die von der Vorinstanz festgestellte Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. Sie argumentiert jedoch im Wesentlichen, die ältere Marke "iTravel" stehe im Gemeingut, da sie von den massgeblichen Verkehrskreisen als direkten Hinweis auf Softwaredienstleistungen im Zusammenhang mit Reiseapplikationen verstanden werde. Ebensolche würden unter der Widerspruchsmarke faktisch auch angeboten. Die beiden Zeichen würden daher lediglich in gemeinfreien Elementen übereinstimmen. Dem Slogan "for that moment" komme demgegenüber starke Kennzeichnungskraft zu, weshalb er den Hauptbestandteil der angefochtenen Marke bilde. Eine Verwechslungsgefahr sei daher zu verneinen, und zwar selbst dann, wenn die Widerspruchsmarke nicht dem Gemeingut zuzuweisen wäre.

F.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 12. September 2019 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Die Begründung der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung sei korrekt und zu bestätigen. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausführungen im vorinstanzlichen Verfahren.

G.
Mit Eingabe vom 20. September 2019 verzichtet die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Die Beschwerdeführerin liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen.

H.
Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird - soweit rechtserheblich - im Folgenden eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 , 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letzterer m.H.).

2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.;
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").

2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine grössere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2a, 2b/cc "Securitas/Securicall"). Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]"; Letzteres m.H. auch zum Folgenden). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; je m.H.).

2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]", m.H. auch zum Folgenden; B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; Gallus Joller, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, Rz. 78 f.).

2.5 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, liegt keine markenrechtliche Zeichenähnlichkeit vor (Urteile des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "Pupa/Fashionpupa";
B-3508/2008 vom 9. Februar 2008 E. 9.3 "KaSa/Biocasa"; Joller, a.a.O., Rz. 131 f.; je m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 "Murino/Murolino" m.H.).

3.
Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (Joller, a.a.O., Rz. 51, m.H.).

Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42 richten sich sowohl an ein allgemeines, technisch interessiertes Publikum als auch an Fachkreise. Dies gilt insbesondere für die wissenschaftlichen und industriellen Dienstleistungen der Klasse 42. Die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, sodass sie grundsätzlich eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Es ist daher von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auszugehen (Urteile des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 f. "Intel Inside/Galdat Inside"; B-2592/2016 vom 13. Juni 2017 E. 4.3 "iMessage"; je m.H.).

4.

4.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).

4.2 Die Vorinstanz ging betreffend die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 einerseits sowie die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 andererseits von Gleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit aus. Die Einschätzung der Vorinstanz ist vorliegend nicht zu beanstanden und wird von den Verfahrensbeteiligten im Übrigen ausdrücklich anerkannt. Es erübrigen sich daher weitere Ausführungen dazu (vgl. stattdessen Urteile des BVGer B-3663/2011 E. 5.6 f. "Intel Inside/Galdat Inside"; B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 7.3 "FACEBOOK/StressBook"; je m.H.; vgl. sodann Urteil des BVGer B-2521/2018 vom 15. Januar 2019 E. 4 "MICASA/SWICASA").

Es ist entsprechend von Gleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren- bzw. Dienstleistungen auszugehen.

5.
Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil). Vorliegend stehen sich die reinen Wortmarken "iTravel" und "itravel - for that moment" gegenüber.

5.1 Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich (Joller, a.a.O., Rz. 134 f.; m.H. auch zum Folgenden). Sie ist daher gemäss ständiger Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht wesentlich verändert wird. Die Übernahme einer Marke kann ausnahmsweise zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer
B-3882/2017 vom 28. August 2019 E. 5.1.1 "THEA/ROSA THEA";
B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 f. "Hirsch/Apfelhirsch";
B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray"; B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]"; B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]"; je m.H.).

5.2 Die Widerspruchsmarke "iTravel" besteht aus einer Kombination des Buchstabens "i" und des englischen Wortes "travel". Die angefochtene Marke "itravel - for that moment" besteht ebenfalls aus dieser Kombination und weist daneben den ebenfalls englischen Ausdruck "for that moment" auf. Das ältere Zeichen ist somit vollständig im Jüngeren enthalten. Eine Verschmelzung der beiden Zeichen liegt nicht vor, da "itravel" sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild klar als eigenständiger Bestandteil erkennbar bleibt. Eine Ähnlichkeit auf Ebene des Schrift- und Klangbilds ist aufgrund der unveränderten Übernahme der Widerspruchsmarke klar zu bejahen. Weiter bildet "itravel" in beiden Zeichen den Wortanfang, dem bei der Beurteilung des Gesamteindrucks besondere Bedeutung zukommt (vgl. hierzu vorn E. 2.3). Die beiden Zeichen unterscheiden sich zwar von der Buchstaben- sowie der Silbenanzahl her. Diese Unterschiede vermögen die festgestellte Ähnlichkeit in Schrift- und Klangbild allerdings nicht zu beseitigen.

5.3

5.3.1 Bei der Betrachtung des Sinngehalts der Widerspruchsmarke ist davon auszugehen, dass sowohl "i" als auch "travel" zum englischen Grundwortschatz zu zählen sind (vgl. zu diesem Urteile des BVGer
B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.2 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader") und von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden werden. Dies gilt umso mehr, als zu diesen auch Fachpersonen aus der IT-Branche mit entsprechenden Englischkenntnissen zu zählen sind (vgl. hierzu vorn E. 3). Der Buchstabe "I" ist der neunte Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Vokal. Beim zu beurteilenden Zeichen "iTravel" ist der Buchstabe "i" als Kleinbuchstabe dargestellt. Er könnte als Wortmarke aber auch als Grossbuchstabe verwendet werden. Der Buchstabe "i" kann für sich verschiedene Bedeutungen annehmen, je nachdem, in welchem Kontext er steht. Denkbar sind u.a. in Grossschrift das Autokennzeichen für "Italien", das englische Wort für "Ich", ein Hinweis auf das Internet, sowie in Kleinbuchstaben das Hinweiszeichen auf Informationsstellen sowie die römische Zahl 1 (Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [im Folgenden: RKGE], sic! 2004, S. 96 E. 7 "Ipublish"; Urteile des BVGer
B-6430/2008 vom 24. November 2009 E. 3.3.2 "IPHONE"; B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 3.3.2 "i-Option"; Letztere je m.H.). Das Abkürzungsverzeichnis (< www.acronymfinder.com >, besucht im Oktober 2019) nennt 47 verschiedene Bedeutungen des Buchstabens "I", darunter auch die von der Vorinstanz hervorgehobenen Bedeutungen "Internet" und "Information". Die ebenfalls genannte Bedeutung "Informationstechnologie" wird hingegen mit "IT" abgekürzt (Urteil des BVGer B-6430/2008 E. 3.3.2 "IPHONE").

Das englische Wort "travel" bedeutet auf Deutsch als Verb "reisen" und als Substantiv "das Reisen" bzw. "die Reise" (vgl. < https://www.pons.de > "I", "travel", abgerufen im Oktober 2019). Die Kombination des Buchstabens "i" mit dem Wort "travel" ergibt somit, abstrakt gesehen, keinen eindeutigen Sinn, sondern eine Vielzahl möglicher Bedeutungen (vgl. RKGE, sic! 2004, S. 96 E. 8 "Ipublish"). Assoziationen mit Reisen stehen dabei allerdings klar im Vordergrund, da die massgeblichen Verkehrskreise das Wort "travel" als englisches Wort für "Reisen" unmittelbar erkennen und verstehen.

5.3.2 Der Ausdruck "for that moment" in der angefochtenen Marke setzt sich aus den drei englischen Begriffen "for", "that" und "moment" zusammen, welche ebenfalls zum englischen Grundwortschatz zählen. Das Wort "for" bedeutet auf Deutsch als Konjunktion "denn" und als Präposition - wie im vorliegenden Fall - "für". "That" bedeutet als Adjektiv "der/die/das" bzw. "jene(r, s)" und als Pronomen "das". Der Begriff "moment" lässt sich auf Deutsch mit "Moment", "Augenblick" oder "Zeitpunkt" übersetzen ( https://www.pons.de > "for", "that", "moment", abgerufen im Oktober 2019). Die massgeblichen Verkehrskreise erkennen "for that moment" gesamthaft als englischen Ausdruck und verstehen ihn im Sinn von "für einen bestimmten Moment".

Durch die Kombination von "itravel" und "for that moment" in der jüngeren Marke zu "itravel - for that moment" entsteht kein abweichender Sinngehalt. Vielmehr wird der Ausdruck "for that moment" eher als Zusatz oder Hinweis auf den fantasievolleren und damit auffälligeren Bestandteil "itravel" verstanden. Dieser Eindruck wird durch den Gedankenstrich noch verstärkt, da dieser nach dem ersten Wort "itravel" beim Adressaten eine Erwartungshaltung auslöst.

5.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den beiden Zeichen klare Übereinstimmungen in Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt vorliegen, sodass insgesamt von einer grossen Zeichenähnlichkeit auszugehen ist.

6.
Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

6.1 Dem älteren Zeichen "iTravel" kommen, wie soeben aufgezeigt (vgl. hierzu vorn E. 5.3.1), verschiedene Bedeutungen zu. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 im Zusammenhang mit Computersoftware steht jedoch eine technische und elektronische Bedeutung im Vordergrund (vgl. Urteile des BVGer
B-2592/2016 E. 6.1 "iMessage"; B-649/2009 E. 3.3.3 "i-Option"). Der Bestandteil "i" gilt laut Markenprüfungspraxis der Vorinstanz in Bezug auf Waren und Dienstleistungen sämtlicher Klassen als banales, nicht unterscheidungskräftiges Zeichen und wird, kombiniert mit anderen beschreibenden Elementen, als Hinweis auf Internet, Information/Informationstechnologie verstanden (< www.ige.ch > Marken > Prüfungshilfe > "I-", "i-", "I", abgerufen im Oktober 2019).

6.2 Geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn es im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend wirkt (Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 7.1.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]" m.H.). Die Widerspruchsmarke "iTravel" weckt bei den massgeblichen Verkehrskreisen vordergründig Assoziationen mit Reisen (vgl. hierzu vorn E. 5.3.1). Da sich die Widerspruchsmarke auch an Endabnehmer richtet (vgl. hierzu vorn E. 3), ist mit Blick auf das vorliegend beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis dennoch nicht ausgeschlossen, dass sie auch Vorstellungen im Hinblick auf mögliche Software-Angebote im Zusammenhang mit Reisen wecken könnte. Einen direkten Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 enthält die Widerspruchsmarke allerdings nicht (vgl. im Gegensatz dazu RKGE, sic! 2004, S. 96 E. 8 "Ipublish" sowie die Urteile des BVGer B-649/2009 E. 3.3.3 "i-Option" und B-2592/2016 E. 6.1 "iMessage", wo ein solcher Hinweis bejaht wurde). Die Widerspruchsmarke steht somit - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - nicht im Gemeingut.

Daran ändert auch der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Umstand nichts, dass die Beschwerdegegnerin unter der Widerspruchsmarke tatsächlich Applikationen im Zusammenhang mit Reisen anbietet. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird im Widerspruchsverfahren einzig auf den Registereintrag abgestellt, solange nicht der Nichtgebrauch einer Marke geltend gemacht wird, was vorliegend nicht der Fall ist (Urteil des BVGer B-5697/2016 E. 7.1 "Manufactum/espresso manufactum"; Joller, a.a.O., Rz. 120; je m.H.). Die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin sowie die eingereichten Ausdrucke von der Webseite der Beschwerdegegnerin erscheinen daher nicht weiter entscheidwesentlich.

6.3 Im Gesamteindruck wirkt die Widerspruchsmarke "iTravel" angesichts des im Bestandteil "i" enthaltenen Hinweises auf Information und Informationstechnologien sowie im Hinblick auf mögliche Assoziationen mit Reise-Softwaredienstleistungen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 allusiv. Es ist daher von einer reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

7.
In einer Gesamtbetrachtung ist nun die Verwechslungsgefahr zu beurteilen.

Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend aus einem allgemeinen, technikinteressierten Publikum und Fachpersonen, welche beim Kauf der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit aufwenden. Die von der Vorinstanz festgestellte Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen ist vorliegend nicht zu beanstanden und wird von den Verfahrensbeteiligten auch nicht bestritten. Die angefochtene Marke übernimmt das ältere Zeichen unverändert und dieses bleibt auch in der jüngeren Marke klar individualisier- und erkennbar. Die Zeichenähnlichkeit ist daher klar zu bejahen. Das Hinzufügen des Zusatzes "for that moment" in der angefochtenen Marke und die damit einhergehenden Unterschiede im Schriftbild und in der Phonetik vermögen die angefochtene Marke weder sinngehaltlich noch auf eine andere Weise so zu verändern, dass ein abweichendes Gesamtbild entstehen würde.

Die Widerspruchsmarke verfügt über eine reduzierte Kennzeichnungskraft (vgl. vorn E. 6.3). Der Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach "for that moment" aufgrund seiner im Vergleich zu "itravel" grösseren Kennzeichnungskraft als Hauptbestandteil der jüngeren Marke wahrgenommen werde, kann allerdings nicht gefolgt werden. Reduziert kennzeichnungskräftige Markenelemente sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer verminderten Kennzeichnungskraft im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (vgl. hierzu vorn E. 2.5). Die Marke "itravel" verfügt durchaus über eine gewisse - wenn auch reduzierte - Kennzeichnungskraft. In der Rechtsprechung wurde die integrale Übernahme einer älteren Marke dort ausnahmsweise zugelassen, wo einem schwachen Element ein starkes Element hinzugefügt wurde (vgl. BGer in sic! 2000, S. 196 E. 4c "CAMPUS/LIBERTY CAMPUS"). Der Slogan "for that moment" in der jüngeren Marke wirkt - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - nicht überraschend
oder unerwartet, und erscheint auch nicht interpretationsbedürftig, da er von den Adressaten sofort verstanden wird (vgl. im Gegensatz dazu den Slogan im Urteil des BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 3 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN"). Vorliegend wird "for that moment" vielmehr als Hinweis auf den fantasievolleren und auffälligeren Bestandteil "itravel" wahrgenommen (vgl. hierzu vorn E. 5.3.2). Die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise liegt daher auch im jüngeren Zeichen im Gesamteindruck klar auf dem Zeichenanfang "itravel" und nicht - wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht - dem Zusatz "for that moment".

Angesichts der starken Zeichenähnlichkeit sowie der festgestellten Gleichheit bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen kann eine Verwechslungsgefahr - trotz der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise sowie der reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - insgesamt nicht ausgeschlossen werden.

8.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgesetzt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'500.- entnommen.

9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Da der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin keine Kostennote eingereicht hat, setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8 , 9 und 11 VGKE) ist die Parteientschädigung auf insgesamt Fr. 500.- festzusetzen.

10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä-digung von Fr. 500.- zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100126; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser Julian Beriger

Versand: 21. November 2019

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions
¹	Le recours est irrecevable contre:
^a	les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
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^c	les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
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^e1	l'autorisation générale des installations nucléaires;
^e2	l'approbation du programme de gestion des déchets;
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^e4	la preuve de l'évacuation des déchets.
^f	les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
^g	les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
^h	les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
ⁱ	les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
^j	les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
²	Le recours est également irrecevable contre:
^a	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
^b	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
^a	du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
^b	du Conseil fédéral concernant:
^b1	la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
^b10	la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
^b2	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
^b3	le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
^b4	l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
^b4bis	l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
^b5	la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
^b6	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
^b7	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
^b8	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
^b9	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
^c	du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^cbis	du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^dquinquies	de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
^e	des établissements et des entreprises de la Confédération;
^f	des commissions fédérales;
^g	des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
^h	des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
ⁱ	d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
¹	Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
²	Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
¹	A qualité pour recourir quiconque:
^a	a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
^b	est spécialement atteint par la décision attaquée, et
^c	a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
²	A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
¹	Sont en outre exclus de la protection:
^a	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
^b	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
^c	les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
²	Par marques antérieures, on entend:
^a	les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
^b	les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
³	Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
¹	En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
²	Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
³	Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
⁴	L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
^4bis	L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
^a	entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
^b	entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
¹	L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
²	Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
³	S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
¹	L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
²	Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
³	Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
⁴	La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens
¹	Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
²	Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens
¹	Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
²	Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation
¹	Les frais de représentation comprennent:
^a	les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
^b	les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
^c	la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
²	Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant
¹	Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
^a	pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
^b	pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
^c	pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
^d	pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
²	En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
³	Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
⁴	Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.