Tribunal federal
{T 1/2}
4A.6/2004 /bie
Urteil vom 7. Juni 2005
I. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler, Favre, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Huguenin.
Parteien
1. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
2. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement,
Beschwerdeführer,
gegen
Sortenorganisation Emmentaler Switzerland,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch
Prof. Dr. iur. Eugen Marbach,
Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern.
Gegenstand
Zurückweisung eines Markeneintragungsgesuchs,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 10. September 2004.
Sachverhalt:
A.
Die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland reichte am 27. Juni 2001 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ein Gesuch ein um Eintragung des Wortes FELSENKELLER als Garantiemarke für Käse (Internationale Warenklasse 29). Nach einer Beanstandung des Instituts, wonach das Zeichen
- eine Herkunftsangabe sei, die auf den Ort der Herstellung oder Lagerung des so bezeichneten Käses hinweise,
- beschreibend sei,
- der Unterscheidungskraft entbehre,
- freihaltebedürftig sei,
- zum Gemeingut gehöre,
und nach einer brieflichen Auseinandersetzung mit der Gesuchstellerin wies das Institut das Eintragungsgesuch mit Verfügung vom 29. September 2003 gestützt auf Art. 2 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 30 Décision et enregistrement |
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1 | L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
2 | Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26 |
a | le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; |
b | les taxes prescrites n'ont pas été payées; |
c | il existe des motifs absolus d'exclusion; |
d | la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23; |
e | la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c. |
3 | Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus. |
B.
Die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland erhob bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum Beschwerde mit den Anträgen, die Verfügung des Instituts aufzuheben und dieses anzuweisen, die Garantiemarke FELSENKELLER (Hinterlegungsgesuch Nr. 6348/2001) im schweizerischen Markenregister einzutragen, eventualiter die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Institut anzuweisen, die Marke mit modifiziertem Reglement im Markenregister einzutragen.
Mit Entscheid vom 10. September 2004 hiess die Rekurskommission die Beschwerde in dem Sinne gut, dass die angefochtene Verfügung aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung im Sinne der Erwägungen und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen wurde. Die Rekurskommission gelangte im Gegensatz zum Institut zum Ergebnis, dass FELSENKELLER als Garantiemarke ins Register eingetragen werden könne, wies die Sache indessen an das Institut zurück zur Prüfung der Frage, ob das Reglement den Vorschriften der Art. 21
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 21 Marque de garantie |
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1 | La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. |
2 | L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. |
3 | Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 23 Règlement de la marque |
|
1 | Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI19 un règlement concernant l'usage de la marque. |
2 | Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. |
3 | Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. |
4 | Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
C.
Gegen den Entscheid der Rekurskommission vom 10. September 2004 haben das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: das Institut) und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (abgekürzt: EJPD) Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit den Anträgen, diesen Entscheid aufzuheben und das Markeneintragungsgesuch vollumfänglich zurückzuweisen.
Das EJPD hat selbst keine Beschwerdeschrift eingereicht, jedoch das Institut "zur Beschwerdeführung im Namen des Departements ermächtigt" für den Fall, dass das Bundesgericht die Beschwerdelegitimation des Instituts verneint. Im Rubrum der Beschwerdeschrift wurden das Institut und "eventualiter" das EJPD als Beschwerdeführer aufgeführt. Auf Anfrage des Instruktionsrichters des Bundesgerichts vom 18. Februar 2005 bestätigte der Vorsteher des EJPD am 4. März 2005 schriftlich, dass dieses die vom Institut im Namen des EJPD eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausdrücklich zu seiner eigenen erkläre.
Sowohl die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum wie auch die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland haben sich zu den Verwaltungsgerichtsbeschwerden vernehmen lassen. Die Sortenorganisation beantragt die Abweisung der Beschwerden. Die Rekurskommission stellt den Antrag, auf die Beschwerde des Instituts nicht einzutreten und jene des EJPD abzuweisen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist beim Bundesgericht innerhalb von dreissig Tagen, gegen eine Zwischenverfügung innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen (Art. 106 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 23 Règlement de la marque |
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1 | Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI19 un règlement concernant l'usage de la marque. |
2 | Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. |
3 | Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. |
4 | Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 23 Règlement de la marque |
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1 | Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI19 un règlement concernant l'usage de la marque. |
2 | Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. |
3 | Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. |
4 | Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts stellt auch eine Verfügung, in der ein Grundsatzentscheid getroffen und die Sache im Sinne der Erwägungen an eine untere Instanz zurückgewiesen wird, eine Endverfügung dar, die selbständig mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden kann (BGE 129 II 286 E. 4.2 S. 291; 118 Ib 196 E. 1b S. 198). Im vorliegenden Fall hat die Rekurskommission einen Grundsatzentscheid gefällt, indem sie die Frage verneint hat, ob auch für Garantiemarken gemäss Art. 21
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 21 Marque de garantie |
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1 | La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. |
2 | L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. |
3 | Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
2.
2.1 Zur Erhebung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid einer eidgenössischen Rekurskommission ist gemäss Art. 103 lit. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Nach Art. 28 Abs. 1 VRSK sind die Bundeskanzlei, das Generalsekretariat der Bundesversammlung und letzte Instanzen autonomer eidgenössischer Anstalten oder Betriebe zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Entscheide von Kommissionen berechtigt, wenn sie Vorinstanz einer Rekurskommission oder am Verfahren vor einer Schiedskommission beteiligt waren. Ausschlaggebend ist im vorliegenden Fall die Frage, ob es sich beim Institut um eine autonome Anstalt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 VRSK handelt. Dies ist auf Grund der Bestimmungen des vom Institut selbst angerufenen IGEG zu verneinen. In Absatz 1 von Art. 1 dieses Gesetzes wird das Institut zwar als Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit bezeichnet, im folgenden zweiten Absatz indessen festgehalten, das Institut sei lediglich "in seiner Organisation und Betriebsführung selbständig". In der Botschaft des Bundesrates vom 30. Mai 1994 wird darauf hingewiesen, das Institut verfüge über eine differenzierte Autonomie in dem Sinne, dass die in Art. 1 Abs. 2
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) LIPI Art. 1 Forme d'organisation |
|
1 | L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. |
2 | L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. |
3 | L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise. |
Spezialgesetze (Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) LIPI Art. 2 Tâches |
|
1 | L'IPI effectue les tâches suivantes: |
a | il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d'invention, aux designs, au droit d'auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence d'autres unités administratives de la Confédération; |
b | il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la let. a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la propriété intellectuelle; |
c | il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l'économie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle; |
d | il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d'autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle; |
e | il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d'autres organisations et conventions internationales pour autant qu'elles concernent également la propriété intellectuelle; |
f | il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle; |
g | il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du droit privé; il s'occupe notamment de la diffusion d'informations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et l'état de la technique. |
2 | Le Conseil fédéral peut attribuer d'autres tâches à l'IPI; les art. 13 et 14 sont applicables.6 |
3 | L'IPI collabore avec l'Organisation européenne des brevets ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, suisses ou étrangères. |
3bis | L'IPI peut, dans l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. f, conclure des accords internationaux de portée limitée. Il les coordonne avec les autres autorités fédérales qui s'occupent de coopération internationale.7 |
4 | Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d'autres unités administratives de la Confédération. |
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) LIPI Art. 5 Directeur |
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1 | Le directeur est, pour l'exécution des tâches relevant de la souveraineté de l'Etat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l'art. 1, al. 2, et la législation spéciale sont réservés. |
2 | Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l'autorité de surveillance, un rapport sur l'ensemble des activités de l'IPI. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
2.2 Nun ist aber das EJPD als das in der Sache zuständige Departement gemäss Art. 103 lit. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
"Sollte das Bundesgericht wider Erwarten die eigene Beschwerdelegitimation des IGE verneinen, wird das Institut hiermit ausdrücklich zur Beschwerdeführung im Namen des Departementes ermächtigt. Gemäss departementsinterner Regelung ist der Unterzeichnende befugt, die entsprechende Zustimmung zu erteilen."
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wurde auf dem Geschäftspapier des Institutes mit Datum vom 11. Oktober 2004, das heisst nach dem Ermächtigungsschreiben des Generalsekretärs des Departementes vom 8. Oktober 2004 verfasst. Im Rubrum wird das Departement neben dem Institut nur "eventualiter" als Beschwerdeführer aufgeführt. Mit Brief an den Vorsteher des EJPD vom 18. Februar 2005 stellte der Instruktionsrichter des Bundesgerichts fest, dass das Schreiben des Generalsekretärs des Departementes vom 8. Oktober 2004 nicht genüge, um den klaren Willen des Departements zur Beschwerdeführung aufzuzeigen. Gleichzeitig wurde dem Departement eine Frist von zwanzig Tagen angesetzt zur Abgabe einer unmissverständlichen Verlautbarung. Am 4. März 2005 bestätigte der Vorsteher des EJPD schriftlich, dass das Departement die vom Institut in seinem Namen am 11. Oktober 2004 eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Sachen "Felsenkeller" ausdrücklich zu seiner eigenen erkläre. Somit ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Departementes - als das in der Sache zuständige Departement gemäss Art. 103 lit. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
3.
3.1 Die Rekurskommission hat in ihrem Entscheid vom 10. September 2004 im Wesentlichen erwogen, die Garantiemarke werde nicht zu Unterscheidungszwecken eingesetzt und deshalb sei das Vorhandensein von Unterscheidungskraft nicht unabdingbares Wesensmerkmal einer solchen Marke. In der Lehre seien die Meinungen darüber geteilt, ob der Ausschlussgrund des Gemeingutes auch auf Garantiemarken Anwendung finde. Nach der Botschaft des Bundesrates zum Markenschutzgesetz sei dieser Ausschlussgrund nur "dem Grundsatz nach" auf solche Marken anwendbar. Die Funktion der Garantiemarke bestehe darin, die im Reglement umschriebenen Produktemerkmale zu gewährleisten, und setze keine Unterscheidungskraft des Zeichens voraus. Deshalb könne es auch zum Gemeingut gehören und zum Beispiel in einer Herkunftsangabe bestehen. Nur das Freihaltebedürfnis zugunsten der Konkurrenz sei vorzubehalten. Für das Zeichen "Felsenkeller" sei jedoch kein Freihaltebedürfnis erkennbar. Mit dem Merkmal "höhlengereift" stehe ein anderer Ausdruck zur Verfügung, der auch tatsächlich gebraucht werde.
3.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Rekurskommission habe Art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 21 Marque de garantie |
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1 | La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. |
2 | L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. |
3 | Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. |
Er bringt in diesem Zusammenhang vor, ein Zeichen ohne Unterscheidungskraft könne keinen Markenschutz beanspruchen, da die Marke ein Zeichen ist, das nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition |
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1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 21 Marque de garantie |
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1 | La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. |
2 | L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. |
3 | Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition |
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1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Nach dem Wortlaut von Art. 21 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 21 Marque de garantie |
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1 | La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. |
2 | L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. |
3 | Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. |
4.
Die Garantiemarke ist nach der Legaldefinition von Art.21 Abs.1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 21 Marque de garantie |
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1 | La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. |
2 | L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. |
3 | Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 21 Marque de garantie |
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1 | La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. |
2 | L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. |
3 | Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. |
In der Lehre ist umstritten, ob der Garantiemarke Unterscheidungsfunktion zukommt. Nach der einen, vereinzelt gebliebenen Meinung wird die Garantiemarke nicht zu Unterscheidungszwecken eingesetzt und braucht deshalb keine Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft zu haben (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster und Modellgesetz, 2.Auflage, N.7 zu Art.21
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 21 Marque de garantie |
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1 | La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. |
2 | L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. |
3 | Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. |
kennzeichnet und individualisiert. Abstrahiert man von dieser gruppenbezogenen Ausrichtung von Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion, handelt es sich bei den Garantiemarken jedoch um vollwertige Marken. Für diese gelten grundsätzlich die Vorschriften des 1.Kapitels des MSchG, also die Art.1-20, soweit im 2.Kapitel nichts anderes vorgesehen ist (Eugen Marbach, Markenrecht, in: SIWRIII Kennzeichenrecht, S.225; Botschaft, BBl 1991 I 30). Darauf ist denn auch bereits in der Entstehungsphase des Markenschutzgesetzes vom 28.August 1992 hingewiesen worden (Schluep, Kollektiv- und Garantiemarken, in Marke und Marketing, Bern 1990, S.93).
Mit der überwiegend vertretenen Lehrmeinung ist somit davon auszugehen, dass auch der Garantiemarke Unterscheidungskraft eigen sein muss, selbst wenn wegen des Funktionsunterschieds im Vergleich zur Individualmarke herabgesetzte Anforderungen zu stellen sind (Willi, a.a.O., N.8 Vorbemerkungen zu Art.21
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 21 Marque de garantie |
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1 | La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. |
2 | L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. |
3 | Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 27 Transfert et licence - Pour être valables, le transfert de la marque de garantie ou de la marque collective ainsi que l'octroi d'une licence concernant une marque collective doivent être inscrits au registre. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Bei der Beurteilung dieser Frage ist schliesslich auch die gesetzgeberische Konzeption der verschiedenen Markentypen zu beachten. Obschon die Legaldefinition von Art.1 Abs.1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition |
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1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition |
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1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
514 E. 2.2). Für die Garantiemarke stellt das Gesetz dagegen keine besonderen Anforderungen an die Prüfung der Schutzfähigkeit. Es wird daher in Anlehnung an die Botschaft des Bundesrates (BBl 1991 I 30) in der Literatur mehrheitlich und zutreffend die Meinung vertreten, mangels einer gegenteiligen Vorschrift im zweiten Kapitel des MSchG müsse dessen Art. 2 lit. a auch auf die Garantiemarke Anwendung finden (vgl. neben der bereits zitierten Literatur auch Claudia Maradan, La marque de garantie au secours des indications de provenance suisses: fausse bonne idée?, sic! 1/2005 S. 4 ff., 5 und 10)
5.
Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Das Wort "FELSENKELLER" weist im Zusammenhang mit dem Käse, den es als Garantiemarke kennzeichnen soll, darauf hin, dass der Käse in einem Felsenkeller gelagert worden ist. Der beschreibende Charakter des Zeichens ist für das deutschsprachige Durchschnittspublikum unmittelbar, ohne Denkarbeit oder Fantasieaufwand erkennbar. Der direkte Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware führt dazu, dass dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Es ist deshalb gemäss Art. 2 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 30 Décision et enregistrement |
|
1 | L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
2 | Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26 |
a | le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; |
b | les taxes prescrites n'ont pas été payées; |
c | il existe des motifs absolus d'exclusion; |
d | la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23; |
e | la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c. |
3 | Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus. |
6.
Als Verfahrensergebnis ist somit festzuhalten, dass auf die Beschwerde des Instituts nicht einzutreten ist. Die Beschwerde des Departementes ist dagegen gutzuheissen, der Entscheid der Rekurskommission vom 10. September 2004 ist aufzuheben und das Eintragungsgesuch der Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.
Für das vom Institut eingeleitete Verfahren ist keine Gerichtsgebühr zu erheben (Art. 156 Abs. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 30 Décision et enregistrement |
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1 | L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
2 | Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26 |
a | le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; |
b | les taxes prescrites n'ont pas été payées; |
c | il existe des motifs absolus d'exclusion; |
d | la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23; |
e | la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c. |
3 | Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 30 Décision et enregistrement |
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1 | L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
2 | Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26 |
a | le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; |
b | les taxes prescrites n'ont pas été payées; |
c | il existe des motifs absolus d'exclusion; |
d | la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23; |
e | la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c. |
3 | Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 30 Décision et enregistrement |
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1 | L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
2 | Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26 |
a | le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; |
b | les taxes prescrites n'ont pas été payées; |
c | il existe des motifs absolus d'exclusion; |
d | la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23; |
e | la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c. |
3 | Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus. |
Für das vom Departement eingeleitete Verfahren ist die Gerichtsgebühr der unterliegenden Beschwerdegegnerin Sortenorganisation Emmentaler Switzerland aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 30 Décision et enregistrement |
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1 | L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
2 | Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26 |
a | le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; |
b | les taxes prescrites n'ont pas été payées; |
c | il existe des motifs absolus d'exclusion; |
d | la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23; |
e | la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c. |
3 | Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 30 Décision et enregistrement |
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1 | L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
2 | Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26 |
a | le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; |
b | les taxes prescrites n'ont pas été payées; |
c | il existe des motifs absolus d'exclusion; |
d | la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23; |
e | la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c. |
3 | Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum wird nicht eingetreten.
2.
Es werden in dem vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum eingeleiteten Verfahren keine Kosten erhoben.
3.
Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum hat die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
4.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements wird gutgeheissen, der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 10. September 2004 wird aufgehoben und das Markeneintragungsgesuch der Sortenorganisation Emmentaler Switzerland wird zurückgewiesen.
5.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.-- wird der Sortenorganisation Emmentaler Switzerland auferlegt.
6.
Dieses Urteil wird der Sortenorganisation Emmentaler Switzerland, der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum und dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. Juni 2005
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: